Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1124961 с конвенционным приоритетом от 27.12.2011, произведенной Международным Бюро ВОИС 14.06.2012 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.
Знак по международной регистрации №1124961 представляет собой словесное обозначение «ENLIGHTEN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности 08.10.2013 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1124961, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.
Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1124961 сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «ENLIGHTENED» по свидетельству №446521, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.
В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 08.07.2014 указано, что заявителем были проведены переговоры с правообладателем товарного знака по свидетельству №446521 по вопросу его согласия на предоставление охраны и использования словесного обозначения «ENLIGHTEN» на территории Российской Федерации в отношении товаров, указанных в международной регистрации. По итогам переговоров правообладатель противопоставленного товарного знака пришел к выводу, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1124961 на имя заявителя не будет противоречить его интересам, в связи с чем заявителем было получено письмо – согласие правообладателя на регистрацию в Российской Федерации знака по международной регистрации №1124961 в отношении всех товаров. Оригинал письма-согласия приложен к возражению.
На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1124961 для всех заявленных товаров.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.
С учетом даты конвенционного приоритета (27.12.2011) международной регистрации №1124961 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.05.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.
Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.
Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Знак по международной регистрации №1124961, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «ENLIGHTEN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.
Решение Роспатента от 08.10.2013 основано на наличии сходного до степени смешения со знаком по международной регистрации №1124961 ранее зарегистрированного на имя другого лица товарного знака по свидетельству №446521 на основании фонетического сходства входящих в их состав словесных элементов и однородности товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых эти знаки зарегистрированы.
В возражении заявитель не оспаривает сходство знака по международной регистрации №1124961 с противопоставленным товарным знаком и однородность товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых эти знаки зарегистрированы. Вместе с тем, представленное письменное согласие правообладателя противопоставленного знака на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1124961 в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя заявителя, свидетельствует о том, что интересы правообладателя противопоставленного товарного знака в данном случае не будут затронуты.
Учитывая, что знак по международной регистрации №1124961 не является тождественным с противопоставленным знаком, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего товарный знак по свидетельству №446521 более не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1124961.