Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2017708266, поданной 07.03.2017, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено комбинированное обозначение в цветовом сочетании: «синий, белый». Словесный элемент «ГАЗПРОЕКТ» выполнен заглавными буквами оригинальным шрифтом.

Изобразительный элемент представляет собой изображение факела. Элемент «ГАЗПРОЕКТ» указан заявителем в качестве неохраняемого элемента при подаче заявки.

Роспатентом 18.06.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017708266 в отношении всех товаров 09, услуг 42 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 09, услуг 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- словесный элемент «ГАЗПРОЕКТ» не обладает различительной способностью, представляет собой сложносоставное слово (состоит из элементов «ГАЗ» (физическое состояние вещества), «ПРОЕКТ» (продукт деятельности проектирования) [см. электронный словарь: https://dic.academic.ru/]), указывающее на вид, назначение заявленных товаров и услуг и область деятельности заявителя;

- представленные дополнительные материалы не доказывают приобретение заявленным обозначением различительной способности;

- в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками:

- по свидетельству № 646651 (приоритет от 07.02.2017) [2];

- по свидетельству № 638126 (приоритет от 07.02.2017) [3];

- по свидетельству № 590686 (приоритет от 22.04.2015) [4];

- по свидетельству № 585474 (приоритет от 22.04.2015) [5];

- по свидетельству № 402281 (приоритет от 21.08.2009) [6];

- по свидетельству № 402280 (приоритет от 21.08.2009) [7];

- по свидетельству № 402279 (приоритет от 21.08.2009) [8];

- по свидетельству № 402278 (приоритет от 21.08.2009) [9];

- по свидетельству № 441175 (приоритет от 21.04.2009) [10];

- по свидетельству № 441174 (приоритет от 21.04.2009) [11];

- по свидетельству № 441155 (приоритет от 21.04.2009) [12];

- по свидетельству № 441094 (приоритет от 21.04.2009) [13];

- по свидетельству № 441095 (приоритет от 21.04.2009) [14];

- по свидетельству № 441154 (приоритет от 21.04.2009) [15];

- правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2-15] была предоставлена ранее на имя: Публичное акционерное общество «Газпром», Москва;

- заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-15] являются сходными до степени смешения на основании общего зрительного сходства, при этом графический критерий является определяющим при восприятии обозначений в целом;

- при оценке однородности сравниваемых товаров и услуг экспертизой было установлено, что они соотносятся между собой как родовые и видовые.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 11.10.2018 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель осуществляет научно-производственную и проектную деятельность, и оказывает услуги: сбор исходных данных и выполнение комплекса землеустроительных работ; выполнение комплексных инженерных изысканий; разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства для предприятий газовой, нефтяной и других отраслей промышленности, зданий общественного и административного назначения;

- подробная информация о заявителе представлена в сети Интернет по запросу слова «ГАЗПРОЕКТ», а также на сайте: http://gazproekt.spb.ru;

- в целях устранения основания отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса заявитель представил документы, доказывающие различительную способность заявленного обозначения (акты сдачи-приемки выполненных проектных работ за период с 2011-2017 гг., оборотно-сальдовые ведомости за период с 2011 - 2017 гг. и т.д.);

- компания «Газпром» является крупным заказчиком заявителя (больше половины актов подписаны аффилированными лицами). Все акты содержат печать заявителя, которая включает заявленное обозначение, что свидетельствует о его активном использовании в течение семи лет до даты приоритета. Из печатей актов усматривается, что заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству № 220181 (правообладатель: ООО «Газпром межрегионгаз», г. Санкт-Петербург) присутствуют совместно;

- ПАО «Газпром» с 2011 года не возражало против использования заявленного обозначения заявителем;

- заявителем выборочно представлены акты о выполнении НИОКР на сумму 380 миллионов 909 тысяч 13 рублей. Из них для компании «Газпром» выполнено работ на сумму 228 909 402, 6 рублей. Всего предоставлено актов на участие заявителя в 28 проектах по топливно-энергетическому строительству;

- заявленное обозначение [1] является комбинированным и включает словесный элемент «ГАЗПРОЕКТ» и оригинальный изобразительный элемент;

- словесный элемент «ГАЗПРОЕКТ» является вымышленным: образован при помощи присоединения приставки «газ-» (от прилагательного «газовый») к слову «проект»;

- изобразительный элемент заявленного обозначения представляет собой стилизованное изображение языка газового пламени и не относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью;

- ввиду отсутствия сходства до степени смешения словесных элементов «ГАЗПРОЕКТ» и «ГАЗПРОМ» противопоставление экспертизой товарных знаков [2,3] неправомерно;

- графическое исполнение заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [4-15] имеет отличия, поскольку: различается композиционный состав (изображение пламени и изображения буквы «G» в виде факела и пламени; вид и положение пламени заявленного обозначения и противопоставлений различен; цветовое сочетание различно (заявленное обозначение - оттенки зеленого; противопоставления – оттенки синего); очертания изобразительных элементов различны (заявленное обозначение имеет изгибы; противопоставления выполнены в строгом стиле, без изгибов); смысловое значение различно (заявленное обозначение - язык пламени; противопоставления – факел) и т.д.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы:

- копия страниц сайта http://gazproekt.spb.ru – [16];

- распечатка поискового запроса в поисковой системе Яндекс – [17];

- акты сдачи-приемки выполненных проектных работ по договорам заявителя с третьими лицами, за период с 2011 по 2017 гг. на сумму 380 миллионов 909 тысяч 13 рублей – [18];

- оборотно-сальдовые ведомости заявителя за период с 2011 по 2016 гг. – [19];

- карточки счета заявителя по расходам на рекламу и участие в мероприятиях за 2012 - 2016 гг. – [20];

- приходные ордеры за 2014 и 2015 гг. на заказ сувенирной продукции – [21];

- справка об участии в отраслевых выставках и наличии наград за последние 5 лет – [22];

- копии почетных грамот, выданных заявителю в 2014 году СРО НП «Инженер-проектировщик» за успешную деятельность в области проектных изысканий и за плодотворное сотрудничество в деле о повышении качества проектных работ – [23];

- распоряжение Правительства РФ от 17 марта 2010 года № 333-р «О присуждении премий Правительства РФ 2009 года в области науки и техники» – [24];

- распечатка с сайта ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» об участии заявителя в 2015 году на тематической неделе в Ленэкспо – [25];

- копия патента № 89710 на полезную модель «СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ТРУБ И ПОДВИЖНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» с приложением – [26].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 11.10.2018, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (07.03.2017) заявки № 2017708266 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35. Правил).

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов и т.д.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2017708266 является комбинированным. Словесный элемент «ГАЗПРОЕКТ» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и расположен рядом с изобразительным элементом в виде стилизованного изображения факела.

Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; передатчики [дистанционная связь]; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей», услуг 42 класса МКТУ «изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; инжиниринг; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; межевание; проведение исследований по техническим проектам; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; разработка планов в области строительства; экспертиза инженерно-техническая» классов МКТУ в цветовом сочетании: «синий, белый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «ГАЗПРОЕКТ» не обладает различительной способностью, представляет собой сложносоставное слово (состоит из элементов «ГАЗ» (физическое состояние вещества), «ПРОЕКТ» (продукт деятельности проектирования; разработанный план механизма, устройства) [см. электронные словари: https://dic.academic.ru/; http://tolkslovar.ru/]). В силу смыслового значения словесный элемент «ГАЗПРОЕКТ» указывает на назначение заявленных товаров и услуг, характеризует область деятельности заявителя, в связи с чем, является неохраняемым элементом.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, об отнесении элемента «ГАЗПРОЕКТ» в отношении заявленных товаров и услуг требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Согласно материалам возражения решение Роспатента от 18.06.2018 оспаривается в части признания неохраняемым словесного элемента «Газпроект» в отношении заявленного перечня. В подтверждение различительной способности заявленным обозначением заявителем представлены документы [16-24], анализ которых показал следующее.

Согласно представленным материалам [16-24] заявленное обозначение со словесным элементом «Газпроект» присутствует на бланке справки об участии заявителя в выставках, а также в печатях, которыми заверены документы в области оказания проектных работ, НИОКР: акты сдачи-приемки выполненных проектных работ, оборотно-сальдовые ведомости, приходные ордеры, карточки счета, почетные грамоты и т.д.

Одного лишь упоминания словесного элемента «Газпроект» в составе заявленного обозначения в печатях и на бланке справки недостаточно для вывода о том, что данный элемент приобрел различительную способность и воспринимается заявителем как средство индивидуализации товаров / услуг заявителя.

Распечатка с сайта [25] содержит информацию о разработке группой компаний «Диаконт» оборудования, действующего на магнитном методе внутритрубной диагностики, при этом заявленное обозначение фигурирует на корпусе автомобиля. Вместе с тем, распечатка с сайта [25] не содержит конкретных данных о заявителе, при этом указанное оборудование не представляется возможным соотнести с определенным товаром 09 класса МКТУ.

Взаимосвязь заявителя с группой компаний «Диаконт» документально не подтверждена.

Сведения о патенте № 89710 на полезную модель [26] относятся к иному объекту интеллектуальной собственности.

Документального подтверждения объемов производств и продаж, территорий продвижения, объемов затрат на рекламу заявленных товаров 09 класса МКТУ, маркируемых заявленным обозначением, материалы возражения не содержат.

Также в материалах дела отсутствуют сведения о степени информированности потребителей, в том числе результаты социологических опросов, позволяющих сделать вывод о приобретенной различительной способности заявленного обозначения со словесным элементом «Газпроект» в отношении испрашиваемых товаров/услуг.

На основании вышеизложенного коллегия не усматривает, что заявленное обозначение [1] со словесным элементом «Газпроект» приобрело различительную способность до даты подачи заявки № 2017708266 и воспринимается потребителем как средство индивидуализации товаров/услуг заявителя.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки: по свидетельству № 646651 (приоритет от 07.02.2017) [2]; по свидетельству № 638126 (приоритет от 07.02.2017) [3]; по свидетельству № 590686 (приоритет от 22.04.2015) [4]; по свидетельству № 585474 (приоритет от 22.04.2015) [5]; по свидетельству № 402281 (приоритет от 21.08.2009) [6]; по свидетельству № 402280 (приоритет от 21.08.2009) [7]; по свидетельству № 402279 (приоритет от 21.08.2009) [8]; по свидетельству № 402278 (приоритет от 21.08.2009) [9]; по свидетельству № 441175 (приоритет от 21.04.2009) [10]; по свидетельству № 441174 (приоритет от 21.04.2009) [11]; по свидетельству № 441155 (приоритет от 21.04.2009) [12]; по свидетельству № 441094 (приоритет от 21.04.2009) [13]; по свидетельству № 441095 (приоритет от 21.04.2009) [14]; по свидетельству № 441154 (приоритет от 21.04.2009) [15], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: Публичное акционерное общество «Газпром», Москва в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистраций.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-15] на тождество и сходство показал следующее.

Противопоставленные знаки [2-15] в качестве индивидуализирующих элементов включают словесные элементы «ГАЗПРОМ» / «GAZPROM».

Словесный элемент «ГАЗПРОЕКТ» оказывает существенное влияние на восприятие заявленного обозначения [1] в целом.

Противопоставленные товарные знаки [4-15] включают изобразительный элемент в виде стилизованного изображения факела и огня. Заявленное обозначение [1] содержит стилизованное изображение языков огня. Кроме того, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [4-15] выполнены в похожей цветовой гамме: сине-белые оттенки. Следовательно, образы, производимые сравниваемыми обозначениями в целом, одинаковы, и, с учетом входящих в их состав словесных элементов «ГАЗПРОМ» / «ГАЗПРОЕКТ», вызывают у потребителя одинаковые ассоциации с газовой промышленностью, исследованиями и разработками в этой области.

Кроме того, словесные элементы «ГАЗПРОМ» / «ГАЗПРОЕКТ» сравниваемых обозначений содержат тождественный состав гласных и согласных звуков «ГАЗПРО-», расположенных в одинаковой последовательности, что усиливает вероятность смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [4-15] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Противопоставленные товарные знаки [2,3] не содержат стилизованного изображения факела и представляют собой прямоугольники синего цвета, на фоне которых выполнены словесные элементы «ГАЗПРОМ» / «GAZPROM». Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставления [2,3] имеют существенные отличия, в связи с чем, не ассоциируются друг с другом в целом. В связи c этим, анализ однородности товаров/услуг в рамках противопоставленных товарных знаков [2,3] не целесообразен, поскольку ввиду отсутствия сходства сравниваемых обозначений [1] и [2,3] товары/услуги не будут смешиваться потребителем в гражданском обороте.

В отношении однородности сравниваемых товаров 09, 42 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Противопоставленные товарные знаки [4,5] не содержат в перечне товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, поэтому не могут быть противопоставлены заявленному обозначению [1].

Товары 09 класса МКТУ «аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; передатчики [дистанционная связь]; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей» заявленного обозначения [1] и товары 09 класса МКТУ «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; оборудование для обработки информации и компьютеры» противопоставленных знаков [6-15] имеют общее назначение (для управления, контроля, наблюдения, передачи данных, исследований), совместную встречаемость в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 42 класса МКТУ «изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; инжиниринг; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; межевание; проведение исследований по техническим проектам; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; разработка планов в области строительства; экспертиза инженерно-техническая» заявленного обозначения [1] и услуги 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям» противопоставленных товарных знаков [6-15] направлены на достижение одних целей (для новых достижений в науке, в том числе в геологии нефти и газа, в проектно-конструкторской деятельности), имеют совместную встречаемость в гражданском обороте, что обуславливает их однородность.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 09, услуг 42 классов МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленных знаков [6-15].

Однородность анализируемых товаров 09, услуг 42 классов МКТУ заявителем в материалах возражения не оспаривается.

Таким образом, в отношении товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [6-15] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09, услуг 42 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 09, услуг 42 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Также коллегией учтена известность и положительная репутация ПАО «Газпром» (правообладатель противопоставленных товарных знаков [6-15]) в области нефте-газовой промышленности.

Коллегией также принято во внимание обращение от 21.07.2017, в котором ПАО «Газпром» (правообладатель противопоставленных товарных знаков [6-15]) усматривает смешение заявленного обозначения [1] с противопоставленными товарными знаками [6-15] на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса и введение потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

С указанным обращением заявитель был ознакомлен в установленном порядке (письмо от 08.09.2017 о направлении заверенных копий документов).

Доводы особого мнения представляют собой комментарии к материалам возражения, оценка которых дана выше.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.10.2018, оставить в силе решение Роспатента от 18.06.2018.