Оспариваемый объемный товарный знак по заявке № 2019768835 с приоритетом от 31.12.2019 зарегистрирован 19.08.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 772522 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Пирс», 140170, Московская область, г. Бронницы, Кирпичный пр-д, 7, оф. 2 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «золотой, коричневый, черный».

Срок действия регистрации – до 31.12.2029. Форма упаковки является неохраняемым элементом товарного знака.

В соответствии с договором об отчуждении исключительного права на оспариваемый товарный знак, зарегистрированным 07.10.2021, за № РД0376820 (дата государственной регистрации: 07.10.2021) правообладателем в настоящее время является: Гусев Юрий Владимирович, Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Пушкарное (далее – правообладатель).

В поступившем 16.07.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 772522 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положением пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров. Доводы возражения, поступившего 16.07.2021, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 772522 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, представляющих собой продукты питания. Учитывая вид зарегистрированных товаров, оспариваемое обозначение представляет собой пакет, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением зарегистрированных товаров;

- изображение пакета занимает доминирующее положение в обозначении, следовательно, обозначение в целом не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 30 класса МКТУ;

- изобразительный элемент оспариваемого товарного знака в виде плашки и линий не обладает различительной способностью, поскольку он представляет собой простое сочетание геометрической фигуры и линий, не отличающееся оригинальностью;

- в материалах дела имеется досудебная претензия в части использования сходных упаковок, что свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 772522 полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлена копия претензионного письма - [1].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 772522, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по его мотивам. Доводы отзыва и последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью, форма товарного знака правомерно исключена из правовой охраны, поскольку не является доминирующей;

- форма товарного знака в виде перевязанного пакета не доминирует, активно используется на рынке;

- в отзыве приведена судебная практика в отношении объемных товарных знаков (СИП – 343/2019 и т.д.);

- оспариваемый товарный знак выполнен в оригинальном, запоминающемся золотом, коричневом и черном цветах, с дополнительными изобразительными элементами, образующими целостную композицию;

- потребители при выборе продукции правообладателя отметили свои положительные эмоции: «красивая яркая золотая упаковка оправдывает цену и не только», «поставляются в красивой золотистой упаковке» и т.д.;

- оспариваемый товарный знак приобрел дополнительную различительную способность в результате использования. Так, оспариваемый товарный знак используется с 2017 г. по настоящее время для маркировки товаров 30 класса МКТУ «пельмени» в заявленных цветах: «золотой, черный, коричневый»;

- правообладатель совместными усилиями с ООО «Морозко» (является лицензиатом) ведет предпринимательскую деятельность по производству замороженных полуфабрикатов под брендом «Цезарь», а для пельменей используется обозначение «Цезарь Aurum»;

- ООО «Пирс» и ООО «Морозко» являются аффилированными лицами, поскольку единственным участником обоих обществ является одно и то же физическое лицо – Ю.В. Гусев;

- ООО «Морозко» производит и поставляет пельмени в упаковке «Цезарь Aurum» с 2017 года и по настоящее время продолжают производиться под контролем правообладателя;

- пельмени «Цезарь Aurum» поставляются в федеральные розничные сети (Магнит, Дикси, Пятерочка, Метро, Глобус и т.д.), о чем свидетельствуют товарные накладные и другие товаросопроводительные документы;

- в 2021 году ООО «Морозко» участвовало в международной выставке продовольственных товаров «ПРОДЭКСПО-2021» с упаковкой пельменей «Цезарь Aurum»;

- лицо, подавшее возражение, злоупотребляет своим правом на подачу возражения, поскольку им подано на регистрацию в качестве товарного знака сходное обозначение по заявке № 2021712068 (дата подачи: 05.03.2021);

- лицо, подавшее возражение, подало настоящее возражение с целью преодолеть возможное сходное противопоставление и недобросовестно воспользоваться интеллектуальной собственностью правообладателя;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче не доказана;

- отзывы потребителей о продукции правообладателя размещены в открытых источниках сети Интернет. Отзывы подтверждают, что потребители уделяют особое внимание упаковке продукции, высоко оценивая ее внешний вид;

- серия публикаций, как минимум с 27.11.2019 г., подтверждает, что правообладатель размещал сведения о возможности приобретения товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком;

- предложения к продажам размещались на сайтах Интернет-магазинов торговых сетей с большим товарооборотом (Лента, Перекресток, ЯндексМаркет, Утконос и т.д.), а также в торговых сетях: Окей, Пятерочка и т.д.;

- правообладатель оповещает свою аудиторию о возможности приобретения товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, во всех популярных социальных сетях (Инстаграм, ВКонтакте и т.д.);

- ранее существовавшие правоотношения между предшествующим правообладателем и лицензиатом должны учитываться при рассмотрении настоящего спора в целях подтверждения использования оспариваемого товарного знака под контролем правообладателя;

- позиция лица, подавшего возражение, основана на неправильном толковании правовых норм, поскольку доминирующим может быть только один элемент;

- представленные судебные акты не относятся к существу спора;

- оспариваемый товарный знак изначально обладает различительной способностью и используется с незначительными изменениями отдельных элементов, не меняющими его существа;

- элементы, зарегистрированные в качестве товарного знака, присутствовали на маркируемых товарах всегда. Продукция «пельмени Цезарь Aurum» выпускалась в упаковке золотого цвета с графическим элементом в виде прямоугольника, нижняя грань которого является вогнутой; от прямоугольника в обе стороны исходит опоясывающий графический элемент в виде вязи черного цвета;

- наличие элемента «пельмени Цезарь Aurum» не исключает узнаваемость основных элементов оспариваемого товарного знака;

- дата подписания дополнительного соглашения к лицензионному договору, а также отсутствие государственной регистрации не имеют существенного значения;

- представленные товарные накладные демонстрируют значительные объемы поставок продукции правообладателя в различные регионы Российской Федерации: Москва, Московская обл., Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Свердловская область, Тульская область, Омская область, Алтайский край, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Башкортостан, Воронежская область, а также в различные по размеру торговые сети: Лента, Окей, Дикси, Глобус, Билла, Интерторг и т.д.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 772522.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- отзывы потребителей в сети Интернет о продукции, маркированной товарным знаком № 772522 – [2];

- лицензионный договор – [3];

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Пирс» – [4];

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Морозко» – [5];

- выдержки из каталогов продукции группы компаний «ПКМ», куда входят ООО «Пирс» и ООО «Морозко», со сведениями о товаре пельмени «Цезарь / Caesar AURUM» – [6];

- сведения о местах и территории реализации продукции ООО «Морозко» – [7];

- выдержки из каталогов продукции розничных магазинов с предложением к покупке пельменей «Цезарь AURUM» – [8];

- товарно-транспортные накладные и другие экономические документы о поставках пельменей «Цезарь / Caesar AURUM» – [9];

- договор о создании проекта выставочного стенда, его монтажа и демонтажа, акт выполненных работ и счет-фактура к договору – [10];

- дополнительное соглашение от 02.08.2021 к лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству № 772522 – [11];

- справка об объемах производства пельменей марки «Цезарь AURUM» – [12];

- распечатки из сети Интернет с сайтов https://irecommend.ru, https://otzovik.com - отзывы потребителей в сети Интернет – [13];

- публикации на сайте правообладателя с данными web.archive.org – [14];

- публикации на сайтах торговых сетей и компаний по доставке товаров: perekrestok.ru, vprok.ru, utkonos.ru, lenta.com, online.globus.ru, sbermarket.ru, market.yandex.ru, onlineprodukty.ru, da-mart.ru и т.д. – [15];

- публикации в социальных сетях правообладателя instagram.com и т.д. – [16];

- информация о продаже продукции в 2018 году – [17].

От лица, подавшего возражение, были представлены пояснения на отзыв правообладателя, а также дополнения к возражению, основные доводы которых сведены к следующему:

- доминирующими элементами в оспариваемом товарном знаке являются форма и цветовое сочетание. Оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений;

- лицом, подавшим возражение, приведены выдержки из судебной практики (дела: А40-294093/19 от 15.07.2020 г. А40-174597/13), а также даны пояснения в отношении практики, приведенной правообладателем;

- изобразительные элементы в виде плашки и линий в оспариваемом товарном знаке также не обладают различительной способностью, поскольку представляют собой простое сочетание геометрической фигуры и линий, не отличающееся оригинальностью, не образующих композицию, воспринимающийся как новый образ, отличный от составляющих его элементов;

- изобразительный элемент в виде плашки и линий не является пространственно доминирующим над формой упаковки;

- в оспариваемом товарном знаке доминирует золотой цвет, который занимает всю поверхность упаковки;

- отзывы потребителей являются единичными;

- факт приобретения различительной способности оспариваемым товарным знаком, в том виде, как он зарегистрирован, не подтвержден. При этом использование осуществлялось упаковок разных цветовых решений, что существенно ослабляет различительную способность;

- представленные документы содержат указание на «ПЕЛЬМЕНИ ЦЕЗАРЬ АУРУМ», «Пельмени Аурум Цезарь», а не на оспариваемый товарный знак;

- лицензионное соглашение [3] подписано за день до даты приоритета оспариваемого товарного знака и касается использования товарного знака по свидетельству № 662517 (AURUM);

- документов в отношении широкой рекламы не имеется;

- в досудебной претензии ООО «Пирс» делает вывод о сходстве до степени смешения именно за счет формы упаковок, изобразительный элемент в виде плашки с линиями ООО «Альянс» не использует, то есть ООО «Пирс» пытается ввести в заблуждение относительно реального объема охраны его товарного знака;

- рассмотрение вопроса злоупотребления правом не входит в полномочия Роспатента;

- претензионное письмо было направлено давнему и постоянном деловому партнеру

- ООО «Щелковский МПК». ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК» осуществляют выпуск продукции под товарными знаками и ее реализацию, в том числе с использованием объемных пакетов и упаковок. Правовые отношения между указанными лицами установлены судом (дело № А40-294093/2019). Лицом, подавшим возражение, также подана заявка № 2021712068 в отношении объемного обозначения .

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были приложены:

- судебные акты по делам №№ А40-294093/2019, А40-174597/2013 – [18];

- договор о сотрудничестве и совместной деятельности от 01.08.2009 г. – [19].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 16.07.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (31.12.2019) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса. Положения подпунктов 1 - 3 настоящего пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 Кодекса).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 772522 (приоритет от 31.12.2019) является объемным и представляет собой перевязанный пакет, по центру которого расположена прямоугольная плашка и вертикальная линия с узором. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «баоцзы [китайские пирожки]; блины; вареники [шарики из теста фаршированные]; вода морская для приготовления пищи; какао; киноа обработанная; клецки на основе муки; кубики льда; кулебяки с мясом; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пироги; пицца; равиоли; сэндвичи; цзяоцзы [пельмени китайские]» в цветовом сочетании: «золотой, коричневый, черный». Срок действия регистрации – до 31.12.2029. Форма упаковки – неохраняемый элемент товарного знака.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Пункт 2 статьи 1513 Кодекса доказывание заинтересованности возлагает на лицо, подавшее возражение, имеющее серьезные намерения использовать сходное обозначение в рассматриваемой сфере деятельности. При подаче возражения коллегия оценивала имеющиеся документы на предмет установления заинтересованности лица, подавшего возражение, чьи законные права интересы могут быть затронуты существующей регистрацией оспариваемого товарного знака. Так, в материалах дела имеется досудебная претензия от правопредшественника правообладателя оспариваемого товарного знака, направленная в целях урегулирования спора относительно товарного знака по свидетельству № 772522, ООО «Щелковский МПК» - партнеру лица, подавшего возражение. Согласно договору о сотрудничестве и совместной деятельности от 01.08.2009 г. ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК» заключили договор о сотрудничестве и совместной деятельности в целях производства и продвижения продукции. Из указанного договора и судебного решения № А40-294093/2019 следует, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем интеллектуальной собственности, ООО «Щелковский МПК» осуществляет производство и реализацию пельменей и других полуфабрикатов, в том числе с использованием объемных обозначений в виде пакетов и упаковок [1,18,19]. Также в материалах дела имеются сведения о заявке № 2021712068 в отношении объемного обозначения в виде пакета в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, поданного лицом, подавшим возражение. По совокупности имеющихся в деле доказательств есть основания для вывода о том, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в его подаче.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой упаковку - пакет, перевязанный в верхней части, при этом по центру пакета расположена прямоугольная плашка и вертикальная линия с узором. Плашка и линия с узором занимают незначительное положение в пространстве знака и визуально не доминируют. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ, представляющих собой продукты питания, которые фасуются и реализуются в анализируемом пакете. Форма пакета обусловлена исключительно функциональным назначением товаров 30 класса МКТУ, представляющих собой продукты питания, которые можно упаковать и разместить на месте продажи в анализируемом пакете. Форма упаковки представляет собой неохраняемый элемент оспариваемого товарного знака, не обладает оригинальностью, при этом не содержит каких-либо словесных индивидуализирующих элементов, которые влияют на запоминаемость образа в целом. При этом основной цвет пакета (золотой), а также прямоугольная плашка с вертикальной линией, в отсутствие иных отличительных признаков, не придают пакету достаточной запоминаемости и оригинальности. Вертикальная линия с узором занимает незначительную позицию в знаке по своему расположению и цвету. Таким образом, форма пакета по своему пространственному расположению занимает доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке, что противоречит требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отзыве правообладатель отмечает, что оспариваемый товарный знак изначально обладает различительной способностью, а также используется на рынке с 2017 года. Анализ материалов отзыва [2-17] показал, что использование товарного знака осуществлялось не длительное время, в период 2017-2020 гг. с дополнительными индивидуализирующими элементами: со стилизованным изображением пельменей, с отличающимся орнаментом (верхняя часть пакета до узла перевязки содержит либо узоры в виде ломаных линий, либо рисунок из стилизованных листочков и цветов), на упаковках присутствуют словесные элементы «CAESAR», «ЦЕЗАРЬ», «AURUM», «АУРУМ»: , , , , что не может свидетельствовать о приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака в том виде, как он был зарегистрирован.

В соответствии с товарными накладными [9] продукция правообладателя, в том числе пельмени «Цезарь Аурум», поставлялась в различные города и области Российской Федерации, как до, так и после даты приоритета оспариваемого товарного знака: Москва, Московская обл., Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Свердловская область, Тульская область, Омская область, Алтайский край, Новосибирская область, Кемеровская область и т.д. В товарных накладных присутствуют только словесные элементы (Цезарь и т.п.), в связи с чем, не представляется возможным сделать однозначный вывод о том, в какой именно упаковке реализовывалась продукция.

Мнения потребителей из сети Интернет [2],[13] касаются разных упаковок, которые имеют визуальные отличия от оспариваемого товарного знака. При этом мнения потребителей о товарах, маркируемым оспариваемым товарным знаком, и их производителе в соответствии с социологическим исследованием в материалах дела не имеется. Публикации на сайтах сети Интернет [14-16] носят разовый характер и не свидетельствуют о длительном и интенсивном использовании товарного знака по свидетельству № 772522 в том виде, как он зарегистрирован.

Сведений о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности в средствах массовой информации (телевидение и т.д.) в материалах дела не имеется. Сведений, где именно распространялись каталоги [6,8], а также какое количество потребителей с ними было ознакомлено, в возражении не имеется.

Справка об объемах производства пельменей марки «Цезарь AURUM» [12] за период с 20.04.2020 по 20.08.2021 со сведениями о реализации продукции под наименованием «Пельмени Аурум Цезарь 800 г/ гоф 12» в количестве 199 985,6 кг. представлена от ООО «МОРОЗКО» (единственный участник общества - правообладатель Ю.В. Гусев), содержит сведения после даты приоритета оспариваемого товарного знака. Договор о создании проекта выставочного стенда [10] датирован также позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Из материалов дела не следует, что форма и золотой цвет упаковки, которые присутствуют в оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 772522, устойчиво связаны в сознании потребителя именно с деятельностью правообладателя, либо его правопредшественника.

В связи с указанным, из материалов дела не следует, что оспариваемый товарный знак, в том виде, как зарегистрирован, приобрел различительную способность до даты приоритета и воспринимается как средство индивидуализации товаров 30 класса МКТУ правообладателя.

Оценка действий сторон в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 772522 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении рассматриваемых товаров 30 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.07.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 772522 недействительным полностью.