Оспариваемый товарный знак по заявке №2000724702/50 с приоритетом от 27.09.2000 зарегистрирован 25.10.2002 за №225604 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Первый комбинат детского питания», Москва в отношении товаров 02, 29, 31, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне. Впоследствии товарный знак был уступлен и в настоящее время, согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за №РД0007681 от 27.03.2006, правообладателем товарного знака по свидетельству №225604 является Закрытое акционерное общество «Торгово-Промышленный Союз «Ост Юнион», Москва (далее—правообладатель).
Товарный знак по свидетельству №225604 представляет собой словесное обозначение «НЕСТИК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.07.2007 изложено мнение о том, что регистрация №225604 товарного знака «НЕСТИК» в отношении товаров 5 и 32 классов МКТУ противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).
Доводы возражения сводятся к сводятся к следующему:
— оспариваемый товарный знак «НЕСТИК» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 5 и 32 классов МКТУ с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, товарными знаками «NESTEA» по свидетельству №59134 и «NESQUICK» по свидетельству №59135; № 2000724702/50
— при этом товарный знак «NESQUICK» признан общеизвестным в Российской Федерации с 31.12.1999 и внесен в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков за №62, в связи с чем согласно статье 19.1 Закона его правовая охрана распространяется, в том числе и на неоднородные товары;
— сходство сравниваемых обозначений до степени смешения основано на фонетическом, и графическом сходстве сравниваемых словесных элементов и однородности товаров;
— вышеуказанное сходство в основном определяется за счет созвучия начальных частей «NES-» и «НЕС-», свидетельствующих о принадлежности знаков компании «Сосьете де Продюи Нестле»;
— также в возражении указано, что оспариваемый товарный знак представляет собой имитацию противопоставленных товарных знаков.
На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №225604 недействительной частично в отношении товаров 5 и 32 классов МКТУ.
К возражению приложены:
1. Изображения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков и сведения об их правовом статусе [1];
2. Фотографии товаров под знаком «НЕСТИК» [2];
3. Свидетельство о регистрации ООО «Нестле Фуд» [3].
Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв от 07.02.2008, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами по следующим причинам:
- сравниваемые товарные знаки не являются сходными, так как не ассоциируются друг с другом в силу следующих факторов;
- фонетическое отличие обусловлено различными конечными частями сопоставляемых знаков «-ТИК» и «-TEA», «-QUICK»;
- знаки выполнены буквами различных алфавитов, что свидетельствует об их визуальном различии;
- смысловое сходство также отсутствует; № 2000724702/50
- ссылка лица, подавшего возражение, на общеизвестный товарный знак №62 «NESQUICK» не может быть учтена в силу отсутствия сходства и неоднородности товаров, в отношении которых обозначение «NESQUICK» было признано общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации;
- продукция, маркированная обозначениями «НЕСТИК» и «NESTEA», «NESQUICK» не смешивается потребителями, поскольку знаком «НЕСТИК» маркируется детское питание, знаком «NESTEA» - чай, а «NESQUICK» - хлопья и какао;
- следовательно, сравниваемые знаки используются в отношении неоднородных товаров, имеющих различные вид, назначение и круг потребителей;
- продукция, маркированная обозначением «НЕСТИК», активно рекламируется и присутствует на рынке в различных регионах России.
К отзыву приложены:
4. Сведения о рекламе, продвижении и реализации продукции под товарным знаком «НЕСТИК» [4].
5. Рекламные материалы [5].
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.
С учетом приоритета (27.09.2000) заявки №2000724702/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров. № 2000724702/50
Правилами установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2.).
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта14.4.2.2.Правил.
При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками (пункт 14.4.3. Правил).
Оспариваемый товарный знак по свидетельству №225604 представляет собой словосочетание «НЕСТИК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.
Противопоставленный товарный знак по свидетельству №59134 представляет собой словесное обозначение «NESTEA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.
Противопоставленный товарный знак по свидетельству №59135 представляет собой словесное обозначение «NESQUICK», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.
Противопоставленный общеизвестный товарный знак №62 представляет собой обозначение «Nesquick», выполненное под наклоном буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом в темно-синем, синем, белом цветовом сочетании.
Анализ показал, что фонетическое различие сопоставляемых обозначений основано на том, что обозначения «НЕСТИК» и «NESTEA», «NESQUICK», «Nesquick» не являются длинными словами (2 слога) и произношение каждого из них в данных словах имеет большое значение.
Так присутствие в сравниваемых обозначениях отчетливо и по разному произносимой конечных частей «-ТИК» и «-TEA», «-QUICK», «-quick» обуславливает восприятие знаков как состоящих из двух слогов, один из которых имеет разное звучание.
Графически сравниваемые товарные знаки «НЕСТИК» и «NESTEA», «NESQUICK» также не являются сходными, поскольку выполнены буквами разных № 2000724702/50 алфавитов (русский и латинский), что определяет различное общее зрительное впечатление, производимое знаками.
Противопоставленный общеизвестный товарный знак №62 «Nesquick» выполнен под наклоном буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом в темно-синем, синем, белом цветовом сочетании, что еще больше увеличивает их визуальное отличие.
Сопоставляемые знаки не имеют смысловых значений, в связи с чем основания для вывода об их сходстве по семантическому признаку также отсутствуют.
Довод лица, подавшего возражение, о том, что созвучие начальных частей «NES-» и «НЕС-», свидетельствует о принадлежности знаков компании «Сосьете де Продюи Нестле» не соответствует действительности, поскольку данная начальная часть содержится в товарных знаках различных владельцев, например «NESTRO» по свидетельству №207623, «НЕСТОР» по свидетельству №196353, что не позволяет признать данную фонему как идентифицирующую продукцию только лица, подавшего возражение.
Следовательно, наблюдается отличие обозначений по фонетике и отсутствие сходства по графике и семантике, что позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, что не дает оснований для вывода об их сходстве.
Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров, что не противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.
В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся того, что оспариваемый товарный знак в хозяйственной деятельности является имитацией противопоставленных товарных знаков и используется на рынке в отношении однородной продукции следует указать следующее.
Представленные лицом, подавшим возражение, и правообладателем материалы свидетельствуют о том, что продукция, маркированная обозначениями «НЕСТИК» (исключительно в кириллице) и «NESTEA», «Nesquick» (в латинице) не смешивается потребителями, поскольку знаком «НЕСТИК» маркируется детское питание, знаком «NESTEA» - чай, а «NESQUICK» - хлопья и какао, следовательно, сравниваемые знаки используются в отношении неоднородных товаров, имеющих различные вид, назначение и круг потребителей. № 2000724702/50
При этом следует отметить, что продукция правообладателя, маркированная товарным знаком «НЕСТИК», согласно материалам [4], активно рекламируется и присутствует на рынке в различных регионах России.