Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1581793, произведенной Международным Бюро ВОИС 08.02.2021 на имя заявителя, испрашивалась в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1581793 представляет собой комбинированное обозначение «» в цветовом сочетании: «черный, латунный».

Решение Роспатента от 31.01.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1581793 в отношении всех товаров и услуг было основано на предварительном отказе от 09.07.2021, согласно которому установлено следующее:

- знак по международной регистрации № 1581793 [1] не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса;

- в отношении пункта 1 статьи 1483 Кодекса экспертизой указано на неохраноспособность элемента «SIBERIA» (означает «Сибирь» в переводе с английского языка на русский язык);

- элемент «SIBERIA» способен ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя или места производства товаров/услуг, поскольку заявитель находится в США;

- в связи с несоответствием знака по международной регистрации № 1581793 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса экспертизой указано на наличие сходных до степени смешения товарных знаков:

- [2] (слово "ORGANIC" – неохраняемый элемент) по свидетельству № 810583, приоритет от 30.12.2019, правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «ГРАСС», г. Красноярск;

- [3] (неохраняемые элементы: "NATURAL COSMETICS OF SIBERIAN HERBS") по свидетельству № 607142, приоритет от 29.05.2015, правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Кромс", г. Киров;

- [4] (неохраняемые элементы: "- 45") по свидетельству № 659123, приоритет от 12.05.2017, правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Натура Сиберика", Москва;

- [5] (неохраняемые элементы: "NATURAL COSMETICS OF SIBERIAN HERBS") по свидетельству № 726219, приоритет от 06.12.2018, правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Кромс", г. Киров;

- [6] по свидетельству № 246432, приоритет от 22.08.2002, [7] по свидетельству № 256322, приоритет от 22.08.2002, правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Абар", Ставропольский край, г. Минеральные Воды;

- правовая охрана товарных знаков [2-7] действует в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ гигиенического и косметического назначения, признанных экспертизой однородными заявленным услугам 44 класса МКТУ;

- экспертизой также в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса указано на наличие товарных знаков: [8] по свидетельству № 662512, приоритет от 03.03.2017, правообладатель: Русакова Наталия Ивановна, г. Барнаул, [9] по свидетельству № 430583, приоритет от 17.03.2009, правообладатель: ООО "Сибирь", г. Подольск, правовая охрана которых действует в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 24.05.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.01.2022.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в возражении заявитель отмечает отсутствие сходства сравниваемых знаков, а также отсутствие однородности заявленных услуг 44 класса МКТУ и товаров 03, 05 классов МКТУ;

- знак по международной регистрации № 1581793 [1] в настоящее время уже фактически используется заявителем в предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации. Заявитель является учредителем ООО «Сибирский пар», зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации и ведет деятельность на территории Российской Федерации. ООО «Сибирский пар» является собственником банного комплекса «SIBERIA», расположенного в г. Москве;

- заявитель указывает на наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 410583 [9] в отношении иной заявки заявителя № 2020733428 (обозначение: ), по которой 22.06.2021 было принято решение об отказе в регистрации товарного знака.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1581793 [1] в отношении всех услуг 44 класса МКТУ. В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- образец обозначения – (а);

- копия предварительного отказа от 09.07.2021 – (б);

- копия решения Роспатента от 28.02.2022 – (в);

- выписка из ЕГРЮЛ – (г);

- копия письма-согласия от ООО «Сибирь» – (д);

- подтверждение публикации товарного знака в США – (е);

- копия страницы загранпаспорта заявителя – (ж).

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания коллегии.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (08.02.2021) знака по международной регистрации № 1581793 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации № 1581793 [1] представляет собой комбинированное обозначение «». Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивалось в отношении услуг 44 класса МКТУ «hygienic and beauty care for human beings» («гигиенический и косметический уход за людьми») в цветовом сочетании: «черный, латунный».

В отношении несоответствия знака [1] требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно общедоступным словарям и справочникам словесный элемент «SIBERIA» в переводе с английского языка на русский язык означает: «Сибирь». Сибирь - обширный природный регион в азиатской части России, ограниченный с запада Уральскими горами, с востока - водораздельными хребтами, идущими вдоль Тихого океана, с севера - Северным Ледовитым океаном, с юга - государственной границей России. Вошла в состав России в XVI—XVIII веках. Подразделяется на Западную и Восточную. Также могут выделять Южную Сибирь (в горной части), Северо-Восточную Сибирь и Среднюю (Центральную) Сибирь. Площадь Сибири - около 10 млн км², протяжённость с запада на восток - 7500 км, с севера на юг - 3500 км. По состоянию на 01 января 2021 года на территории Сибири (если считать за её территорию УрФО и СФО) и всего ДФО проживало 37 275 609 человек, то есть около 25,6 % от общего населения Российской Федерации. См. электронные словари и энциклопедии: translate.yandex.ru; https://ru.wikipedia.org/wiki/Сибирь.

Таким образом, словесный элемент «SIBERIA» представляет собой географическое наименование и может восприниматься как место нахождения заявителя и оказания, либо происхождения заявленных услуг 44 класса МКТУ, то есть обладает описательным характером по отношению к ним.

В связи с чем, у коллегии есть основания считать, что словесный элемент «SIBERIA» является неохраняемым элементом и подпадает под положение пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия знака [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявитель находится на территории США. Также из материалов возражения не следует, что у заявителя имеются какие-либо производственные связи с предприятиями, оказывающими гигиенический и косметический уход за людьми. Так, довод возражения о том, что заявитель является учредителем ООО «Сибирский пар», которое является собственником банного комплекса «SIBERIA», расположенного в Москве, не подтвержден фактическими документами. Выписка из ЕГРЮЛ (г) не является фактическим доказательством использования. Следовательно, знак [1] способен породить в сознании потребителя представление относительно лица, оказывающего услуги, его места нахождения, а также относительно места оказания услуг, не соответствующие действительности.

В связи с чем, вывод экспертизы о несоответствии знака [1] в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении несоответствия знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений экспертизой указаны следующие товарные знаки:

- [2] (слово "ORGANIC" – неохраняемый элемент) по свидетельству № 810583, приоритет от 30.12.2019, правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «ГРАСС», г. Красноярск. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «светло-зеленый, темно-зеленый, темно-серый, белый»;

- [3] (неохраняемые элементы: "NATURAL COSMETICS OF SIBERIAN HERBS") по свидетельству № 607142, приоритет от 29.05.2015, правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Кромс", г. Киров. Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «оливково-зеленый, белый, серый, голубой, серо-голубой, синий, серо-синий, темно-синий»;

- [4] (неохраняемые элементы: "- 45") по свидетельству № 659123, приоритет от 12.05.2017, правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Натура Сиберика", Москва. Правовая охрана товарного знака [4] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне;

- [5] (неохраняемые элементы: "NATURAL COSMETICS OF SIBERIAN HERBS") по свидетельству № 726219, приоритет от 06.12.2018, правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Кромс", г. Киров. Правовая охрана товарного знака [5] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «коричневый»;

- [6] по свидетельству № 246432, приоритет от 22.08.2002, [7] по свидетельству № 256322, приоритет от 22.08.2002, правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Абар", Ставропольский край, г. Минеральные Воды. Правовая охрана товарных знаков [6,7] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне;

- [8] по свидетельству № 662512, приоритет от 03.03.2017. Правообладатель: Русакова Наталия Ивановна, г. Барнаул. Правовая охрана товарного знака [8] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне;

- [9] по свидетельству № 430583, приоритет от 17.03.2009 (срок действия регистрации продлен до 17.03.2029 г.). Правообладатель: ООО "Сибирь", г. Подольск. Правовая охрана товарного знака [9] действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «синий, голубой».

Знак [1] и противопоставленные товарные знаки [2,4,7] фонетически и семантически тождественны ввиду совпадения словесного элемента «SIBERIA» (СИБЕРИА), означающего «Сибирь» (в переводе с английского языка на русский язык). Знак «SIBERIA» [1] имеет полное фонетическое вхождение в знаки «SIBERINA» (СИБЕРИНА) [3,5,8], при этом разница составляет только в произношении согласной «-N-» («-Н-»), занимающей конечную позицию. Знак «SIBERIA» [1] и противопоставленные знаки «СИБИРЬ» [6,9] семантически тождественны и фонетически близки ввиду полного совпадения согласных звуков и близости произношения гласных звуков «-I-E-IA» [1] / «-И-И-» [6,9]. Визуально сравниваемые знаки [1] и [2-5,7,8] близки ввиду использования при написании словесных элементов букв латинского алфавита. Визуально обозначения [1] и [6,9] имеют различия, обусловленные использованием при их написании букв разных алфавитов. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Таким образом, сравниваемые знаки [1] и [2-9] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности перечня сравниваемых товаров и услуг показал следующее.

Правовая охрана товарных знаков [2-7] действует в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ гигиенического, косметического и медицинского назначения. Вместе с тем, товары 03 и 05 классов МКТУ представляют собой гигиенические, косметические и медицинские средства, которые относятся к производственным классам. Производство товаров - это сложный энергоемкий технологический процесс, включающий множество различных операций, подразумевающих обработку сырья, изготовления конечной продукции, ликвидации промышленных отходов и стоков и т.п. Заявленные услуги 44 класса МКТУ «гигиенический и косметический уход за людьми» относятся к услугам салонов красоты, услугам банных комплексов, оказываемых в интересах третьих лиц. Производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке салонов красоты, саун и бань, которые сами товаров не производят. Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров 03, 05 классов МКТУ и услуг 44 класса МКТУ одному производителю.

Таким образом, услуги 44 класса МКТУ знака [1] не являются однородными с товарами 03, 05 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [2-7].

Вместе с тем, заявленные услуги 44 класса МКТУ «гигиенический и косметический уход за людьми» и услуги 44 класса МКТУ «услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; гигиенический и косметический уход» противопоставленного товарного знака [9], услуги 44 класса МКТУ «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; ваксинг / восковая депиляция; маникюр; массаж; парикмахерские; пирсинг; салоны красоты; татуирование; услуги визажистов; услуги саун; услуги соляриев» противопоставленного товарного знака [8] идентичны, либо соотносятся как род (вид) «услуги центров красоты и здоровья», имеют общее назначение (для сохранения и укрепления здоровья, для улучшения внешности), один и тот же круг потребителей, являются взаимодополняемыми, относятся к одному и тому же сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 44 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что знак по международной регистрации № 1581793 [1] и противопоставленные знаки [8,9] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ заявленного перечня. Таким образом, принимая во внимание сходство до степени смешения сравниваемых знаков, а также однородность услуг 44 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 31.01.2022.

Предоставление письма-согласия (д) от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 410583 [9] в отношении иной заявки заявителя № 2020733428 (обозначение: ), по которой 22.06.2021 было принято решение об отказе в регистрации товарного знака, не является основанием для удовлетворения настоящего возражения и не способствуют преодолению вышеизложенных выводов коллегии в части противоречия знака [1] требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. При этом делопроизводство по каждой заявке осуществляется самостоятельно, с учетом всех обстоятельств дела.

Подтверждение публикации товарного знака в США (е) не приводит к иным выводам коллегии. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» от 20.03.1883 «условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.05.2022, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2022.