Словесный товарный знак «ЕЛИСЕЕВСКАЯ» по заявке № 97711117/50 с приоритетом от 25.07.1997 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.06.99 за № 175968 на имя Закрытого акционерного общества «ФИННВАЛ», Читинская обл., в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

В результате регистрации Роспатентом договора о частичной уступке в отношении товаров 29, 30, 31, 32 (пиво), 33 класса МКТУ было выдано свидетельство № 175968/1 на имя Закрытого акционерного общества «Товарный знак «ЕЛИСЕЕВСКОЕ», Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.07.2004 о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по свидетельству № 175968/1 в связи с его неиспользованием в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 (далее – Закон), в течение трех лет, а именно: с 15.06.2001 по 15.06.2004.

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением правообладатель представил отзыв от 05.03.2005, существо доводов которого сводится к нижеследующему:

- ЗАО «ТЗ «Елисеевское» был заключен агентский договор от 10.01.2003, в соответствии с которым агенту поручалось осуществлять юридически значимые действия, необходимые для обеспечения процесса изготовления фасованного сливочного масла в пачках с использованием этикеток, содержащих товарный знак «ЕЛИСЕЕВСКОЕ»;

- во исполнение данного договора были заключены договоры на фасовку масла и изготовление фольги, об исполнении которых свидетельствуют представленные акты приема-сдачи;

- правообладателем были заключены договоры на продажу масла под товарным знаком «ЕЛИСЕЕВСКОЕ», об исполнении которых свидетельствуют товарные накладные;

- Палатой по патентным спорам было рассмотрено заявление от 02.03.2004 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Елисеевское» по свидетельству № 156425, и правообладателем этого знака было доказано использование знака;

- Арбитражный суд г.Москвы и Девятый Арбитражный апелляционный суд постановили оставить решение Палаты по патентным спорам в отношении указанного заявления в силе;

- ЗАО «ТЗ «Елисеевское» был заключен договор от 07.05.2004 на производство сливочного масла под товарным знаком «Елисеевское» с использованием расходных материалов и сырья правообладателя, доказательства исполнения которого приложены к отзыву;

- правообладателем был заключен лицензионный договор на выпуск мяса, в том числе котлет и пельменей, в соответствии с которым осуществлялись производство и реализация упомянутых товаров под товарным знаком «Елисеевское», доказательства чего также приложены к отзыву.

По мнению правообладателя указанное доказывает факт использования товарного знака «Елисеевская» в отношении масла, молочных продуктов, мяса в обозначенный период времени, в связи с чем им выражена просьба отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 175968/1.

Дополнительно правообладателем были представлены пояснения от 05.08.2004, в которых указано, что в соответствии с Законом использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов, не меняющих существа, в связи с чем таким элементом, не меняющим существа знака, является окончание, указывающее на род, и в доказательствах использованы варианты знака «Елисеевское», «Елисеевский», «Елисеевская».

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы, подтверждающие использование принадлежащего ему знака в обозначенный срок:

- агентский договор от 10.01.2003 № 01/1001 между ООО «НЕРКОМ-интрейд-М» и ЗАО «ТЗ «Елисеевское» на осуществление действий, связанных с заключением и реализацией договора на выполнение работ по расфасовке сливочного масла на 3 л.[1];

- товарная накладная от 06.03.2003 на масло блочное на 1 л.[2];

- акт приема-передачи от 17.03.2003 на масло «Елисеевское» на 1 л.[3];

- отчет агента к агентскому договору от 17.03.2003 об изготовлении фотополимерной печатной формы, закупке картона, изготовлении гофротары, этикеток, сборке гофротары, фасовке сливочного масла на 1 л.[4];

- акт от 14.03.2003 на 1 л.[5];

- договор на изготовление продукции от 21.01.2003 между ООО «Фирма Экорт» и ООО «Нерком-интрейд-М» на изготовление полотна коммерческой фольги с нанесением печати с товарным знаком «Елисеевское» на 4 л.[6];

- транспортная расходная накладная от 04.02.2003 на 1 л.[7];

- акт приема-передачи продукции на кашированную фольгу на 1 л.[8],

- акт выполненных работ от 05.02.2003 на о выполнении работ по производству кашированной фольги для печати фольги с пользованием фотополимерной печатной формы на 1 л.[9];

- дебет-авизо на 1 л.[10];

- счет от 28.01.2003 на кашированную фольгу на 1 л.[11];

- платежное поручение от 03.03.2003 на 1 л.[12];

- счет от 28.02.2003 на доплату по договору на 1л.[13];

- дебет-авизо на 1 л.[14];

- счет от 04.03.2003 на доплату по договору на 1 л.[15];

- договор от 13.01.2003 между ООО «Натуральные Продовольственные Масла» и ООО «Нерком-интрейд-М» на расфасовку сливочного масла, используя упаковку с товарным знаком «Елисеевское» на 5 л.[16];

- заявка к договору на 1 л.[17];

- акт приема-передачи продукции от 06.02.2003 на кашированную фольгу на 1 л.[18];

- акт выполненных работ от 10.02.2003 на получение сырья масла сливочное и изготовление продукции на 1 л.[19];

- расходная накладная от 10.02.2003 на масло коровье сладкосливочное «Елисеевское» на 1 л.[20];

- приемный акт от 10.02.2003 на масло сливочное «Елисеевское» на 1 л.[21];

- сертификат соответствия на масло коровье сладкосливочное несоленое, масло коровье сливочное «Крестьянское» на 1 л.[22];

- платежное поручение от 24.07.2003 на 1 л.[23];

- счет от 23.06.2003 на услуги по фасовке масла и сборку гофротары на 1 л.[24];

- платежное поручение от 27.06.2003 на 1 л.[25];

- счет от 26.06.2003 на услуги по фасовке масла и сборку гофротары на 1 л.[26];

- платежное поручение от 18.03.2003 на 1 л.[27];

- счет от 12.03.2003 на услуги по фасовке масла, этикетки и сборку гофротары на 1 л.[28];

- договор купли-продажи от 17.03.2003 между ООО «НЕРКОМ-интрейд-М» и ЗАО «ТЗ «Елисеевское» на продажу продукции масло «Елисеевское» фасованное на 3 л.[29];

- товарная накладная от 17.0.2003 на масло сливочное «Елисеевское» на 1 л.[30];

- соглашение к договору агентирования и договору купли-продажи от 17.03.2003 между ООО «НЕРКОМ-интрейд-М» и ЗАО «ТЗ «Елисеевское» на 1 л.[31];

- договор от 13.01.2003 между ООО «НЕРКОМ-интрейд-М» и ЗАО «ТЗ «Елисеевское» на передачу товара в соответствии с предварительным заказом из ассортимента, имеющегося на складе, на 2 л.[32];

- товарная накладная от 24.03.2003 на 1 л.[33];

- доверенность от 24.03.2003 на 1 л.[34];

- счет-фактура от 24.04.2003 на 1 л.[35];

- кредит-авизо на 1л.[36];

- договор от 15.01.2003 между ООО «НЕРКОМ-интрейд-М» и ЗАО «ИНЭКА» на передачу товара в соответствии с предварительным заказом из ассортимента, имеющегося на складе, на 2 л.[37];

- счет-фактура от 28.03.2003 на 2 л.[38];

- доверенность от 28.03.2003 на 1 л.[39];

- товарная накладная от 28.03.2003 на 1 л.[40];

- кредит-авизо на 1 л.[41];

- разворот упаковки «Масло «Елисеевское» на 2 л.[42];

- договор от 07.05.2004 между ЗАО «ТЗ «Елисеевское» и ООО «Масловъ» на закупку расходных материалов и расфасовку сливочного масла на 5 л.[43];

- акт выполненных работ от 29.06.2004 по производству масложировой продукции на 2 л.[44];

- акт выполненных работ от 16.07.2004 по производству масложировой продукции на 2 л.[45];

- счет от 30.06.2004 на скотч на 1 л.[46];

- платежное поручение от 09.07.2004 на 1 л.[47];

- счет от 30.06.2004 на масло коровье на 1 л.[48];

- платежное поручение от 09.07.2004 на 1 л.[49];

- счет от 30.06.2004 на расфасовку масла на 1 л.[50];

- платежное поручение от 09.07.2004 на 1 л.[51];

- счет от 27.05.3004 на расходные материалы на 1 л.[52];

- платежное поручение от 02.06.2004 на 1 л. [53];

- счет от 27.05.2004 на предоплату за сырье на 1 л.[54];

- платежное поручение от 02.06.2004 на 1 л. [55];

- счет от 27.05.2004 на расходные материалы на 1 л.[56];

- платежное поручение от 02.06.2004 на 1 л.[57];

- товарная накладная от 14.07.2004 на масло «Елисеевское» на 1 л. [58];

- товарная накладная от 24.06.2004 на масло «Елисеевское» на 1л. [59];

- товарная накладная от 21.06.2004 на масло «Елисеевское» на 1 л. [60];

- товарная накладная от 17.06.2004 на масло «Елисеевское» на 1 л. [61];

- разворот упаковки «Масло «Елисеевское» на 2 л. [62];

- договор поставки между ЗАО «ТЗ «Елисеевское» и ООО «Компания «Финком» на передачу продукции – масло сливочное «Елисеевское» на 3 л. [63];

- товарная накладная от 16.07.2004 на масло сливочное «Елисеевское» на 1 л. [64];

- товарная накладная от 24.06.2004 на масло сливочное «Елисеевское» на 1 л. [65];

- товарная накладная от 24.06.2004 на масло сливочное «Елисеевское» на 1 л. [66];

- товарная накладная от 21.06.2004 на масло сливочное «Елисеевское» на 1 л. [67];

- товарная накладная от 21.06.2004 на масло сливочное «Елисеевское» на 1 л. [68];

- товарная накладная от 18.06.2004 на масло сливочное «Елисеевское» на 1 л. [69];

- товарная накладная от 18.06.2004 на масло сливочное «Елисеевское» на 1 л. [70];

- платежное поручение от 13.08.2004 на 1 л. [71];

- платежное поручение от 09.07.2004 на 1 л. [72];

- счет-фактура от 24.06.2004 на масло сливочное «Елисеевское» на 1л. [73];

- счет-фактура от 24.06.2004 на масло сливочное «Елисеевское» на 1 л. [74];

- счет-фактура от 11.08.2004 на масло сливочное «Елисеевское» на 1 л. [75];

- счет-фактура от 16.07.2004 на масло сливочное «Елисеевское» на 1 л. [76];

- счет-фактура от 16.07.2004 на масло сливочное «Елисеевское» на 1 л. [77];

- счет-фактура от 29.07.2004 на масло сливочное «Елисеевское» на 1 л. [78];

- счет-фактура от 29.07.2004 на масло сливочное «Елисеевское» на 1 л. [79];

- лицензионный договор от 08.01.2003 № 2/02 между ЗАО «Товарный знак «ЕЛИСЕЕВСКОЕ» и ЗАО «Качественные продукты» о предоставлении права на использование товарного знака по свидетельству № 177272/1 в отношении товаров 29 класса «мясо, в т.ч. котлеты, пельмени» с приложением на 7 л. [80];

- счет-фактура от 30.06.2004 на вознаграждение по дог. от 08.01.2003 № 2/02 на 1 л. [81];

- платежное поручение от 13.07.2004 на 1 л. [82];

- лицензионный договор от 08.01.2003 № 1/02 между ЗАО «Товарный знак «ЕЛИСЕЕВСКОЕ» и ЗАО «Качественные продукты» о предоставлении права на использование товарного знака по свидетельству № 156425 в отношении товаров 29 класса «мясо, в т.ч. котлеты, пельмени» с приложением на 9 л. [83];

- акт о выполненных работах по лицензионному договору от 08.01.2003 № 1/02 на 1 л. [84];

- счет-фактура от 30.05.2003 на 1 л. [85];

- договор подряда от 14.01.2003 № 03/01 между ЗАО «Качественные продукты» и ООО «Эксклюзив-продукт» на выполнение комплекса работ по изготовлению и поставке упаковки с приложением на 4 л. [86];

- товарная накладная от 04.03.2003 на картонную упаковку на 1 л. [87];

- товарная накладная от 05.03.2003 на картонную упаковку на 1 л. [88];

- счет № 1 от 07.03.2003 на оплату комплекса работ по изготовлению и поставке упаковки на 1 л.[89];

- дополнительное соглашение к договору подряда от 14.01.2003 № 03/01 на 1 л. [90];

- товарная накладная от 14.03.2003 на пельмени «Кремлевские», «Из телятинки», котлеты «Домашние» на 1 л. [91];

- акта приема-передачи от 14.01.2003 на 1 л. [92];

- договор от 23.01.2003 № 1/02 между ООО «Вся полиграфия» и ООО «Эксклюзив-продукт» на выполнение комплекса работ по изготовлению упаковки с приложением счета-фактуры от 17.02.2003, расписки и квитанции к приходному ордеру, товарной накладной от 17.02.2003, счета от 23.01.2003 и акта приема-передачи выполненных работ от 17.02.2003 на 10 л. [93];

- договор поставки от 06.03.2003 № 01/03 между ЗАО «Качественные продукты» и ООО «Компания ФИНКОМ» на поставки продукции согласно приложению № 1 к договору с актом приема-передачи продукции от 12.03.2003, счетом от 12.03.2003, приходным кассовым ордером от 14.03.2003, накладной от 12.03.2003 и удостоверением качества и безопасности № 57 на 10 л. [94];

- ветеринарное свидетельство от 12.03.2003на продукцию ЗАО «Качественные продукты» на 1 л. [95];

- сертификат соответствия на продукцию «Котлеты замороженные» ЗАО «Качественные продукты» с приложением на 1 л. [96];

- сертификат соответствия на продукцию «Пельмени замороженные» ЗАО «Качественные продукты» с приложением на 2 л. [97];

- письмо ЗАО «Качественные продукты» на 1 л. [98];

- накладная от 13.03.2003 на 1 л. [99];

- накладная от 14.03.2003 на 1 л. [100];

- упаковка картонная «Пельмени «Сибирские Елисеевский», 1 шт. [101];

- упаковка картонная «Котлеты «Сочные Елисеевское», 1 шт. [102];

- упаковка картонная «Пельмени Елисеевские», 1 шт. [103];

- большой толковый словарь русского языка, С-Петербург, Норинт, 2003, на 3 л. [104];

- решение Палаты по патентным спорам по заявке № 96714861/50 на 9 л. [105];

- решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.09.2004 на 2 л. [106];

- постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 14.12.2004 на 3 л. [107];

- постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 07.07.2005 на 5 л. [108];

- протокол судебного заседания Арбитражного суда г. Москвы от 13.07.2004 на 1 л. [109];

- постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 02.12.2004 на 5 л. [110].

На основании анализа представленных правообладателем документов Палатой по патентным спорам было принято решение от 27.02.2007 об удовлетворении заявления от 16.07.2004 и досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №175968/1 полностью. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.10.2007 указанное решение было признано недействительным, что в соответствии с положениями статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушений права.

В связи с изложенным заявление от 16.07.2004 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №175968/1 согласно поручению Руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было рассмотрено Палатой по патентным спорам повторно.

В адреса сторон в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии по рассмотрению указанного заявления.

Правообладателем на заседании коллегии были представлены копии следующих документов:

- договор заказа от 20.07.1999 с приложением №1 к нему на 5 л. [111];

- акт сдачи-приемки выполненных работ от 06.09.1999 на 1 л.[112];

- товарная накладная №310 от 06.09.1999 на 2 л. [113];

- квитанция к приходно-кассовому ордеру №01 от 06.09.1999 на 1 л. [114];

- договор поставки от 07.09.1999 на 3 л.[115];

- товарная накладная №9 от 08.11.1999 к договору поставки от 07.09.1999 на 2 л. [116];

- приходный кассовый ордер №05 от 08.11.1999 на 1 л. [117];

- товарная накладная №7 от 07.09.1999 к договору поставки от 15.09.1999 на 2 л. [118];

- приходный кассовый ордер №03 от 07.09.1999 на 1 л. [119];

- решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.11.2006 на 3 л. [120];

- приложение к договору заказа от 20.07.1999 на 1 л.[121];

- акт сдачи-приемки выполненных работ от 27.01.2000 на 2 л.[122];

- товарная накладная №16 к договору заказа от 20.07.1999 от 27.01.2000 на 2 л. [123];

- квитанция к приходно-кассовому ордеру №01 от 27.01.2000 на 1 л. [124];

- товарная накладная №8 от 28.01.2000 к договору поставки от 07.09.1999 на 2 л. [125];

- приходный кассовый ордер №03 от 28.01.2000 на 1 л. [126];

- письмо в Роспатент на 1 л.[127].

Указанные документы, по мнению правообладателя, доказывают использование товарного знака «ЕЛИСЕЕВСКАЯ» по свидетельству №175968/1 в отношении части товаров 29 класса МКТУ: «мясо, рыба, птица, овощи и фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке; компоты фруктовые; молоко и молочные продукты»; части товаров 30 класса МКТУ: «кофе; чай; рис; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; замороженные овощи и фрукты; мед, горчица; соусы [приправы]; пряности» и части товаров 31 класса МКТУ: «садовые и лесные продукты».

Изучив материалы дела и заслушав участников, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 175968/1 частично.

С учетом даты регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения заявления от 16.07.2004 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично на основании решения, принятого по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления.

Доказательства использования знака в установленные законом сроки предоставляются правообладателем.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой слово «ЕЛИСЕЕВСКАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака поступило 16.07.2004, в связи с чем период времени, в течение которого должно быть доказано использование знака правообладателем, составляет пять лет, а именно: с 15.07.1999 по 14.07.2004, включительно.

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 175968/1 испрашивается полностью.

Коллегией Палаты по патентным спорам не анализировались документы [1-110], представленные правообладателем при первом рассмотрении заявления, поскольку решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.10.2007(дело №А40-41028/06-15-299) установлено, что они не доказывают использование товарного знака «ЕЛИСЕЕВСКАЯ» по свидетельству № 175968/1 в отношении товаров, для которых он зарегистрирован.

На заседаниях коллегии от 14.10.2008 и 18.02.2009 был представлен отзыв и документы [111–126], которые, по мнению правообладателя, подтверждают использование принадлежащего ему знака «ЕЛИСЕЕВСКАЯ» для товаров 29 класса МКТУ: «мясо, рыба, птица, овощи и фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке; компоты фруктовые; молоко и молочные продукты»; части товаров 30 класса МКТУ: «кофе; чай; рис; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; замороженные овощи и фрукты; мед, горчица; соусы [приправы]; пряности» и части товаров 31 класса МКТУ: «садовые и лесные продукты».

Материалы, касающиеся использования других товаров 29, 30, 31, 32 (пиво), 33 классов МКТУ, указанных в свидетельстве № 175968/1, отсутствуют.

Анализ представленных правообладателем фактических данных свидетельствует о том, что товарный знак «ЕЛИСЕЕВСКАЯ» использовался в установленный период времени в отношении части товаров 29 класса МКТУ, а именно: «мясо, рыба, птица, фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, молоко и молочные продукты», части товаров 30 класса МКТУ, а именно: «кофе, чай, мука и зерновые продукты, рис, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, замороженные овощи и фрукты, мороженое, мед, горчица, соусы (приправы), пряности».

Подтверждением указанного служат договор заказа [111], в соответствии с которым правообладатель заказывал изготовление продукции, маркированной товарным знаком «ЕЛИСЕЕВСКАЯ». Об исполнении договора свидетельствуют акты сдачи-приемки [112 - 122], товарные накладные [113, 123] и платежные документы [114, 124]. Согласно договору поставки [115] изготовленный товар поставлялся ООО «Руспродтех», о чем свидетельствуют товарные накладные [116, 125] и платежные документы [117, 126].

Товарная накладная [118] от 07.09.99 и приходный кассовый ордер [119] от той же даты не могут быть приняты во внимание, поскольку относятся к договору поставки, имеющему более позднюю дату – 15.09.99.

Что касается товаров 29 класса МКТУ: «овощи сушеные и подвергнутые тепловой обработке; компоты фруктовые» и товаров 31 класса МКТУ: «садовые и лесные продукты», то их использование не доказано представленными документами по следующим причинам.

Товар «курага», указанный в товарной накладной [116], относится к родовому понятию «фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке» и не относится к понятию «овощи сушеные и подвергнутые тепловой обработке». Товар «компоты фруктовые» также отсутствует в представленных документах. Приведенный в накладной товар «консервированные фрукты в ассортименте» не содержит указания товарного знака.

Относительно товара «смесь ореховая» следует отметить, что данный товар предназначен для реализации в розничной торговле, о чем свидетельствует вес упаковки (175 г). Указанное позволяет сделать вывод о том, что данная ореховая смесь является продуктом, готовым к употреблению в пищу, и относится к товарам, включенным в 29 класс МКТУ, поскольку продукты лесного хозяйства, в том числе и орехи, о которых идет речь, включенные в 31 класс МКТУ, не подвергаются никакой обработке и реализуются оптом для дальнейшего использования в качестве сырья для производства товаров, в том числе орехов и ореховых смесей, включенных в 29 класс МКТУ.

На основании изложенного у Палаты по патентным спорам нет оснований для признания доказанным факта использования товарного знака «ЕЛИСЕЕВСКАЯ» по свидетельству № 175968/1 в обозначенный период времени в отношении части товаров 29, 30 и всех товаров 31, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

В связи с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 16.07.2004 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «ЕЛИСЕЕВСКАЯ» по свидетельству № 175968/1, сохранив ее в отношении следующих товаров: В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров“ (511) 29 - мясо, рыба, птица, фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, молоко и молочные продукты.

30 – кофе, чай, мука и зерновые продукты, рис, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, замороженные овощи и фрукты, мороженое, мед, горчица, соусы (приправы), пряности.