Оспариваемый товарный знак «ZINA» с приоритетом от 21.04.2022 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.10.2022 за № 895089 на имя Крупнова Павла Владимировича, 344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, д. 12/1, к.88 (RU) (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении изложено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак № 895089 зарегистрирован с нарушением подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как является сходным до степени смешения с товарным знаком №700551 в отношении тождественных позиций 03 класса МКТУ;

- коммерческое обозначение ИП Зина А.Н., исключительное право на которое возникло в 2020 году, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №895089 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ: кремы для кожи, кремы косметические, лаки для ногтей;

- товары, реализуемые ИП Зина А.Н. под коммерческим обозначением «ZINA’», индивидуализирующим ИП Зина А.Н. и товары 03 класса МКТУ: кремы для кожи, кремы косметические, лаки для ногтей, указанные в свидетельстве №895089, являются однородными, что может ввести в заблуждение потребителей и (или) контрагентов;

- введение потребителя в заблуждение можно определить как распространение ложной или способной ввести в заблуждение информации о собственном товаре/услуге, или правдивой информации о собственном товаре/услуге, создающей ложное впечатление о продуктах или услугах конкурента. Это одна из наиболее распространенных форм недобросовестной конкуренции. Потребитель, основываясь на неправильной информации, может понести финансовый или другой ущерб, а добросовестный конкурент может потерять клиентов. При этом уменьшается предсказуемость рынка, что негативно влияет на экономику в целом. Статья 10 bis (2) Парижской конвенции определяет акт недобросовестной конкуренции как «всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах»;

- «08» октября 2018 г. Зина Андрей Николаевич зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе, основной вид деятельности (ОКВЭД) 47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет, дополнительные виды деятельности 20.42 Производство парфюмерных и косметических средств, 46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров, 46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет, 82.92 Деятельность по упаковыванию товаров и другие. На официальном сайте, правообладателем которого является ИП Зина А.Н. (https://zina.pro/), размещена информация: «Компания ZINA — российский производитель материалов для моделирования и дизайна ногтей. Мы уже больше 10 лет на этом рынке и знаем, как сделать продукт, который устроит всех по качеству и цене. Мы производим продукцию для нескольких российских брендов ногтевого сервиса, а теперь представляем собственную марку»;

- коммерческое обозначение, представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесного элемента ZINA, выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, причем буквы Z, I, N черного цвета, а буква A - серого и графического элемента, напоминающего апостроф, серого цвета расположенного справа сверху от буквы А. Словесный элемент ZINA является транслитерацией фамилии заявителя Зина ;

- объектом индивидуализации является ИП Зина А.Н. в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации индивидуальные предприниматели – физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;

- 21 февраля 2020 был приобретен домен zina.pro на имя Зина Андрея Николаевича, о чем свидетельствует справка от регистратора доменов Ru-Center (nic.ru) (см. Приложение). С момента приобретения по сегодняшний день владелец домена не менялся, о чем свидетельствует автоматическая справка о принадлежности домена (см. Приложение). Перед началом продаж и введения товаров в гражданский оборот в 2020 г. под коммерческим обозначением «Zina» были получены декларации о соответствии техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (см. Приложение). В конце мая 2020 г. были заказаны уникальные штрих-коды 45 штук, для каждого уникального наименования (товара), что подтверждается платежным поручением, договором и заявкой на получение штрих-кодов) (см. Приложение). Первая партия этикеток была заказана в июне 2020 г., что подтверждается счетом №85 от 01 июня 2020 г. и УПД от 16.06.2020 г. (см. Приложение). Первый заказ на сайте zina.pro был оформлен 27 августа 2020 года с оплатой при получении и отправлен 28.08.2020 в Санкт-Петербург (ссылка: https://www.cdek.ru/ru/tracking?order_id=1197086080). Один из первых заказов с оплатой онлайн (банковской картой на сайте zina.pro) был оформлен 30.05.2021 г., о чем свидетельствует кассовый чек (см. Приложение). Первая продажа товара на маркетплейсе Wildberries (wb.ru) была 04 июля 2020 года, о чем свидетельствует отчет о продажах (финансовый отчет) за период 29.06.2020-05.07.2020 г. (см. Приложение). Первая продажа товара на маркетплейсе Ozon (ozon.ru) была 06 июня 2021 года, о чем свидетельствует отчет о продажах (финансовый отчет) №602836 от 30.06.2021 (см. Приложение). На сайте zina.pro в 2020 году было оформлено 57 заказов на общую сумму 255 503 руб., из них 12 оптовых заказов на общую сумму 217 365 руб. и 42 розничных заказа на общую сумму 38 138 руб. В 2021 году на сайте было оформлено 497 заказов на общую сумму 12 405 802 руб., из них 386 оптовых заказов на общую сумму 11 914 361 руб. и 111 розничных заказов на общую сумму 491 441 руб. В 2022 году на сайте было оформлено 974 заказа на общую сумму 34 944 024 руб., из них 544 оптовых заказа на общую сумму 30 071 329 руб. и 430 розничных заказа на общую сумму 4 872 695 руб. Таким образом, с 2020 года по апрель 2022 года только на сайте zina.pro было оформлено 842 заказа на общую сумму 19 544 775 руб;

- продажи оптовым покупателям подтверждаются договорами, платежами на расчетный счет и товарными накладными между ИП (продавцом) и юр. лицами - покупателями (см. Приложение). Розничные продажи подтверждаются кассовыми чеками (см. Приложение). Для производства готовой продукции используется сырье от польского поставщика SILCARE SP. Z O.O. SP. K. POLAND; банка от польского поставщика EDES SP. Z O.O. POLAND, что подтверждается таможенными декларациями (см. Приложение), этикетка закупается у местной типографии в г. Ростове-на-Дону, что подтверждается договорами, оплаченными платежными поручениями и УПД (см. Приложение);

- первые рекламные кампании на сайте zina.pro, т.е. реклама товаров под коммерческим обозначением «Zina» на Яндекс Директ (сервис для размещения объявлений контекстной рекламы на Яндексе и на сайтах-партнерах его рекламной сети) были запущены в августе 2020 года. На Google AdWords (Гугл Адвордс - сервис для размещения объявлений контекстной рекламы в Google и на сайтах-партнерах его рекламной сети) были запущены в июне 2020 года и остановлены в марте 2022, т.к. в марте 2022 Гугл перестал показывать рекламу в России. С августа 2020 г. по 31 декабря 2022 года было потрачено на рекламу в Яндекс Директ 408 700 рублей. Рекламой было охвачено более 475 тысяч человек (статистика охвата начала собираться с апреля 2021), более 4,5 миллионов показов рекламы и более 25 тысяч кликов - совершенных переходов по рекламе, т.е. заинтересовавшихся пользователей (потенциальных покупателей) в Интернет, что подтверждается данными из личного кабинета Яндекс Директ и загруженными отчетами (см. Приложение). На сайте zina.pro с момента создания по сегодняшний день установлены счетчики Яндекс Метрика и Google Analitycs для сбора данных и веб-аналитики, которые помогают получать наглядные отчеты, отслеживать источники трафика и оценивать эффективность рекламы и т.д.;

- коммерческое обозначение, индивидуализирующее ИП Зина А.Н., обладает различительной способностью. Наличие различительной способности обусловлено фактом интенсивного использования коммерческого обозначения при реализации товаров. Факт известности, интенсивного и длительного использования коммерческого обозначения, индивидуализирующего ИП Зина А.Н., подтверждается документами, прилагаемыми к настоящему возражению;

- совокупность фактов и обстоятельств, свидетельствующих о том, что ИП Зина А.Н. является лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №895089 представляет собой следующее: наличие исключительных прав на коммерческое обозначение, индивидуализирующее ИП Зина А.Н.; факт сходства до степени смешения коммерческого обозначения, индивидуализирующего ИП Зина А.Н., и товарного знака по свидетельству №895089; факт однородности товаров, реализуемых ИП Зина А.Н. под коммерческим обозначением, индивидуализирующем ИП Зина А.Н., с товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству РФ №895089, а именно: кремы для кожи, кремы косметические, лаки для ногтей; факт подачи ИП Зина А.Н. в Роспатент заявочной документации по регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2023737422, в том числе в отношении позиций 03 класса МКТУ: кремы для кожи, кремы косметические, лаки для ногтей.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

К возражению приложены следующие документы:

- кассовые чеки [1];

- отчет по рекламным кампаниям Яндекс. Директ за период с 19.08.20 по 13.06.23 [2];

- декларации на товары [3];

- счета и оплата по счетам за этикетки, печатные формы [4];

- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2020 между ООО «Гугл» и ИП Зина Антонина Юрьевна [5];

- декларация соответствия товаров под маркой «Zina» [6];

- оферта о реализации товара на сайте WILDBERRIES [7];

- отчет о реализации товаров за период с 01.06.2021 по 30.06.2021 по договору оферты на платформе OZON [8];

- товарные накладные и платежные поручения на ИП Зина Антонина Юрьевна [9];

- товарные накладные и платежные поручения на ИП Зина Андрей Николаевич [10];

- отчет о реализации комиссионного товара [11];

- трудовые договоры [12];

- фотографии [13];

- договоры безвозмездного пользования нежилым помещением от 10.06.2021 и 20.01.2022 без актов приема-передачи [14];

- фото вывески [15];

- бухгалтерская справка с реестром продаж товаров бренда ZINA [16];

- отчет о реализации товаров по договору оферты для продавцов на платформе OZON [17];

- письмо от 16.11.2023 с приложением реестра поступления денежных средств по ООО «Вайлдберриз» за период с 12.09.2022 по 01.11.2023 [18];

- платежные поручения [19];

- справка АО «Альфа-Банк» от 16.11.2023 [20];

- договор поставки №29/22 от 11.04.2022 с приложением №1 и дополнительным соглашением №1 о проведении пусконаладочных работ [21];

- акт проведения пуско-наладочных работ, ремонтных работ от 7 июля 2022 [22];

- универсальный передаточный документ от 30.06.2022 и от 07.07.2022 [23];

- справка от регистратора доменов Ru-Center (nic.ru) [24].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в оспаривании товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, так как в данном случае ИП Зина А.Н. не является лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия охраны соответствующего товарного знака. Правообладатель товарного знака по свидетельству №700551 не заявлял претензий по прекращению правовой охраны оспаривания товарного знака «ZINA» по свидетельству №895089;

- применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака или заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

1) наличие либо отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя исключительного права на коммерческое обозначение;

2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения;

3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения - товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения;

4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (или испрашивается правовая охрана), и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса);

6) проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака или дату подачи возражения против предоставления товарному знаку правовой охраны - при наличии соответствующего довода;

- материалы, приложенные к возражению, показывают, что они не содержат никаких сведений о том, что лицо, подавшее возражение (ИП Зина А.Н.), является владельцем какого-либо предприятия (имущественного комплекса), производственного или коммерческого объекта со статусом юридического лица, для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение «ZINA», сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а также не дают возможности установить степень известности обозначения «ZINA» именно в статусе коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- отсутствуют документы (в том числе о размещении соответствующей вывески, внутренние документы, свидетельствующие об использовании обозначения «ZINA» в качестве названия производственного предприятия и его известности в пределах определенной территории), подтверждающие, что для индивидуализации этого помещения в качестве промышленного предприятия используется обозначение «ZINA», совпадающее с оспариваемым товарным знаком.

Договоры, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, и приложенная к ним товаросопроводительная документация содержат ссылки на обозначение «ZINA» не в качестве коммерческого обозначения, предназначенного для индивидуализации предприятия по производству гель-лаков, принадлежащего лицу, подавшему возражение ИП Зина А.Н., а как средство индивидуализации линейки товаров (гель-лаков), производителем которых является ИП Зина А.Н. Таким образом, наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение «ZINA» не подтверждено;

- в отношении довода о сходстве оспариваемого обозначения с коммерческим обозначением отмечается, что ИП Зина А.Н. использовало сходное обозначение для индивидуализации линейки товаров, а не как коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации принадлежащего ему предприятия. В подтверждении таких выводов ИП Зина А.Н. не предоставил ни одного договора аренды нежилого помещения с вывеской «ZINA». Чеки с сайта https://zina.pro/, отчеты о продажах товаров через маркетплейсы Wildberries и ΟΖΟΝ подтверждают лишь продажи линеек продукции, а именно: «Cosmoprofi», «SECRETnails», «Maestro nails» и «ZINA»;

- обращаем внимание, что «Cosmoprofi» использует разные карточки для продажи гель-лаков под обозначением «ZINA» на маркетплейсе ΟΖΟΝ: ΖI NA на двух строчках одно под другим использовалось до 20.09.2021 года, что подтверждается фотографиями с отзывами с ΟΖΟΝ, Wildberries и сайта https://irecommend.ru). На ΟΖΟΝ размещено обозначение «Cosmoprofi» в качестве вывески о том, кто производит и продает вышеуказанные линейки продукции.

Также на одноименном сайте Cosmoprofi https://cosmoprofi.shop/liniya-gelev-cosmoprofi/ в контактах указан продавец и производитель ИП Зина Антонина Юрьевна (ОГРНИП 317619600169615) и в то же время указан Генеральный директор АО «Космопрофи» Зина Андрей Николаевич при описании истории компании Космопрофи (ОГРН 1156196070150 компания закрыта 23.11.2018). При этом у ИП Зина Антонина Юрьевна отсутствует ОКВЭД 20.42 производство парфюмерных и косметических средств, а компания АО «Космопрофи» закрыта с 23.11.2018 года. Таким образом, идентифицировать производителя товаров, в частности, товаров «ZINA» не представляется возможным, ввиду реализации данной продукции разными лицами. У потребителя отсутствует стойкая связь с производителем товаров ИП Зина А.Н. и коммерческим обозначением, которое после 20.09.2021 года изменилось с одного обозначения на другое. Отсутствует непрерывность использования одного и того же обозначения с июня 2020 года до даты приоритета оспариваемого обозначения 21.04.2022. Также на сайте https://web.archive.org можно увидеть, что новое изображение ZINA' размещено 25.06.2023 года (см.Приложение);

- в материалах возражения не представлена информация, которая бы указывала, что коммерческое обозначение ИП Зина А.Н. известно потребителям именно как коммерческое обозначение, а не линейка продукции «Космопрофи» или ИП Зина Антонина Юрьевна. Поставка товаров в материалах возражения относится к разным линейкам продукции «Cosmoprofi», «SECRETnails», «Maestro nails» и «ZINA», a как указано в статье 1538 Кодекса «коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения;

- правообладатель считает, что знак «ZINA» используется ИП Зина А.Н. как средство индивидуализации своей очередной линейки продукции, а не как коммерческое обозначение, индивидуализирующее предприятие. Таким образом, право на коммерческое обозначение правообладателем товарного знака №895089 не нарушено. Данный подход отражен в Решениях ППС по товарным знакам «SWEETFILL» №678227, «SWEET FEEL» №673067 в части пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- ИП Зина А.Н. ссылается на статью 10 bis Парижской Конвенции «Недобросовестная конкуренция». Возможность оспаривания правовой охраны товарного знака в случае признания действий его правообладателя недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом предусмотрена пунктом 2 (6) статьи 1512 Кодекса. Роспатент и коллегия не обладают полномочиями для признания действий правообладателя злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией в отсутствие соответствующего акта антимонопольного органа;

- товарный знак «ZINA» по свидетельству №895089 используется на рынке обществом с ограниченной ответственностью «Станко-Групп Рус» (ОГРН 1156196075419) https://sgru.ru/category/pusja/ в отношении косметики и чистящих средств. Единственным учредителем данной компании является правообладатель товарного знака ИП Крупнов Павел Владимирович, что подтверждается приложенными к отзыву материалами.

На основании изложенного в отзыве правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого знака.

Лицом, подавшим возражение, корреспонденцией от 14.02.2024 был уточнен объем притязаний по оспариванию товарного знака по свидетельству №895089 только несоответствием оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части сходства товарного знака с коммерческим обозначением ИП Зина А.Н.

В дополнении к возражению указано следующее. Начало использования коммерческого обозначения «Zina» - июнь 2020 года. 21 февраля 2020 был приобретен домен zina.pro на имя Зина Андрея Николаевича, о чем свидетельствует справка от регистратора доменов Ru-Center (nic.ru). Произведенные затраты на рекламу за период 01.06.2020 - 31.12.2022 составили 408 700,62 руб., что подтверждается соответствующей справкой, сформированной программой мастер отчетов от Яндекс.Директ. Объемы реализации товаров: только через маркетплейс Вайлдберриз общая сумма продаж за период с июля 2020 г. по май 2022 г. составила 87 122 553,97 руб., что подтверждается бухгалтерской справкой от 21.09.2023 г.

Достоверность данных, приведенных в бухгалтерской справке, подтверждена нотариально заверенными отчетами о реализации из личного кабинета ИП Зина А.Н., направленными в палату по патентным спорам на бумажном носителе.

Объемы реализации товаров через маркетплейс OZON за период с июня 2021 г. по сентябрь 2023 подтверждены отчетами по Договору оферты для продавцов на платформе OZON № ИР-11386/20 от 09.04.2020, подписанными оператором ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур». Закон не устанавливает каких-либо требований к составу элементов имущественного комплекса для цели отнесения его к предприятию.

Данная правовая позиция нашла свое отражение в решении Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2018 по делу № СИП-297/2018, где сказано, что «В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором (абзац второй пункта 2 статьи 132 Кодекса). В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда № 1192/00 от 16.01.2001 указано: «Современная коммерческая практика показала, что при выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Кроме того, доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость». В Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2019 г. № А40-173311/18 сказано: «Доменное имя используется в сети Интернет для идентификации владельца информационного ресурса и ассоциируется у потребителя с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Учитывая, что информационная технология имеет определенную ценность и может быть предметом сделки, доменное имя, право его администрирования, следует квалифицировать как имущественное право, заключающееся в возможности лица, зарегистрировавшего доменное имя, разместить в сети Интернет информационный ресурс, доступ к которому осуществляется пользователем сети Интернет путем набора определенных символов, составляющих доменное имя. Доменное имя является средством индивидуализации, которое индивидуализирует информационный ресурс, размещенный под данным доменным именем. Помимо производства продукции с использованием принадлежащих ИП Зина А.Н. средств производства, он осуществляет свою деятельность, в частности, реализацию продукции, с использованием интернет-ресурсов. С учетом характера осуществляемой деятельности вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что ИП Зина А.Н. использует обозначение для индивидуализации своего предприятия, поскольку обладает имущественным правом на доменное имя, правами на товары, которыми он торгует, он использует не только производственное, но и иное оборудование, например, компьютер.

Документы на поставку оборудования, которые не попали в материалы дела, о чем было сообщено на заседании коллегии 07.12.2023, приложены к настоящим дополнениям.

Дополнительно по вопросу приобретения оборудования сообщается следующее. В начале производственной деятельности ИП Зина А.Н. технология производства включала расфасовку продукции в потребительскую тару и оклейку этикетками. С учетом того, что данные операции не являются технически сложными, они производились вручную с использованием самодельного оборудования, очевидно, что предоставить документы на приобретение такого оборудования не представляется возможным. Использование самодельного оборудования не запрещено действующим законодательством Российской Федерации. Де-факто наличие оборудования подтверждается объемами реализации продукции, изготовленной с использованием данного оборудования, которые только в 2020 г. составили более 7 000 000 руб. Яндекс Wordstat (см. https://wordstat.yandex.ru) позволяет оперативно оценить известность коммерческого обозначения простым, но эффективным способом путем отслеживания частоты его запроса в поисковой системе Яндекс, которая собирает огромное количество ежедневно обновляемых статистических данных по интересам аудитории. Яндекс Wordstat – сервис подбора слов или словосочетаний, позволяющий оценить их частотность (популярность) по регионам, неделям, месяцам и устройствам. Сервис помогает узнать ёмкость целевой аудитории, сезонность спроса, известность, как собственного бренда, так и бренда конкурентов; популярность товара/услуги по регионам и т.д. Функционал сервиса является бесплатным и доступен всем зарегистрированным пользователям Яндекс. Исследуем известность коммерческого обозначения «ZINA» с помощью сервиса Яндекс Wordstat. Так как ИП Зина А.Н. является производителем материалов для моделирования и дизайна ногтей, в частности различных гелей, то в качестве искомой фразы введем в поисковую строку запрос «гель ZINA» и нажмем кнопку «Подобрать». Статистика запросов на Яндексе, включающих словосочетание «гель ZINA», приведена на рис. 1 слева, а похожие запросы (справа) интереса не представляют. Под поисковой строкой расположены три кнопки, позволяющие посмотреть статистику в трех разрезах:

- «по словам» отражает частотность поиска словосочетания «гель ZINA» и других словосочетаний, в которые оно входит. Найденные варианты словосочетаний размещаются в порядке убывания популярности;

- «по регионам» отражает популярность поиска словосочетания в каждом регионе;

- «история запросов» позволяет посмотреть, как менялась популярность запроса «гель ZINA» с течением времени на протяжении последних 24 месяцев. Из результатов поиска видно, что информация о геле «ZINA» была показана пользователям Яндекса 514 раз в течение месяца.

Также лицом, подавшим возражение, выражена просьба принять во внимание общедоступную информацию, размещенную на канале YouTube и в сервисе tiktok, подтверждающую длительное и интенсивное использование коммерческого обозначения ZINA: 27 тыс. просмотров 2 года назад, https://www.youtube.com/watch?v=51e4bbZJaMg.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.04.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ZINA», выполненное стандартным шрифтом латинского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, а именно «абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блестки для ногтей; блестки для тела; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск обувной; воск портновский; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; глиттеры для ногтей; глянец-крахмал для стирки; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; краски для тела косметические; крахмал для стирки; крем для обуви; кремы для кожи; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы на основе эфирных масел для использования в ароматерапии; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; маски листовые для косметических целей; маски с паровым нагревом одноразовые, не для медицинских целей; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные для использования в ароматерапии; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыла; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; накладки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; наклейки для создания двойного века; ногти искусственные; одеколон; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; патчи для глаз гелевые косметические; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; повязки для восстановления ногтей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки антистатические для сушильных машин; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, предотвращающие окраску при стирке; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода стиральная для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; спреи охлаждающие для косметических целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания блеска белью; средства для ресниц косметические; средства для стирки; средства для ухода за кожей косметические; средства для чистки зубов; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства отбеливающие для стирки; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства туалетные; средства фитокосметические; таблетки для очистки кофемашин; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тоники для косметических целей; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; чай для ванн для косметических целей; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шампуни; шкурка стеклянная; штампы косметические, заполненные; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]».

Согласно возражению с учетом представленного 14.02.2024 уточнения оснований для оспаривания признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается в отношении всех товаров 03 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи со сходством до степени смешения в отношении однородных товаров с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета товарного знака.По мнению лица, подавшего возражение, коммерческое обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1539 Кодекса, доказательством чего служат представленные материалы и документы [1-24].

Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака или заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

1) наличие либо отсутствие у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;

2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения;

3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения;

4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса);

6) проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака или дату подачи возражения против предоставления товарному знаку правовой охраны – при наличии соответствующего довода.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что они не содержат никаких сведений о том, что лицо, подавшее возражение, является владельцем какого-либо предприятия (имущественного комплекса), производственного или коммерческого объекта со статусом юридического лица, для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение «ZINA/ », сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а также не дают возможности установить степень известности обозначения «ZINA» именно в статусе коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Коллегия отмечает, что представленные материалы касаются использования обозначения для индивидуализации товаров, а не предприятия по производству этих товаров, в связи с чем факт регистрации домена «zina.pro» для рекламы и продвижения своих товаров под спорным обозначением не являются основанием для вывода о возникновении у лица, подавшего возражение, права на коммерческое обозначение, поскольку материалы возражения не содержат доказательств наличия у данного лица предприятия – торгового и/или промышленного, для индивидуализации которого использовалось коммерческое обозначение, как это предусмотрено нормой статьи 1539 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Согласно пункту 2 статьи 132 Кодекса в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

В данном случае доказательства наличия имущественного комплекса, включающего, в частности, производственное или торговое помещение, принадлежащее лицу, подавшему возражение, на правах аренды или являющееся его собственностью, на котором размещена вывеска с наименованием предприятия, в возражении отсутствуют.

Что касается договоров [14], заключенных Зина Антониной Юрьевной и индивидуальным предпринимателем Зиной Андреем Николаевичем о передаче в безвозмездное временное пользование нежилыми помещениями, то согласно условиям договора эти помещения передаются от одной стороны к другой по акту сдачи-приемки, подписанному полномочными представителями сторон. Указанные акты сдачи-приемки помещений в возражении отсутствуют. Доказательств того, что по адресам, указанным в представленных договорах безвозмездного пользования, располагалось предприятие по производству товаров (гелей и гель-лаков) под вывеской , не представлено.

В отношении представленных фотографий [13], на которых изображены столы с какими-то изделиями белого цвета, коробки с товарами, сидящие и/или стоящие люди, стеллажи с коробками со знаком «Cosmoprofi», баночки с нанесенной на них маркировкой , а также какое-то оборудование и компьютер, что, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждает производство товаров, следует отметить, что указанные фотографии не позволяют установить, что это за помещения, по какому адресу они находятся, что в них происходит и когда эти фотографии были сделаны. Представленная фотография двери с вывеской [15] также не имеет даты, адреса и не содержит наименования вида предприятия (производственного, торгового или какого-то иного). Как указано на вывеске, за дверью находится индивидуальный предприниматель Зина Андрей Николаевич, а не предприятие этого лица – производственное, складское или торгово-производственное. Отсутствуют также сведения о том, когда эта вывеска была изготовлена и установлена. Копии трудовых договоров [12] не позволяют установить, на какое предприятие упомянутые в них работники были устроены.

Документы [5, 9] не имеют отношения к лицу, подавшему возражение. Часть документов не содержит обозначения , часть документов имеет дату, более позднюю, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака.

Что касается сведений об объемах продаж товаров под указанным обозначением, о затратах на рекламу, отчетов о рекламной кампании [2], представленных товарных накладных и платежных поручений [10], кассовых чеков [1], отчетов о реализации товаров по договору оферты для продавцов на платформе OZON, а также на сайте WILDBERRIES [7-8] и других аналогичных документов, то указанные документы либо не содержат обозначения «ZINA», либо относятся к использованию обозначения «ZINA» для индивидуализации товаров (например, полигель Zina Cover Pink, однофазный гель Zina Milky, камуфлирующий гель Zina Cover Dark), а не предприятия по производству этих товаров.

Таким образом, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение , является недоказанным, так как в материалах возражения отсутствуют фактические доказательства использования указанного коммерческого обозначения для индивидуализации принадлежащего лицу, подавшему возражение, имущественного комплекса – промышленного и/или торгового предприятия. В частности, не представлены сведения о наличии такого предприятия с указанием коммерческого обозначения на его вывеске, а также сведения об известности указанного коммерческого обозначения как средства индивидуализации этого предприятия в пределах определенной территории, как этого требует норма пункта 1 статьи 1539 Кодекса, причем эти сведения должны иметь более раннюю дату, нежели дата приоритета оспариваемого знака.

При этом следует отметить, что коммерческое обозначение является средством индивидуализации предприятия, а не товаров/услуг. Представленные документы в большинстве своем касаются именно товаров и не доказывают использования обозначения в качестве средства индивидуализации предприятия. По мнению лица, подавшего возражение, известность коммерческого обозначения «ZINA» подтверждается с помощью сервиса Яндекс Wordstat, отражающего статистику запросов на Яндексе, включающих словосочетание «гель ZINA», при этом информация о геле «ZINA» была показана пользователям Яндекса 514 раз в течение месяца. Как было указано выше, и в этом случае речь идет о товаре, а не о предприятии. Информация, размещенная на канале YouTube и в сервисе tiktok, подтверждающая, по мнению лица, подавшего возражение, длительное и интенсивное использование коммерческого обозначения «ZINA», также касается товара – геля «ZINA» и не доказывает известность предприятия. Сведений, подтверждающих известность предприятия с коммерческим обозначением «ZINA», материалы возражения не содержат.Таким образом, материалами возражения не доказано, что обозначение обладает признаками коммерческого обозначения согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса. Отсутствие указанных сведений не позволило коллегии прийти к выводу о наличии у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение, возникшего ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении ссылок лица, подавшего возражение, на судебные акты по делам №СИП-297/2018, №А40-173311, №1192/00, коллегия отмечает, что выводы судов, изложенные в указанных судебных актах, касаются других обозначений и иных обстоятельств дела.

Также в возражении приведены доводы о нарушении оспариваемой регистрацией положений статьи 10 bis Парижской конвенции, запрещающей всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Вместе с тем, как следует из разъяснений пункта 169 Постановления Пленума ВС РФ № 10 недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением исключительного права на средства индивидуализации, не допускается в силу статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции». Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда или антимонопольного органа, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса).

Таким образом, для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным по основанию, предусмотренному статьей 10 bis Парижской конвенции (статьей 14 Федерального закона «О защите конкуренции») в Роспатент должно быть представлено решение суда или антимонопольного органа, которыми установлены соответствующие обстоятельства.

Поскольку оценка обстоятельств, связанных с недобросовестной конкуренцией, не относится к компетенции Роспатента и акт уполномоченного органа с таким выводом в материалы дела не представлен, то у коллегии нет оснований для применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Представленное лицом, подавшим возражение, обращение на имя руководителя Роспатента, в основном повторяет доводы возражения, оценка которым была дана выше в мотивировочной части заключения. В отношении довода обращения, касающегося того, что словесный элемент «ZINA» является транслитерацией фамилии лица, подавшего возражение, Зины А.Н., и наличие государственной регистрации товарного знака по свидетельству № 895089 будет постоянно вводить потребителя в заблуждение и создавать угрозу смешения в отношении производителя однородных товаров и/или услуг, коллегия считает необходимым отметить, что материалы возражения не содержат доказательств того, что потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров в силу возникновения (и сохранения) ассоциаций оспариваемого товарного знака исключительно с ИП Зиной А.Н. и ни с кем иным, включая правообладателя. И, кроме того, как было указано выше, основания для оспаривания товарного знака по свидетельству №895089 были уточнены лицом, подавшим возражение, только пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в части коммерческого обозначения.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.06.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 895089.