Обозначение по заявке № 2006737431/50 с приоритетом от 22.12.2006 заявлено на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГЕЛМАГ ШУЗ», Москва (далее – заявитель), в отношении товаров/услуг 25, 35 классов МКТУ.
Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой выполненное шрифтом в латинице вымышленное слово «ELMAR» (транслитерация – «элмар»).
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы заявленного обозначения. При подготовке заключения экспертиза руководствовалась положениями пункта 6 (2) статьи 1483 части четвертой Кодекса.
Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:
- со словесным товарным знаком «EL-MART» по свидетельству №206548 (приоритет от 25.07.2000г.), зарегистрированным на имя компании ЭЛЬДОРАДА ЛАЙСЕНСИНГ ЛИМИТЕД в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ и однородных услуг 35 класса МКТУ [1]; 2 - со словесным товарным знаком «ELMAR» по свидетельству №190024 (приоритет от 23.03.1999г.), зарегистрированным на имя ООО «Фояс» в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам по 35 классу МКТУ [2].
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.08.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 14.05.2008 по следующим причинам:
- заявитель полностью согласен с фонетическим сходством заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «ELMAR» по свидетельству №190024, не усматривая при этом однородности услуг 35 и 42 классов МКТУ;
- заявитель не согласен со сходством заявленного обозначения с товарным знаком «EL-MART» по свидетельству №206548, поскольку наличие буквы «Т» в противопоставленном знаке придает ему совершенно иное звучание и четко произносится в конце слова;
- по смысловому значению противопоставленный знак и заявленное обозначение различны: заявленное слово «ELMAR» является в транслитерацией буквами латинского алфавита имени генерального директора фирмы-заявителя, а знак «EL-MART» состоит из двух частей, которые означают EL – начальные буквы от названия фирмы ЭЛЬДОРАДО, слово MART означает ярмарка, рынок, и др.;
- графически сравниваемые знаки также различны, весьма существенным является то, что противопоставленный товарный знак «EL-MART» состоит из двух слов.
На основании изложенных доводов в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента по заявке № 2006737431/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.
С учетом даты приоритета (22.12.2006) заявки № 2006737431/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, 3 № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.
Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.
Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.
4 Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).
При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.
Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «ELMAR», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.
Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированного за №206548 на имя иного лица товарного знака «EL-MART» для однородных товаров и услуг.
Однородность товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ обозначения по заявке №2006737431/50 и противопоставленного знака [1] заявителем в возражении не оспаривается.
Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «EL-MART», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака действует, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.
Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что сопоставляемые 5 обозначения «ELMAR» и «EL-MART» содержат пять тождественных звуков/букв, расположенных в том же порядке, за исключением звука «Т».
Наличие указанного звука в конце слова не является существенным для вывода о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков, учитывая одинаковую структуру сравниваемых слов.
Графическое сходство обозначений выявлено на основании совпадения графического написания, вида используемых шрифтов, расположения букв по отношению друг к другу (строчное), совпадения алфавита и используемого цветового сочетания. Совпадение перечисленных выше признаков создает одинаковое общее зрительное впечатление при сравнении знаков.
Отсутствие сведений (например, из общедоступных источников информации) о семантическом значении у сравниваемых обозначений не позволяет провести сравнительный анализ по смысловому фактору сходства.
Анализ сопоставляемых обозначений с учетом однородности товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение «ELMAR» является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «EL-MART» и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.
Сосуществование заявленного обозначения и указанного выше товарного знака, содержащих почти тождественные словесные элементы, и предназначенных для индивидуализации одного и того же рода товаров и услуг, может привести к смешению правообладателей потребителями в хозяйственном обороте.
Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона снимает необходимость проведения анализа на сходство до степени смешения с другим товарным знаком [2], правомерно приведенным в заключении экспертизы, срок действия правовой охраны которого истек 23.03.2009г., т.е. до даты рассмотрения настоящего возражения.
При указанных обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения Роспатента.