Оспариваемый товарный знак по заявке № 2014801138, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2014, зарегистрирован 24.03.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 569057 на имя Хоменко Валерия Григорьевича, Республика Крым, г. Ялта (далее – правообладатель), в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, путем признания действия исключительного права на товарный знак, удостоверенного свидетельством Украины №124734 с приоритетом от 02.03.2009, на территории Российской Федерации.

В возражении, поступившем 28.09.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 569057 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 10 статьи 1483 Кодекса (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 35-ФЗ, вступившими в силу с 1 октября 2014г).

Доводы возражения сводятся к следующему.

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «PALL MALL», охраняемым в Российской Федерации согласно регистрации №196950[1], а также с товарными знаками со словесным элементом «PALL MALL», охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров по свидетельствам №№190840[2], 14324[3], 204011[4], 305885[5], 223768[6], 226317[7], 375681[8], 386452[9], 385248[10], 398403[11], 385250[12], 385249[13], 398498[14], 421268[15], 421393[16], 421953[17], 421394[18], 408593[19], 408594[20], 408595[21], 414652[22], 414653[23], 430798[24];

- геральдический элемент, включенный в оспариваемый товарный знак, является сходным до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками, также включающими геральдический элемент;

- включенные в геральдический элемент оспариваемого товарного знака словесные элементы «IN НОС SIGNO FELICES» являются сходными до степени смешения со словесными элементами «IN НОС SIGNO VINCES», а словесные элементы геральдического элемента оспариваемого товарного знака «PER ASPERA AD ASTRA» тождественны словесным элементам «PER ASPERA AD ASTRA», включенным в геральдические элементы вышеуказанных противопоставляемых товарных знаков, охраняемыми в Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство товарных знаков «PALL MALL» и словесного элемента «PALMS» обусловлено совпадением четырех из шести звуков по фонетическому критерию сходства, при этом совпадающие звуки тождественно расположены в начале слов, а графическое сходство обусловлено графическим совпадением четырех из пяти букв. Сходство словесно-графического геральдического элемента оспариваемого товарного знака с противопоставленными средствами индивидуализации лица, подавшего возражение, усиливается их сходством со словесно-графическими элементами вышеуказанных товарных знаков [2] – [4], [6], [7], что обусловлено сходством словесных элементов, совпадением внешней формы и отдельных присутствующих изобразительных элементов.

Резюмируя изложенное, лицо, подавшее возражение, полагает, что «…в оспариваемом товарном знаке не один, а практически все элементы являются сходными до степени смешения с охраняемыми товарными знаками лица, подавшего возражение…», и просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 569057 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №569057 в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением, однако отзыва не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.12.2014) поступления заявки №2014801138 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №569057 включает в себя упомянутый Кодекс с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 35-ФЗ, вступившими в силу с 1 октября 2014г., и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение , выполненное в виде этикетки, включающей геральдический элемент, под которым расположен словесный элемент «PALMS», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, под которым размещены элементы «20 FILTER CIGARETTES», выполненные шрифтом меньшего размера.

Товарный знак охраняется в темно-красном, белом, золотом, синем цветовом сочетании в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигареты с заменителем табака, кроме лекарственных, папиросы; сигареты (с фильтром); сигареты».

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку лицо, подавшее возражение, ссылается на сходство его словесного элемента «PALMS» со словесным товарным знаком «PALL MALL» по свидетельству № 196950 и с комбинированными товарными знаками [2] – [24], включающими словесные элементы «PALL MALL», а также на сходство геральдического словесно-изобразительного элемента с комбинированными товарными знаками, включающими сходные геральдические словесно-изобразительные элементы, которые ранее были зарегистрированы на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Анализ товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки [1] – [24], показал их однородность, поскольку они относятся к одной родовой и видовой группе товаров.

Исключительное право на товарный знак по свидетельству №569057 было получено путем признания его Российской Федерацией в связи с присоединением Республики Крым. Такое волеизъявление государства было закреплено в соответствующих нормативных актах.

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. №189-ФЗ в статью 13.1 Федерального закона №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) внесены изменения, согласно которым предоставление правовой охраны товарному знаку в порядке, предусмотренном настоящей статьей, не может быть оспорено и признано недействительным по причине его несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В настоящем же возражении предоставление правовой охраны товарному знаку оспаривается по пункту 10 статьи 1483 Кодекса, согласно которому сравнению подлежат отдельные элементы оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1] – [24] в целом, которые относятся к средствам индивидуализации лица, подавшего возражение.

Сравнительный анализ словесного элемента «PALMS» со словесным товарным знаком «PALL MALL» по свидетельству №196950[1], выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, показал следующее.

Несмотря на совпадение четырех букв (P, A, L, M) в целом сравниваемые словесные элементы различаются общим количеством букв (5 букв – 8 букв) и слов, так как противопоставленный товарный знак содержит два слова, образующих словосочетание. Словесные элементы содержат также разный набор звуков [p a: m s] – [p æ l m æ l], что определяет отсутствие фонетического вхождения одного словесного элемента в другое. В целом указанные различия обуславливают отсутствие фонетического сходства между сравниваемыми элементами.

Сравниваемые словесные элементы также обладают семантическими различиями, поскольку слово PALMS является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «ладони, лапы, пальмы», а словосочетание PALL MALL может восприниматься как название старинной игры в шары «pall-mall» или словосочетание, образованное лексическими единицами PALL (покров, мантия, облачение, завеса, пелена) и MALL (место для гуляния, аллея) (см. Новый Англо-русский словарь, М., «Русский язык», 1996), т.е. в них заложены различные понятия и идеи.

Сравниваемые словесные элементы различаются визуальной длиной, поскольку словосочетание PALL MALL состоит из двух слов, в отличие от одного слова PALMS, который выполнен белыми буквами на красном фоне, что определяет в целом разное визуальное восприятие этих элементов.

С учетом указанных различий коллегия делает вывод об отсутствии сходства до степени смешения между словесным элементом «PALMS» и словесным товарным знаком «PALL MALL», поскольку они не ассоциируются друг с другом в целом.

Противопоставленные комбинированные товарные знаки [2] – [24] в целом также не могут рассматриваться как сходные с отдельными элементами оспариваемого товарного знака (со словесным элементом «PALMS» или с геральдическим словесно-изобразительным элементом), поскольку каждый из них состоит из комбинации словесных и изобразительных элементов с использованием различной цветовой гаммы, образующих сложную композицию, доминирующее положение в которой занимает словесный элемент «PALL MALL».

Коллегия полагает некорректным сравнение отдельных элементов противопоставленных товарных знаков с элементами оспариваемого товарного знака.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак включает в себя в качестве элементов обозначения, сходные до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, относящимся к средствам индивидуализации лица, подавшего возражение.

Изложенное свидетельствует о том, что довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса следует признать неубедительным.

Учитывая вышеизложенное,

коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.09.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 569057.