Заявителем обозначения по заявке №2004714453/50 с приоритетом от 24.06.2004 является Общество с ограниченной ответственностью «Техпромкомплект», Россия.
Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, в центре которого расположено выполненное в оригинальной графической манере изображение бокала, заполненного жидкостью оранжевого цвета с белыми пузырьками. Над бокалом выполнен заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «SHAKEIT», представляющий собой изобретенное слово, не имеющее смыслового значения. Вся композиция расположена на фоне вертикально ориентированного мазка желтого цвета, выполненного по центру. Товарный знак заявлен в отношении товаров 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ, приведенных в перечне.
Экспертизой принято решение от 21.07.2005 о регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении услуг 43 класса МКТУ. В отношении товаров заявленного перечня отказано в регистрации по мотивам несоответствия обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, введенного в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон).
Указанное обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам №№262427 и 281715, зарегистрированными на имя Товарыство з обмэжэною видповидальнистю «Чаросвит», Украина для однородных товаров 32, 33 классов [1, 2].
Заявитель в своем возражении от 11.01.2006 просит изменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, в том числе, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.
Доводы возражения сводятся к следующему:
― форма сечения рюмок ― это наиболее слабый признак сравниваемых обозначений, поскольку он вытекает из функционального назначения рюмки (бокала);
― кроме того, изображение бокалов традиционной формы используется во множестве товарных знаков, зарегистрированных на разных производителей;
― вместе с тем, следует отметить, что в сравниваемых знаках имеет место разная манера изображения контуров бокала: невозможно спутать расплывчатое пятнообразное изображение бокала в противопоставленных знаках и легкие тонкие штрихи в заявленном обозначении;
― таким образом, имеет место не «расхождение отдельных элементов в знаках», как утверждает экспертиза, а «различный характер изображений»;
― неправомерно указание на зрительное сходство словесных элементов, поскольку в заявленном комбинированном обозначении воспроизведен словесный элемент, являющийся товарным знаком заявителя с приоритетом более ранним, чем приоритет знака [2];
― длительное применение заявленного обозначения в качестве товарного знака на товарах заявителя привело к приобретению обозначением дополнительной различительной способности и появлению устойчивой ассоциативной связи таких товаров с заявителем.
В заключение заявителем изложена просьба изменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 25.06.2004 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (а - в) Правил.
Согласно пункту 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.
При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которых они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой выполненное в оригинальной графической манере изображение бокала, заполненного жидкостью оранжевого цвета с белыми пузырьками. Над бокалом выполнен заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «SHAKEIT», представляющий собой изобретенное слово, не имеющее смыслового значения. Вся композиция расположена на фоне вертикально ориентированного мазка желтого цвета, выполненного по центру.
Противопоставленные экспертизой товарные знаки [1, 2] зарегистрированы в отношении, в том числе, товаров 32 и 33 классов МКТУ, являющихся однородными заявленному перечню, из чего следует необходимость учета указанных знаков при анализе на тождество и сходство. В основу этих знаков положено изображение рюмки, выполненное грубыми неаккуратными мазками. В товарном знаке [2], представляющем собой этикетку, данное изображение занимает доминирующее положение. Этикетка также содержит целый ряд словесных элементов, из которых только слово «SHAKE» отнесено экспертизой к фантазийным, т. е. не носящим описательный характер элементам.
Следует отметить, что в товарных знаках, предназначенных для маркировки алкогольных напитков, часто используется изображение рюмки как одного из символов винодельческой и ликеро-водочной промышленности (см., например, товарные знаки по свидетельствам №№145968, 154485, 170788, 179262, 181316, 203022, 203113, 220292, 248616, 269141). В силу этого, при восприятии такого рода товарных знаков определяющим становится характер изображения рюмки и наличие иных элементов, в совокупности с которыми знак в целом способен индивидуализировать производителя.
В заявленном обозначении рюмка выполнена в характерной манере ― ее контур выполнен несколькими несовпадающими карандашными линиями так, что в целом она производит впечатление, с одной стороны, как объемный предмет (сосуд для напитков), а, с другой стороны, как изящный легкий бокал. Данная манера сильно отличается от манеры исполнения рюмки противопоставленных товарных знаков ― здесь имеет место плоское схематичное изображение, выполненное как бы мазками широкой кистью. Указанное, а также наличие в заявленном обозначении яркого оранжевого треугольника с белыми кружками, имитирующего наполненность бокала, и иная, нежели в противопоставленных знаках, цветовая гамма дают основания считать различным общее зрительное впечатление, производимое при восприятии сравниваемых знаков.
По мнению Палаты по патентным спорам, на различное зрительное впечатление оказывает также влияние присутствующие в знаках словесные элементы. В товарном знаке [2] имеет место значимое слово «SHAKE» (в переводе с английского языка ― трясти), которое в сочетании с рядом стоящим словом «cocktails» (коктейли) однозначно воспримется как «сбивать, смешивать коктейли».
В заявленном обозначении присутствует фантазийное слово «SHAKEIT», не сходное с противопоставленным ни фонетически, ни семантически.
Таким образом, основания считать заявленное обозначение противоречащим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, в том числе, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, отсутствуют.