Регистрация товарного знака «
» по свидетельству №1081007 с приоритетом от 14.06.2024 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.01.2025 по заявке №2024765552. Правообладателем товарного знака по свидетельству №1081007 является Шиляев К.А., Москва (далее - правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ.
В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.05.2025, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1081007 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.
Доводы возражения сводятся к следующему:
- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на товарные знаки «
», «
», «
» по свидетельствам №№135795, 348355, 523401 с более ранними датами приоритета в отношении товаров 03 класса МКТУ;
- оспариваемый товарный знак не является устойчивым словосочетанием, значение которого не совпадает со значениями составляющих его слов, и не формирует в сознании даже владеющего английским языком потребителя какого-то определенного образа, отличного от того, который возникает при восприятии составляющих его слов (ссылки на словарные источники в отношении смыслового значения оспариваемого обозначения приведены в приложении №9);
- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «SECRET» расположен в начальной части, обращает внимание на себя, в связи с чем данный элемент должен учитываться при сравнении данного обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№135795, 348355, 523401 на предмет наличия или отсутствия между ними сходства до степени смешения;
- основной индивидуализирующий элемент «SECRET» противопоставленных регистраций фонетически и семантически (является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «секрет» (https://wooordhunt.ru/word/secret) входит в состав оспариваемого товарного знака, что свидетельствует об их ассоциировании друг с другом;
- сравниваемые обозначения содержат словесные элементы, выполненные буквами латинского алфавита, что сближает их по визуальному критерию сходства;
- соответственно, лицо, подавшее возражение, полагает, что противопоставленные друг другу обозначения являются сходными до степени смешения;
- как неоднократно отмечал Суд по интеллектуальным правам, при вхождении одного товарного знака в состав другого товарного знака исключается вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений (см. Постановления Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2022 по делу №А14-19010/2020; от 22.10.2020 по делу №А65-31825/2019; от 30.10.2019 по делу №А40-315852/2018; от 20.09.2019 по делу №А66-12232/2018);
- товары 03 класса МКТУ «антиперспиранты [туалетные принадлежности]; дезодоранты для людей или для животных; камни квасцовые [вяжущие средства]; мыла дезодорирующие; мыла против потения; мыла против потения ног; препараты для спринцевания в целях личной гигиены или дезодорации [туалетные принадлежности]; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 03 класса МКТУ «мыла, дезодоранты для личного пользования; средства против потения и дезодоранты, дезодоранты и антиперспиранты для личного пользования; спреи для тела» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№135795, 348355, 523401, так как сравниваемые товары относятся к препаратам парфюмерно-косметическим для гигиенических целей, а также к мылу, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;
- лицо, подавшее возражение, является одним из лидеров мирового рынка потребительских товаров и крупнейшим в мире рекламодателем с представительствами в 70 странах. Продукция компании «Дзе Проктер энд Гэмбл Компани», США, продается в 180 странах. Лицо, подавшее возражение присутствует в России уже более 30 лет (более подробно про историю компании описано в приложении №2 к возражению);
- противопоставленные товарные знаки относятся к женским дезодорантам-антиперспирантам, впервые выпущенным на рынок в США в 1956 году;
- в России продукция, маркированная брендом «SECRET» появилась в начале 2000-х годов и быстро получила известность благодаря рекламным кампаниям на телевидении и запоминающимся рекламным слоганам («Защитил бы даже мужчину, но создан специально для женщин!», «Secret. Верный секрет женских побед!»);
- лицо, подавшее возражение, прикладывает к возражению документы о своей деятельности (приложения №№4, 6) и полагает, что потребитель может быть введен в заблуждение в отношении изготовителя оспариваемых товаров 03 класса МКТУ (перечень приведен по тексту заключения выше), так как он связывает дезодоранты под обозначением «SECRET» именно с лицом, подавшим возражение;
- несмотря на непростую экономическую ситуацию, сложившуюся в современном мире, лицо, подавшее возражение продолжает реализовывать свою продукцию на территории России (приложение №4) через своих аффилированных лиц (приложение №5).
На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №1081007 недействительной в отношении товаров 03 класса МКТУ «антиперспиранты [туалетные принадлежности]; дезодоранты для людей или для животных; камни квасцовые [вяжущие средства]; мыла дезодорирующие; мыла против потения; мыла против потения ног; препараты для спринцевания в целях личной гигиены или дезодорации [туалетные принадлежности]; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта» на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.
К возражению были приложены следующие материалы:
1. Сведения о товарных знаках по свидетельствам №№135795, 348355, 523401;
2. Сведения о лице, подавшем возражение;
3. Сведения о продукции бренда «SECRET»;
4. Сведения о присутствии в продаже продукции бренда «SECRET»;
5. Перечень дочерних компаний лица, подавшего возражение;
6. Выдержки из финансовых отчетов;
7. Информация о понятии «словосочетание» в русском языке;
8. Отчет АНО Левада-Центр о знании россиянами иностранных языков;
9. Ссылки на словарные источники в отношении смыслового значения обозначения «SECRET VENUE»;
10. Копия претензионного письма лица, подавшего возражения в адрес правообладателя оспариваемого товарного знака.
Правообладателем 18.07.2025 был направлен отзыв по мотивам возражения, поступившего 22.05.2025, доводы которого сводились к следующему:
- правообладатель полагает, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, так как они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства;
- оспариваемый товарный знак прочитывается как [СИКРЕТ ВЕНЬЮ], в то время как противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№135795, 348355, 523401 имеют звучание [СИКРЕТ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;
- противопоставленные друг другу товарные элементы содержат словесные элементы, выполненные различными шрифтами, что свидетельствует об их визуальных отличиях;
- оспариваемый товарный знак представляет собой устойчивое словосочетание и переводится с английского языка на русский как «секретное место», в то время как противопоставленные знаки переводятся на русский язык как «секрет», что различает сравниваемые обозначения по семантическому признаку сходства;
- при оценке сходства обозначения с охраняемым словесным товарным знаком другого лица должно приниматься во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части.
На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1081007.
В случае если коллегия сочтёт доводы правообладателя недостаточными, он просит исключить из объема правовой охраны оспариваемого товарного знака товары 03 класса МКТУ, приведенные в просительной части возражения от 22.05.2025.
Лицом, подавшим возражение, 01.08.2025 были направлены дополнения к возражению от 22.05.2025, в которых оно отмечало следующее:
- словесное обозначение «SECRET VENUE», несмотря на наличие у него семантического значения в переводе с английского языка, не является устойчивым словосочетанием, и каких-либо доказательств обратного правообладателем не представлено;
- как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и иные обстоятельства, в том числе, длительность и объем использования товарного знака правообладателем, степень известности, узнаваемости товарного знака, наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом;
- принадлежащие лицу, подавшему возражение, противопоставленные товарные знаки являются серией и обладают высокой различительной способностью для товаров дезодоранты и антиперсперанты, что усиливает вероятность смешения сравниваемых товаров 03 класса МКТУ в гражданском обороте;
- ранее экспертиза неоднократно признавала наличие сходства до степени смешения между серией товарных знаков лица, подавшего возражения, и обозначениями, состоящими из нескольких слов, включающими данный словесный элемент, включая комбинированное обозначение «SECRET LINE» по заявке №2023708211 и словесное обозначение «SecretDay» по заявке №2024840433 (приложение №11);
- лицо, подавшее возражение, хотело бы дополнительно пояснить, почему оно считает, что товары 03 класса МКТУ «камни квасцовые [вяжущие средства]» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 03 класса МКТУ «дезодоранты для личного пользования; средства против потения и дезодоранты, дезодоранты и антиперспиранты для личного пользования» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№135795, 348355, 523401, так как камни квасцовые часто входят в компонентный состав дезодорантов (приложение №12).
К дополнениям лицом, подавшим возражение, были приложены дополнительные документы, а именно:
11. Копии уведомлений экспертизы по заявкам №№2023708211, 2024840433;
12. Информация о применении квасцовых камней в качестве дезодорантов и антиперсперантов.
Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.
С учетом даты приоритета (14.06.2024) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №1081007 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).
В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.
В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.
В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:
1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.
В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.
При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.
Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.
Оспариваемый товарный знак по свидетельству №1081007 представляет собой комбинированное обозначение «», выполненное жирным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ.
Лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на товарные знаки «», «», «» по свидетельствам №№135795, 348355, 523401 с более ранними датами приоритета, которые, по его мнению, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №1081007 и зарегистрированы в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.
Кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак может вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 03 класса МКТУ.
Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1081007 по основаниям, указанным в пунктах 3, 6 статьи 1483 Кодекса.
При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.
Противопоставленные товарные знаки «», «», «» по свидетельствам №№135795 [1], 348355 [2], 523401 [3] принадлежат одному лицу (компанией «Дзе Проктер энд Гэмбл Компани», Соединенные Штаты Америки), представляют собой словесное и комбинированные обозначения соответственно. При этом данные товарные знаки представляют собой серию товарных знаков, основным индивидуализирующим элементом которых является словесный элемент «SECRET», который выполнен крупным шрифтом в различных частях знаков и является основой для их вариации. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.
Коллегия указывает, что оспариваемый товарный знак «» включает в себя лексические единицы английского языка и переводится на русский язык как «секретное место» (приложение №9).
При этом, обозначение «SECRET VENUE» не является устойчивым словосочетанием, иного правообладателем не было доказано.
В оспариваемой регистрации словесный элемент «SECRET» расположен в начальной части, обращает внимание на себя, в связи с чем данный элемент должен учитываться при сравнении данного обозначения с противопоставленными обозначениями [1-3] на предмет наличия или отсутствия между ними сходства до степени смешения.
В отношении словесного элемента «VENUE» оспариваемой регистрации коллегия обращает внимание на то, что данная лексическая единица английского языка не знакома среднему российскому потребителю (в отличии от слова «SECRET», который созвучен слову «секрет» на русском языке).
Основной индивидуализирующий элемент «SECRET» противопоставленных регистраций [1-3] фонетически и семантически (является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «секрет, секретный» (https://wooordhunt.ru/word/secret) входит в состав оспариваемого товарного знака, что свидетельствует об их ассоциировании друг с другом.
Визуально оспариваемое обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1-3], так как и само оспариваемое обозначение, и указанные противопоставленные знаки [1-3] выполнены буквами латинского алфавита.
В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.
Как было отмечено решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 «наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется.
Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 №300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу №СИП-137/2018 и многих других».
Кроме того, коллегией приняты во внимание наличие у компании Дзе Проктер энд Гэмбл Компани», Соединенные Штаты Америки, серии товарных знаков, объединенной общим словесным элементом «SECRET», а также известность и репутация правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3] в области производства товаров для гигиены, маркированных обозначением «SECRET» (приложения №2, №3), что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 03 класса МКТУ одному лицу - правообладателю «старшего» права противопоставленных знаков. Учет таких обстоятельств предусмотрен пунктом 162 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации».
Анализ однородности товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №1081007, и товаров 03 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1- 3] показал следующее.
Товары 03 класса МКТУ «антиперспиранты [туалетные принадлежности]; дезодоранты для людей или для животных; камни квасцовые [вяжущие средства]; мыла дезодорирующие; мыла против потения; мыла против потения ног; препараты для спринцевания в целях личной гигиены или дезодорации [туалетные принадлежности]; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 03 класса МКТУ «мыла, дезодоранты для личного пользования; средства против потения и дезодоранты, дезодоранты и антиперспиранты для личного пользования; спреи для тела» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам [1-3], так как сравниваемые товары относятся к препаратам парфюмерно-косметическим для гигиенических целей, а также к мылу, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.
Однородность товаров правообладателем в отзыве от 18.07.2025 не оспаривалась.
С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №1081007 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать в полном объёме заявленных требований.
Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 03 класса МКТУ, то необходимо отметить следующее.
Согласно сложившейся правовой позиции суда, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением, в целом, не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.
Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара/лица, оказывающего услуги.
С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.
Коллегия указывает, что представленные лицом, подавшим возражение, сведения о присутствии в продаже продукции бренда «SECRET» (приложение №4) содержат в себе ознакомительную информацию о нахождении товаров лица, подавшего возражения, на российском рынке (предложения к продаже), однако, из данных материалов невозможно установить, с какого момента данная продукция была доступна российскому потребителю.
Приложенные к возражению выдержки из финансовых отчетов (приложение №6) не содержат сведений о том, какая продукция ввозилась на территорию Российской Федерации.
Вниманию коллегии не были представлены сведения об объемах продаж товаров, маркированных обозначением «SECRET», о длительности использования обозначения «SECRET» для маркировки товаров 03 класса МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных данным обозначением, о степени информированности потребителей об обозначении «SECRET», включая результаты социологических опросов.
Таким образом, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «SECRET» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться ассоциация между рассматриваемым обозначением «SECRET» и лицом, подавшим возражение, или вообще с каким-либо конкретным производителем.
