Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2016731062, поданной 23.08.2016, зарегистрирован 23.11.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 636707 на ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 05.04.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лиц, его подавших, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 636707 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «» по свидетельству №636707 сходен до степени смешения с зарегистрированным ранее товарным знаком «» по свидетельству №607320, правообладателем которого в настоящее время является ООО «Торг Сити»;

- в результате сравнительного анализа товарных знаков по свидетельствам №636707 и №607320 очевидно их сходство по графическому признаку на основе совпадения внешней формы, пространственного расположения основных графических блоков (внешний, внутренние прямоугольники) и отдельных элементов, цветового сочетания. Сравниваемые знаки имеют сходное визуальное восприятие;

- товарный знак по свидетельству № 636707 воспроизводит прямоугольную форму с закругленными углами, сходную с прямоугольной формой товарного знака по свидетельству №607320. Таким образом, сравниваемые товарные знаки обладают общими графическими признаками, которые формируют их основной зрительный образ;

- пространственное расположение внутренних линий, границ товарного знака по свидетельству №636707 сходно с расположением границ и линий товарного знака №607320;

- в товарных знаках по свидетельствам №636707 и №607320 используется одинаковое цветовое сочетание синих рамок и внутренней области желтого цвета;

- изобразительный элемент оспариваемого знака имеет доминирующее значение и именно на него обращается первое внимание потребителя. Графическое оформление товарного знака по свидетельству №636707 пространственно доминирует и при рассмотрении на отдаленном расстоянии словесные элементы становятся неразличимыми, а основную различительную функцию выполняет именно изобразительный элемент. Таким образом, основным (сильным) элементом, по которому знак и, как следствие, товары и их производители идентифицируется потребителем, является изобразительный элемент, поскольку он занимает доминирующее положение, и является наиболее запоминаемым;

- сходство сочетаний цветов и тонов изобразительных и объемных обозначений может рассматриваться в качестве признака сходства. В некоторых случаях этот признак может быть основным, например, когда цвет (сочетание цветов) является фоном, на котором расположены другие элементы обозначения, или когда совокупность цветов составляет основу его композиции;

- наличие дополнительных слов и цифр в товарном знаке по свидетельству №636707 не приводит к выводу о его несходстве с товарным знаком по свидетельству №607320, поскольку большинство словесных элементов являются неохраняемыми («провансаль», «майонез», «72%»);

- наличие в товарном знаке № 636707 словесного элемента «Провансаль» обуславливает вывод о его смысловом сходстве с товарным знаком № 607320;

- товары 30 класса МКТУ сравниваемых знаков идентичны;

- товары, производимые под сходными сравниваемыми знаками ООО «Торг Сити», ООО Компания «Грасп» и правообладателем, реализуется в одних и тех же магазинах на соседних полках.

- в Арбитражном суде Хабаровского края было рассмотрено дело № А73- 18266/2018 по иску ООО Компания «ГРАСП» (прежний правообладатель товарного знака по свидетельству №607320), третье лицо - ООО «ТоргСити». Судом было установлено незаконное использование ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский» товарного знака «Золотой», принадлежащего и ООО «ТоргСити» и ООО Компания «ГРАСП», в том числе, при наличии зарегистрированного товарного знака №636707, в котором при маркировке продукции словесный элемент «Мировой» был заменен на «Золотой». Решение не было обжаловано ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский» и вступило в законную силу 09.02.2019.

На основании изложенного лицами, подавшими возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №636707 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов с возражением были представлены следующие материалы:

1. Свидетельство о государственной регистрации ООО «ТоргСити»;

2. Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «ТоргСити»;

3. Решение о назначении генерального директора ООО «ТоргСити»;

4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТоргСити»;

5. Устав ООО «ТоргСити»;

6. Доверенность ООО «ТоргСити» на Коваль Α.Α.;

7. Свидетельство о государственной регистрации ООО Компания «ГРАСП»;

8. Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО Компания «ГРАСП»;

9. Решение о назначении генерального директора ООО Компания «ГРАСП»;

10. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО Компания «ГРАСП»;

11. Устав ООО Компания «ГРАСП»;

12. Доверенность ООО Компания «ГРАСП» на Коваль А.А.;

13. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский»;

14. Распечатка товарного знака по свидетельству № 607320;

15. Изменение к товарному знаку по свидетельству № 607320;

16. Претензия № 13 от 27.07.2018;

17. Экспертное заключение патентного поверенного РФ Вострикова Ю.И.;

18. Распечатка сведений из открытого реестра Роспатента в отношении товарного знака № 636707;

19. Заключение ООО «Патентное агентство» от 07.08.2018;

20. Решение Арбитражного суда Хабаровского края по делу № А73-

18266/2018.

Правообладатель оспариваемого товарного знака 24.06.2019 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- товарные знаки по свидетельствам №636707 и №607320 не являются сходными до степени смешения;

- ООО «МЖК «Хабаровский» использовало графические элементы в виде желтого фона в синей окантовке, широкую красную линию, расположенную по диагонали, задолго до даты приоритета противопоставленного товарного знака по свидетельству № 607320, правообладателем которого является ООО «Торг Сити»;

- сама этикетка продукции была разработана как минимум в 2000-х годах и изначально использовалась ОАО Масложиркомбинат «Хабаровский», то есть аффилированной с правообладателем компанией, которая была ликвидирована в 2016 году;

- ОАО Масложиркомбинат «Хабаровский» в 2007 году пыталось зарегистрировать упомянутую этикетку в качестве товарного знака (с дополнительными отличающими элементами, которые позднее были зарегистрированы как самостоятельные товарные знаки), но получило отказ в регистрации товарного знака в связи с существованием словесного товарного знака «ЗОЛОТОЙ», зарегистрированного для товаров 30 класса МКТУ и принадлежащего третьему лицу;

- в 2015 году ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский» подало заявку №2015712951 на регистрацию товарного знака, содержащую желтый, синий и красный графические элементы. По заявке был вынесен отказ, так как ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский» также не сумел своевременно урегулировать вопрос со словесным элементом «ЗОЛОТОЙ», входящим в состав противопоставленного знака, принадлежащего третьему лицу;

- как минимум с 2000-х годов на территории Хабаровского, Приморского, Камчатского краев, Новосибирска, Еврейской автономной области, Амурской области, Магаданской и Сахалинской области уже существовали похожие этикетки, принадлежащие разным производителям майонеза и имеющие в своем составе тождественные и/или похожие желтый, красный и синие графические элементы, например, майонез «Лука», производителя ООО «Лука» (Новосибирск), майонез «Оттоги» производителя «Оттоги Корпорейшн» (Республика Корея), майонез ОАО «Масложиркомбинат «Хабаровский», майонез ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский»;

- по сохранившимся бухгалтерским данным с 2009 года по настоящее время объем ежегодного производства майонеза ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский» с указанными желтым, синим и красным графическими элементами в среднем составляет около 300 тонн. Ежегодная выручка в среднем составляет около 28000000 рублей;

- таким образом, на протяжении около 20 лет сосуществует майонез, выпускаемый различными производителями, и маркируемый этикетками, включающими желтый, синий и красный графические элементы. В связи с изложенным, на дату приоритета оспариваемого знака графические элементы в виде желтого фона в синей рамке с закругленными углами, широкой красной линии, расположенной по диагонали, и опоясывающими сверху и снизу синими линиями утратили свою различительную способность;

- желтый фон этикетки указывает на высокое качество, натуральность майонеза, так как исконный, классический майонез «провансаль» имеет желтый, медовый цвет, возникающий от использования при его приготовлении растительного масла и яичных желтков. Производители продуктов питания часто на этикетках товаров используют цвета натуральной, высококачественной продукции, порождающей в сознании потребителей нужные ассоциации;

- в связи с изложенным, нельзя утверждать, что желтый фон реализуемого продукта «майонез», подчеркнутый синими линиями, воспринимается потребителями как яркий и самостоятельный элемент, индивидуализирующий какую-либо одну определенную компанию в отношении продукта «майонез»;

- в комбинированный товарный знак по свидетельству № 636707 добавлен элемент «Провансаль», являющийся неохраноспособным, но узнаваемый за счет длительного использования правообладателем в оригинальной графике. Регистрируя оспариваемый товарный знак, правообладатель стремился закрепить оригинальный шрифт исполнения словесного элемента «Провансаль» и его расположение на этикетке;

- ввиду изложенного, способность оспариваемого знака ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара отсутствует, так как ни один из элементов оспариваемого знака не сходен или не тождественен с товарным знаком другого лица;

- в 2016 году между ООО Компания «ГРАСП» и ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский» был заключен лицензионный договор на использование словесных товарных знаков «Золотой» (свидетельства №№ 570933, 570935) со сроком действия до 31.12.2017;

- с 01 декабря 2018 года ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский» прекратило работу с ООО Компания «ГРАСП» и начала использовать собственные товарные знаки;

- до 01 декабря 2018 года ООО «МЖК «Хабаровский» без разрешения ООО Компания «ГРАСП» выпускало майонез с названием «ЗОЛОТОЙ», в результате чего было привлечено к суду, решение суда не обжаловало и выплатило установленную судом компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 570933, 570935;

- в процессе судебного рассмотрения было установлено, что ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский» признал неправомерное использование товарных знаков (словесных товарных знаков «Золотой» в кириллице и латинице) и просил заключить новый лицензионный договор. В ответ на это лицами, подавшими возражение, был подан судебный иск по делу А73-18266/2018;

- на суде ООО «МЖК «Хабаровский» сообщало о прекращении с 01.12.2018 года выпуска майонеза с использованием слова «Золотой»;

- в решении по делу А73-18266/2018 суд прямо указывает, что заявитель в 2007 и 2015 годах подавал заявки, которые повторяют дизайн упаковок продукции (содержат в своем составе желтый фон в синей рамке с закругленными углами, скошенную красную линию, и синие линии);

- при вынесении решения суд обратил внимание, что действия истца не носили пресекательный характер и осуществлялись фактически с целью сбора доказательств для обращения в суд за соответствующей компенсацией за счет чего размер истребуемой заявителями компенсации был снижен судом в пять раз;

- используемое на суде экспертное заключение Ращупкиной Г.А. относилось исключительно к словесным знакам заявителя «Золотой ZОЛОТОЙ», «Золотой», «ЗОЛОТОЙ», «ЗОЛОТОЙ ZOLOTOY» (свидетельства №№ 593720, 570935, 570933, 593825);

- заключение патентного поверенного Вострикова Ю.И. не анализирует сложившуюся задолго до его подготовки ситуацию на рынке товаров. Кроме того, Востриков Ю.И. не располагал сведениями о заявках №2007710237 и №2015712951, поданных ОАО «Масложиркомбинат «Хабаровский» и ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский», так как не провел самостоятельный поиск в базе данных товарных знаков и знаков обслуживания, что могло бы принципиальным образом изменить вывод патентного поверенного по его заключению.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба о сохранении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №636707.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатка заявок на товарные знаки №2007710237, №2015712951, №2015721886, товарных знаков по свидетельствам №352399, №334741, №631346, №520183 (21);

- диплом 12-ой специализированной выставки-ярмарки «ДАЛЬАГРО ПРОДОВОЛЬСТВИЕ», Владивосток, 2008 (22);

- справка ООО «Провинция.Хабаровск» исх. № 1/190605 от 05.06.2019 с двумя листами газеты «Амурский меридиан» № 31 (618) от 03.08.2011 и№ 19(657) от 08.05.2012 (23);

- справка МАУ «Хабаровские вести» исх. № 198 от 05.06.2019 с листом газеты «Хабаровские вести» № 110 (2717) от 24.07.2013 (24);

- справка АО «Тихоокеанская звезда» исх. № 01-20/038 от 13.06.2019 с листом газеты «Тихоокеанская звезда» от 26.12.2014 г., а также счет-фактура № Ρ 1692 от 26.12.2014 и акт выполненных работ № Ρ 1692 от 26.12.2014 (25);

- справка АО «ИД Комсомольская правда» хабаровский филиал от 31.05.2019 с листами газеты № 084 от 30.07.2014, № 048 от 05.06.2015, № 085 от 31.07.2015; акт об оказании услуг № НАВ00000371 от 30.07.2014, счет-фактура № НАВ00000577/27 от 30.07.2014; акт об оказании услуг НАВ00000172 от 30.07.2014, счет-фактура НАВ00000235/27 от 05.05.2015; акт об оказании услуг НАВ00000352 от 31.07.2015, счет-фактура НАВ00000471/27 от 31.07.2015 (26);

- справка ООО «ИТА «Губерния» о прокате 15-секундного новогоднего ролика на телеканале «Губерния» в декабре 2015 (27);

- рекламный ролик, записанный на флешку; эфирная справка о выходе ролика в декабре 2015 (28);

- распечатки информации из сети Интернет (29);

- скриншоты с сайта www.100best.ru,www.irecommend.ru,www..eda27.ru; https://shop.samberi.com/cataloR/mavonezI/ (30);

- бухгалтерская справка об объемах производства и выручки майонеза с товарными знаками ООО МЖК «Хабаровский» (31);

- справка ООО ТД МЖК «Хабаровский» от 14.06.2019 (32);

- дистрибьюторский договор от 01.07.2015 с ООО «Трейд Групп» (33);

- справка от 14.06.2019 г. от индивидуального предпринимателя Косача A.M. (34);

- частичная статья газеты «Аргументы и Факты» в электронном виде на сайте www.ufa.aif.ru от 26.12.2017, где видны упаковки продукции ООО «Карламанский продукт» (35);

- лицензионный договор от 13.10.2016 (36);

- уведомление Роспатента об отказе в государственной регистрации лицензионного договора (37);

- флешка (38).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.08.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. ООО «Торг Сити» принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №607320, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения. При этом, следует отметить, что ООО Компания «ГРАСП», не являющееся обладателем прав на противопоставленный товарный знак, не может быть признано заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и представляет собой этикетку прямоугольной формы со скругленными углами. В левой верхней части знака помещена плашка красного цвета с включенным в нее словесным элементом «МАЙОНЕЗ». В нижнюю часть знака вписан словесный элемент «провансаль», ниже него помещен элемент «72%». Неохраняемыми элементами знака являются все слова, цифры и обозначение "%". Правовая охрана знаку предоставлена в красном, белом, синем, желтом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ «майонез», услуг 35 класса МКТУ «услуги розничной и оптовой продажи продуктов питания; услуги розничные, предоставляемые мини-маркетами», указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» является комбинированным и состоит из этикетки квадратной формы, в верхней и нижней частях которой помещены синие горизонтальные линии, между линиями вписан квадрат со скругленными углами. В центральной части этикетки помещен словесный элемент «МАЙОНЕЗ», над которым расположена овальная плашка красного цвета, с вписанным в нее словесным элементом «ЗОЛОТОЙ». В правую нижнюю часть фигуры со скошенными углами нанесена плашка красного цвета с включенным в нее словосочетанием «ТРАДИЦИОННЫЙ ВКУС!». Неохраняемыми элементами знака являются все слова, кроме "Золотой". Правовая охрана знаку предоставлена в белом, красном, желтом, синем цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ «майонез», указанных в перечне свидетельства.

В результате проверки соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса было установлено следующее.

Лицо, подавшее возражение, усматривает сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков на основе сходства желтого фона, а также синей рамки, присутствующих в их составе. Следует согласиться с тем, что сравниваемые знаки имеют одинаковую фоновую окраску, а также включают синий квадрат со скругленными углами. Вместе с тем, коллегия приняла во внимание информацию о том, что согласно представленным правообладателем материалам (22-35) использование этикеток, сопровождающихся желтым фоном и квадратной рамкой синего цвета, началось ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский» (а также аффилированным с ним лицом ОАО «Масложиркомбинат «Хабаровский») задолго до даты приоритета противопоставленного знака. Так, например, правообладателем представлены публикации в СМИ за 2011-2014 (23-28, 38), содержащие фотоматериалы и видеоматериалы, сопровождающиеся изображением майонеза, производимого ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский» и маркированного этикеткой, имеющей желтый фон и синий квадрат. Многочисленные отзывы в сети Интернет (30) также свидетельствуют о вводе в гражданский оборот майонеза правообладателя под рассматриваемой этикеткой. Также представлена информация (21) о том, что ОАО «Масложиркомбинат Хабаровский» еще в 2007 году подавало заявку №2007710237 на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, в 2015 году ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский» была подана заявка №2015712951 на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, включающих квадратную фигуру со скругленными углами и желтым фоном. По указанным заявкам было принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарных знаков со ссылкой на товарные знаки иных лиц. Однако, указанное свидетельствует о намерении использовать этикетки с желтым фоном и синей рамкой в период, предшествующий дате приоритета противопоставленного товарного знака.

Кроме того, необходимо отметить, что желтый фон является распространенным при маркировке таких товаров, как «майонез», поскольку он указывает на цвет самого продукта.

В связи с вышеизложенной информацией, желтый фон и синяя рамка являются слабыми элементами сравниваемых знаков.

Более того, в комбинированных обозначениях основную индивидуализирующую функцию несут словесные элементы, на которые в первую очередь обращают внимание потребители и по которым происходит индивидуализация товаров, в то время как восприятие изобразительных элементов вторично.

Товарный знак по свидетельству №636707 включает лишь элементы «МАЙОНЕЗ», «ПРОВАНСАЛЬ», «72%», являющиеся неохраняемыми элементами данного знака, которые не способны индивидуализировать исключительно товары правообладателя.

В связи с тем, что в составе оспариваемого товарного знака отсутствуют «сильные» запоминающиеся элементы, которые бы акцентировали на себе внимание потребителя, позволяли бы его запоминать и отличать от противопоставленного товарного знака, коллегия признает сопоставляемые товарные знаки сходными, поскольку они имеют сходное графическое оформление в виде желтого фона с синей рамкой.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ «майонез» оспариваемого и противопоставленного товарного знака являются идентичными.

В составе оспариваемого товарного знака присутствуют словесные элементы «МАЙОНЕЗ» и «Провансаль», напрямую указывающие на вид товаров, в отношении которых используется данный товарный знак. Таким образом, очевидно, что услуги 35 класса МКТУ, оказываемые под данным знаком, касаются продажи именно майонеза. В связи с изложенным, коллегия приходит к выводу об однородности товаров 30 класса МКТУ «майонез» противопоставленного товарного знака и услуг 35 класса МКТУ, тесно связанных с продажами этого вида товара.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком в отношении товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ, признанных однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленного знака и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

Решение суда (20), на которое ссылаются стороны рассмотрения настоящего возражения, оценивается сходство иных обозначений, ввиду чего оно не является преюдициальным при рассмотрении настоящего возражения.

Что касается заключений (17, 19), то они не могут быть положены в основу вывода о сходстве сравниваемых товарных знаков, поскольку представляют собой мнение двух частных лиц. Кроме того, заключение (19) также касается сходства иных обозначений.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 05.04.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №636707 недействительным полностью.