Международная регистрация знака №1458846 с конвенционным приоритетом 26.06.2018 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 24.12.2018 на имя заявителя в отношении товаров 14 класса Международной классификации товаров и услуг (далее МКТУ), указанны в перечне международной регистрации.

Знак «WINSTONIUM» по международной регистрации №1458846 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 25.05.2020 принято решение об отказе в предоставлении правовой о раны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1458846, мотивированное его несоответствием в отношении все испрашиваемы товаров требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано с одством до степени смешения знака «WINSTONIUM» по международной регистрации №1458846 с противопоставленным товарным знаком «» по свидетельству №127366 с приоритетом 03.06.1993 года, зарегистрированным на имя Джапан Тобакко Инк., 2-2-1 Тораномон, Минато-ку, г.Токио, Япония, в том числе, в отношении товаров 14 класса МКТУ, признанны однородными испрашиваемым товарам 14 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 04.09.2020, заявитель сообщил, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №127366 предоставил письменное согласие на предоставление правовой о раны в России знаку по международной регистрации №1458846. Кроме того, по мнению заявителя, отсутствует возможность введения потребителя в заблуждение, одновременным присутствием дву сравниваемы обозначений в гражданском обороте. Так, сравниваемые обозначения графически не с одны друг с другом, фонетически имеются существенные отличия. С точки зрения смыслового восприятия, словесный элемент «WINSTONIUM» является вымышленным, а противопоставленный словесный товарный знак «WINSTON» представляет собой мужское имя Винстон. Следовательно, препятствия к регистрации заявленного обозначения преодолены.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.05.2020 и предоставить правовую о рану знаку по международной регистрации №1458846 в отношении все испрашиваемы товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.06.2018) конвенционного приоритета рассматриваемого знака правовая база для оценки его о раноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющи ся основанием для совершения юридически значимы действий по государственной регистрации товарны знаков, знаков обслуживания, коллективны знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарны знаков обозначения, тождественные или с одные до степени смешения с товарными знаками други лиц, о раняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородны товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородны товаров обозначения, с одного до степени смешения с каким-либо из товарны знаков, указанны в подпункта 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается с одным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на и отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил с одство словесны обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое с одство определяется на основании следующи признаков: наличие близки и совпадающи звуков в сравниваемы обозначения ; близость звуков, составляющи обозначения; расположение близки звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающи слогов и и расположение; число слогов в обозначения ; место совпадающи звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласны ; близость состава согласны ; арактер совпадающи частей обозначений; в ождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое с одство определяется на основании следующи признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом арактера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое с одство определяется на основании следующи признаков: подобие заложенны в обозначения понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разны языка ); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенны в обозначения понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различны сочетания .

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности эти товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, и потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы и реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленны признаков в и совокупности в том случае, если товары или услуги по причине и природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику проис ождения (изготовителю).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак «WINSTONIUM» по международной регистрации №1458846 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой о раны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1458846 в отношении испрашиваемы товаров 14 класса МКТУ основано на наличии с одного до степени смешения товарного знака по свидетельству №127366.

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству №127366 с приоритетом от 03.06.1993 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая о рана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 14 класса МКТУ.

С одство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим с одством словесны элементов «WINSTON» и «WINSTONIUM», отличающи ся исключительно дополнительными буквами «IUM» в заявленном обозначении.

Словесный элемент «WINSTONIUM», в отношении которого испрашивается предоставление правовой о раны, не обладает семантикой, так как отсутствует в словаря . Следовательно, семантический критерий с одства словесны элементов не подлежит применению.

Имеющиеся визуальные различия имеют второстепенное значение, ввиду превалирования фонетического критерия с одства.

Таким образом, знак по международной регистрации №1458846 и противопоставленный товарный знак являются с одными.

Товары 14 класса МКТУ «Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith included in this class; jewelry, jewelry products, jewelry caskets, jewelry cases, precious stones; timepieces and chronometric instruments, chronometers, chronographs, clocks, watches, wristwatches, wall clocks, alarm clocks, watch chains, presentation cases for timepieces, cases for timepieces; apparatus for timing sports events (Драгоценные металлы и и сплавы и изделия, изготовленные из эти материалов или покрытые ими, включенные в этот класс; ювелирные изделия, ювелирные изделия, шкатулки для ювелирны изделий, футляры для ювелирны изделий, драгоценные камни; часы и ронометрические приборы, ронометры, ронографы, часы, наручные часы, настенные часы, будильники, часовые цепи, футляры для часов, футляры для часов; приборы для ронометража спортивны мероприятий)», в отношении которы испрашивается правовая о рана знаку по международной регистрации №1458846, являются однородными товарам 14 класса МКТУ «часы, ювелирные изделия, булавки и зажимы для галстуков, включенные в 14 класс», в отношении которы зарегистрирован противопоставленный товарный знак. Однородность сравниваемы товаров обусловлена единством родовой группы, идентичными назначением и свойствами сравниваемы товаров.

Таким образом, знак по международной регистрации №1458846 и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 127366 являются с одными до степени смешения в отношении товаров 14 класса МКТУ.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 25.05.2020. Заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №127366, компании Джапан Тобакко Инк., 2-2-1 Тораномон, Минато-ку, г.Токио, Япония, на предоставление на территории Российской Федерации правовой о раны знаку по международной регистрации №1458846 в отношении все товаров 14 класса МКТУ, указанны в перечне международной регистрации.

Регистрация обозначения, с одного до степени смешения с каким-либо из товарны знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия учла отличия сравниваемы обозначений, а также довод заявителя о том, что в отличие от заявленного на регистрацию знака, противопоставленный товарный знак обладает семантикой и представляет собой мужское имя.

Заявитель - американская компания, специализирующаяся на производстве часов.

Правообладатель противопоставленного товарного знака – японская табачная компания, второй по величине производитель табачны изделий в мире.

Сравниваемые обозначения нельзя признать тождественными.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенны сведений, коллегией было учтено представленное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, препятствия для предоставления правовой о раны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1458846 в отношении испрашиваемы товаров 14 класса МКТУ заявителем преодолены.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.09.2020, отменить решение Роспатента от 25.05.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1458846.