Обозначение «» по заявке №2020769653 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 07.12.2020 на имя заявителя в отношении товаров 01 класса Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), а именно «вещества, предохраняющие цветы от увядания; вещества, способствующие сохранению семян; гумус; компост; почва для выращивания растений; препараты для регулирования роста растений; препараты для удобрения; препараты с микроэлементами для растений; препараты химические для защиты винограда от болезней; препараты химические для защиты злаков от головни; препараты химические для защиты винограда от милдью; препараты, препятствующие прорастанию семян овощных культур; смесь почвенная для горшочных культур; соли [удобрения]; соли [химические препараты]; соли натрия [химические соединения]; торф [удобрение]; удобрения; удобрения азотные; фосфаты [удобрения]; химикаты для лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для садоводства и огородничества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для удобрения почвы».

Роспатентом 13.12.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Гумат» является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью, так как широко используется в области деятельности заявителя в качестве указания на вид товаров (см. например Интернет:

https://www.ozon.ru/product/udobrenie-gumat-kaliya-bio-kompleks-500ml-156333342/;

https://www.obi.ru/prochie-sadovye-udobreniya/udobrenie-ivanovskoe-gumat-kaliya-fkhi-dlya-sadovykh-i-ogorodnykh-3-l/p/4098307;

https://leroymerlin.ru/product/udobrenie-gumat-kaliya-ovoshchnoy-250-ml-18421727/;

https://www.auchan.ru/product/udobrenie-stimuliruyushchee-tri-sezona-gumat-kaliya-10-g/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F;

https://www.pulscen.ru/price/410902-gumat и др.).

Кроме того, элемент «ГК» представляет собой сочетание букв, не имеющих характерного (оригинального) графического исполнения и словесного характера, в связи с чем также не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом.

Представленные заявителем материалы не являются достаточными для того, чтобы предоставить правовую охрану заявленному обозначению, поскольку в части документов отсутствует заявленное обозначение в том виде, как оно заявлено к регистрации, в другой части представленных материалов отсутствует датировка, свидетельствующая о приобретении различительной способности заявленным обозначением до даты подачи заявки. При этом в условиях отсутствия сведений об осведомленности конечного потребителя о заявленном обозначении и его однозначной ассоциативности с товарами именно заявителя, которые могут быть представлены в рамках социологических опросов, экспертизой не может быть принято решение о предоставлении правовой охраны не обладающим различительной способностью элементам.

В своем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака:

- созданное в 2004 году предприятие ООО «АГРОТЕХ ГУМАТ» со времени его образования специализируется на выпуске удобрений и препаратов на основе гуминовых кислот таких как «Гумат», «Гумат+7», «Гумат80», «ГуматГК», которые хорошо известны потребителю, имеют широкую географию поставок;

- обозначение «ГуматГК» используется долгое время (в течение 16 лет), товары под этим обозначением широко реализуются как в России, так и за рубежом, экспонируются на выставках, участвуют в тендерах, в связи с чем есть основания для вывода о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность;

- заявленное обозначение является комбинированным, имеет графические особенности, которые привносят качественно иной уровень восприятия и увязываются в единую композицию, где словесный элемент перестает доминировать, подобные элементы обозначения (шрифт, графика, цветовое сочетание) признаются охраноспособными;

- ранее на имя заявителя были зарегистрированы товарные знаки «» по свидетельству №486776 (с указанием словесного элемента «Гумат» в качестве неохраняемого), «» по свидетельству №480879 (с указанием словесного элемента «Гумат» в качестве неохраняемого), которые были аннулированы по причине отсутствия продления действия их правовой охраны;

- в настоящее время заявителю принадлежит исключительное право на товарные знаки «» по свидетельству №471750, «» по свидетельству №794926, зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение «» по заявке №2020769655, при этом в указанных обозначениях словесный элемент «Гумат» указан в качестве неохраняемого;

- административный орган при регистрации других товарных знаков тем же лицом связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков;

- в случае необходимости заявитель готов добавить в заявленное обозначение изобразительный элемент в виде трилистника «»;

- комбинации, состоящей из неохраняемых элементов, может быть предоставлена правовая охрана в случае, если она приобрела различительную способность, что подтверждается решением Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2021 по делу №СИП-128/2021, касающегося обозначения «», что аналогично ситуации с заявленным обозначением по заявке №2020769653.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020769653 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «Гумат».

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены следующие источники информации в копиях:

(1) Документы, свидетельствующие о проведении рекламных кампаний (товарные накладные, макеты этикеток, рекламные листовки);

(2) Документы, подтверждающие объем реализованной продукции с 2018 года (Товарные накладные);

(3) Документы, подтверждающие сертификацию продукции с обозначением «ГуматГК» и ее государственную регистрацию с 2006 года;

(4) Выигранные тендеры;

(5) Информация об участии в выставках.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.10.2022, были выявлены дополнительные обстоятельства в рамках требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Так, по мнению коллегии, для части заявленных товаров 01 класса МКТУ, не являющихся удобрениями на основе гумата, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ГУМАТ» является ложным.

Заявитель, в установленном порядке ознакомленный с указанными дополнительными обстоятельствами высказал свою позицию по приведенным дополнительным основаниям на заседании коллегии, скорректировал заявленный перечень товаров 01 класса МКТУ, ограничив его следующими позициями: «вещества, предохраняющие цветы от увядания; вещества, способствующие сохранению семян; препараты для регулирования роста растений; препараты для удобрения; препараты с микроэлементами для растений; смесь почвенная для горшочных культур; соли [химические препараты]; удобрения; химикаты для лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для садоводства и огородничества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для удобрения почвы». Тем самым отпали основания для вывода о способности заявленного обозначения вызывать не соответствующие действительности представления в отношении части первоначально указанных в перечне заявленного обозначения товарах 01 класса МКТУ согласно требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (07.12.2020) поступления заявки №2020769653 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Обозначение «» по заявке №2020769653 с приоритетом от 07.12.2020 является комбинированным, включает словесный элемент «Гумат», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом зеленого цвета с окантовкой темно-зеленого цвета, а также сочетания букв «ГК» темно-коричневого цвета. Под словом «Гумат» находится изобразительный элемент в виде волнистой линии, выполненной в зеленом и темно-зеленом цвете. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для скорректированного перечня товаров 01 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «Гумат» представляет собой наименование удобрения. Так, согласно словарно-справочным данным (см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1472663) гумат

– соль гуминовой кислоты. Водорастворимые натриевые и калийные гуматы применяются в растениеводстве и животноводстве как стимуляторы роста и развития растений и животных.

Таким образом, словесный элемент «ГУМАТ» представляет собой указание на вид и свойства товаров 01 класса МКТУ «вещества, предохраняющие цветы от увядания; вещества, способствующие сохранению семян; препараты для регулирования роста растений; препараты для удобрения; препараты с микроэлементами для растений; смесь почвенная для горшочных культур; соли [химические препараты]; удобрения; химикаты для лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для садоводства и огородничества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для удобрения почвы» скорректированного заявителем перечня, а, следовательно, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в заключении по результатам экспертизы данные из интернет-источников информации свидетельствуют о том, что обозначение «Гумат» используется различными производителями удобрений в гражданском обороте в качестве указания на вид товара, что заявителем не отрицается.

Согласно доводам возражения неохранопособность словесного элемента «Гумат» в составе заявленного обозначения заявителем не оспаривается.

Вместе с тем заявителем представляются документы, свидетельствующие, по его мнению, о приобретении заявленным обозначением различительной способности в целом.

Так, в возражении приводятся товарные накладные 2018-2019 гг., т.е. за период, предшествующий дате подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака. В товарных накладных фигурирует продукция с маркировкой «Гумат ГК», которая поставлялась ООО «АГРОТЕХ ГУМАТ» в Иркутскую обл.

Также в возражении приводятся сведения о выигранных в 2017 и 2018 году тендерах (4) на поставку удобрений на основе гуминовых кислот.

В декларации и сертификатах соответствия, свидетельстве о государственной регистрации пестицида или агрохимиката, датированных 10.04.2006, 07.08.2013, 21.12.2015, 29.02.2016 (3), упоминается такое удобрение как «Гумат КГ».

Однако следует констатировать, что в сведениях рекламного характера (1) и в данных о выставочной деятельности (5) приводятся иные обозначения - «», «» и «».

Таким образом, вышеуказанные документы не могут рассматриваться в качестве документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности заявленного обозначения, и, как следствие, охраноспособности спорного словесного элемента «Гумат».

Вместе с тем следует отметить, что помимо словесного элемента «Гумат» в состав заявленного обозначения входит буквенный элемент «ГК», а сам словесный элемент выполнен в оригинальной графической манере. Словесный и буквенный элементы имеют художественную проработку, воспринимаются в качестве единой графической композиции.

Коллегия приняла во внимание довод возражения о ранее произведенных на имя заявителя регистрациях товарных знаков «» по свидетельству №486776, «» по свидетельству №480879, «» по свидетельству №471750, «» по свидетельству №794926, «» по заявке №2020769655, а также о необходимости соблюдения принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента не должны противоречить ранее вынесенным решениям.

Фактически, в заявленном обозначении неохраняемый словесный элемент «Гумат» выполнен в оригинальной шрифтовой манере, аналогичной той манере, в которой зарегистрированы вышеупомянутые товарные знаки, а также содержит буквенный элемент «ГК», как в товарном знаке по свидетельству №480879. При этом слово «Гумат» в вышеупомянутых товарных знаках заявителя указано в качестве неохраняемого элемента.

В связи с вышеизложенным коллегия пришла к выводу о возможности регистрации заявленного обозначения по заявке №2020769653 в качестве товарного знака для скорректированного заявителем перечня товаров 01 класса МКТУ с указанием словесного элемента «Гумат» в качестве неохраняемого, с чем заявитель не спорит.

Что касается изложенной в тексте возражения просьбы о внесении изменений в заявленное обозначение путем добавления изобразительного элемента в виде трилистника «», то в ее удовлетворении заявителю отказано.

Согласно положениям, приведенным в пункте 2 статьи 1500 Кодекса, в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности внесение изменений в материалы заявки, предусмотренных пунктом 2 статьи 1497 Кодекса, возможно в том случае, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Вместе с тем следует обратить внимание на требование положений пункта 2 статьи 1497 Кодекса, согласно которому в случае поступления дополнительных материалов, связанных с внесением изменений, во внимание не могут быть приняты материалы, существенно изменяющие заявленное обозначение.

В данном случае добавление в состав заявленного обозначения индивидуализирующего изобразительного элемента «», влияет на восприятие знака в целом, поскольку это изобразительное обозначение обладает индивидуализирующими свойствами, его добавление в состав заявленного обозначения приводит к существенным изменениям первоначального вида рассматриваемого обозначения.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака возможна только в отношении первоначально поданного обозначения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 01.07.2022, отменить решение Роспатента от 13.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020769653.