Комбинированное обозначение по заявке № 2019734107, поданной 15.07.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «аперитивы безалкогольные; вода газированная; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков», в белом, светло-золотом, светло-коричневом, коричневом цветовом сочетании.

Роспатентом 16.06.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019734107 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №684986 с приоритетом от 10.02.2017 – (1), зарегистрированным на имя компании м4е АГ, Германия, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Экспертиза также отметила, что противопоставленные товарные знаки: по свидетельству №544308 с приоритетом от 18.03.2014 – (2), по свидетельству №222185 с приоритетом от 14.12.2000 – (3), по свидетельству №251281 с приоритетом от 21.03.2002 – (4), зарегистрированные на имя Общества с ограниченной ответственностью Автотранспортное предприятие «Бытовик», Московская область, Люберецкий р-н, пос. Малаховка, сняты в результате наличия товарных знаков свидетельству №749813 с приоритетом от 18.03.2014 – (5), по свидетельству №749811 с приоритетом от 14.12.2000 – (6), по свидетельству №749812 с приоритетом от 21.03.2002 – (7), регистрации которых явилась предметом договора об отчуждении товарных знаков (2-4) в отношении однородных товаров (Договор от 06.03.2020 за № РД0327526).

В Роспатент 28.09.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака (1), а также правообладатель противопоставленных товарных знаков (2-4) предоставили письменные согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2019734107 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

- противопоставленных знаков (1-4) не осуществляют производство товаров 32 класса МКТУ;

- в силу изложенного выше регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке на имя заявителя не послужит причиной для ведения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- кроме того, заявитель является правообладателем товарных знаков (5-7), правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019734107 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены оригиналы писем-согласий на регистрацию товарного знака по заявке №2019734107 – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.07.2019) поступления заявки № 2019734107 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2019734107 представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «WHISPER» выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде горизонтальных полос.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №684986 – (1), зарегистрированный на имя компании м4е АГ, Германия, в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельства.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что заявленное обозначение также является сходным до степени смешения с товарными знаками: по свидетельству №544308 – (2), по свидетельству №222185 – (3), по свидетельству № 251281 – (4), зарегистрированы на имя Общества с ограниченной ответственностью Автотранспортное предприятие «Бытовик», в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «WHISPER» - «ВИССПЕР» (заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1)) и фонетически сходные словесные элементы «WHISPER» - «WHIPPER / ВИПЕР» (заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (2-4)).

Заявленные товары 32 класса МКТУ и товары 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (1-4), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (напитки безалкогольные, либо напитки алкогольные), соответственно, имеют одно назначение, один круг потребителей и условия реализации, что заявителем не оспаривается.

При этом коллегия отмечает, что, противопоставленные товарные знаки (1-3) при наличии товарных знаков (5-7), зарегистрированных на имя заявителя, не могут быть сняты, как указано экспертизой в решении Роспатента от 16.06.2020, поскольку заявленный перечень товаров 32 класса МКТУ включает товары «коктейли на основе пива; пиво», которые однородны товарам 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых в настоящее время действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков (2- 4).

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией также были учтены следующие обстоятельства.

Правообладатель противопоставленных знаков (2-4) и правообладатель противопоставленного знака (1) предоставили согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2019734107 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

При этом коллегия отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-4) не являются тождественными.

Кроме того, в письмах согласиях [1] содержится формулировка о том, что правообладатели противопоставленных знаков (1-4) обязуются не подавать никаких возражений о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2019734107, не подавать никаких исков о нарушении прав, связанных с регистрацией и использованием данного товарного знака.

С учетом всех обстоятельств дела, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией были учтены представленные заявителем безотзывные письма-согласия [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2020, отменить решение Роспатента от 16.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019734107.