Обозначение по заявке № 2011735533 с приоритетом от 27.10.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.
Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесного элемента «NewYorker», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, размер которых уменьшается к центру обозначения, а буква «Y» выше других букв, и словесного элемента «Dress for the moment», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.04.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ с товарным знаком «NEW YORKER BY DAIDOH» по свидетельству № 202355, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.
Вывод экспертизы о сходстве данных знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства обозначений.
В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.08.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.04.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:
1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они отличаются количеством слов, слогов и звуков и составом звуков;
2) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они отличаются шрифтовым исполнением, количеством слов и букв и составом букв;
3) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как выполненное слитно в заявленном обозначении слово «NEWYORKER» является фантазийным, а словосочетание «NEW YORKER BY DAIDOH» в переводе на русский язык означает «житель Нью-Йорка от компании Дайдох» или «житель Нью-Йорка, работающий в компании Дайдох», поскольку дополнительные элементы «BY DAIDOH» в противопоставленном товарном знаке являются прямым указанием на его правообладателя – компанию Дайдох Лимитед;
4) заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют деятельность в разных областях экономики, в разных масштабах и на разных территориях, а принадлежащая заявителю сеть магазинов розничной торговли «NewYorker» имеет широкую известность, в силу чего отсутствует возможность смешения на рынке маркированных сравниваемыми знаками товаров;
5) заявленное обозначение является продолжением серии принадлежащих заявителю знаков «NewYorker» по международной регистрации № 1111796 и по свидетельствам №№ 357302, 346969, 337254 и товарного знака «Dress for the moment» по свидетельству № 325425.
На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.
С учетом даты подачи заявки (27.10.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).
В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «NewYorker / Dress for the moment», выполненное оригинальным и стандартным шрифтами буквами латинского алфавита.
В заявленном обозначении доминирует словесный элемент «NewYorker», так как он занимает большую часть пространства и выполнен более крупным шрифтом, чем словесный элемент «Dress for the moment».
Необходимо отметить, что словесный элемент «NewYorker» выполнен без пробелов, однако он воспринимается исключительно как «New Yorker» в силу того, что буквы «N» и «Y» акцентируют на себе внимание в качестве начальных букв этих двух слов, поскольку имеют больший размер по сравнению с другими буквами.
Словосочетание «New Yorker» в переводе с английского языка означает «житель Нью-Йорка» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).
Словосочетание «Dress for the moment» в переводе с английского языка означает «оденься в настоящий момент» (см. Онлайн-переводчик «http://www.translate.ru»).
Исходя из указанных смысловых значений элементов «New Yorker» и «Dress for the moment» и характера их графического исполнения (на разных строках, различными шрифтами, буквами разных размеров), они подлежат сравнительному анализу по отдельности.
Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 27.10.2011 испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.
Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 202355 с приоритетом от 11.03.1998 представляет собой словесное обозначение «NEW YORKER BY DAIDOH», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.
В данном словосочетании начальное положение занимает и, следовательно, акцентирует на себе внимание упомянутая выше лексическая единица «New Yorker». Слово «DAIDOH» является фантазийным, а «BY» – служебная часть речи в английском языке, предлог («у, при, около, возле, рядом с»).
Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ.
Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе фонетически и семантически тождественных словосочетаний «New Yorker», то есть одной и той же лексической единицы английского языка («житель Нью-Йорка»).
Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и семантический факторы, на основе которых установлено сходство данных знаков.
При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (отличия в шрифтовом исполнении, наличие иных словесных элементов или слов) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).
Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.
Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одним и тем же родовым группам (одежда, обувь, головные уборы), то есть являются однородными.
В силу данного обстоятельства, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных товаров 25 класса МКТУ одному производителю.
Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 202355 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.
Что касается довода возражения о наличии у заявителя исключительных прав на знак по международной регистрации № 1111796 и товарные знаки по свидетельствам №№ 357302, 346969 и 337254, содержащие словесный элемент «NewYorker», то следует отметить, что правовая охрана указанных товарных знаков не распространяется на товары 25 класса МКТУ. Перечни товаров упомянутых в возражении регистраций товарных знаков «NewYorker» на имя заявителя не содержат соответствующих однородных товаров.
В свою очередь, упомянутый также в возражении товарный знак «Dress for the moment» по свидетельству № 325425 не содержит словесного элемента «NewYorker». Так, наличие у заявителя исключительного права на товарный знак «Dress for the moment» в отношении товаров 25 класса МКТУ не является основанием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению, в состав которого входит не только словесный элемент «Dress for the moment», но и доминирующий в нем словесный элемент «NewYorker».
Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.