Комбинированный товарный знак со словесным элементом «FRAUTEST» по заявке №2004718117/50 с приоритетом от 11.08.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 19.09.2005 за №295625 на имя Общества с ограниченной ответственностью «БИ-СЕРВИС», 113556, Москва, ул.Фруктовая, 3А, в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 10, 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельстве. Срок действия регистрации до 11.08.2014. В дальнейшем были внесены изменения в Госреестр, относящиеся к регистрации товарного знака №295625, а именно в части изменения юридического адреса правообладателя на Общество с ограниченной ответственностью «БИ-СЕРВИС», 115597, Москва, Гурьевский пр-д, д.27, корп.2 (далее - правообладатель).
Товарный знак по свидетельству №295625 является комбинированным, включающим в свой состав словесный элемент «FRAUTEST», выполненный буквами латинского алфавита. Справа от слова размещены буквы «ТМ». Слева от слова - изобразительный элемент в виде изображения двух девушек.
Правовая охрана предоставлена в темно-желтом, желтом, сиреневом, темно-сиреневом, черном цветовом сочетании.
В Палату по патентным спорам 26.01.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №295625 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.
2 В адрес правообладателя (ул.Фруктовая, 3А, комн. правления, Москва, 113226), а также в его адрес для переписки (ППФ «ЮС», С.В.Ловцову, а/я 184, Москва, 125009) в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим заявление, был скорректирован перечень товаров и услуг, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 295625, а также представлены копии документов, свидетельствующие о его заинтересованности в подаче заявления в отношении части товаров 01, 05 и услуг 35 классов МКТУ.
Правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве доказательств использования комбинированного товарного знака со словесным элементом «FRAUTEST» по свидетельству № 295625 были приложены следующие копии документов:
- лицензионный договор № 0202-09 от 02.02.2009 на 4 л. [1];
- договор № 1001-06 от 10.01.2006 и приложения №1, №2, №3 к нему на 5 л. [2];
- договор поставки №666 от 24.04.2008 на 3 л.[3];
- товарная накладная №45631 от 23.12.2008 на 2 л. [4];
- распечатки из Интернет на 6 л. [5];
- распечатки из журналов на 10 л. [6];
- образцы товара «тест на беременность» 2шт. [7];
- рекламная продукция (календарь, полиэтиленовый пакет) [8];
- выписка из ЕГРЮЛ № 289927/2006 от 06.09.2006 на 29 л. [9].
Представленные документы, по мнению правообладателя, доказывают использование товарного знака по свидетельству № 295265 в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 21.01.2009 ввиду нижеследующего.
3 Правовая база для рассмотрения заявления от 21.01.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002г. (далее - Закон) и указанные выше Кодекс и Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.
Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.
На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использования товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса за 4 исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.
Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.
С учетом даты (21.01.2009) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 21.01.2006 по 20.01.2009, включительно.
Анализ представленных материалов показал следующее.
Представленные правообладателем экземпляры продукции [7] и материалы [6], содержат сведения о том, что производителем товаров «тесты для беременности», маркируемых комбинированным обозначением со словесным элементом «FRAUTEST», является компания Хьюман ГмбХ (Германия). Документов, свидетельствующих о взаимоотношениях между правообладателем, ООО «БОЛЕАР МЕДИКА» и данной компанией представлено не было. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 295625 непосредственно правообладателем или третьим лицом, осуществляющим использование данного товарного знака под контролем правообладателя, в отношении товаров.
Документы [5] не содержат указаний на правообладателя и не могут быть соотнесены с конкретной датой, что не позволяет идентифицировать связь «товар-товарный знак-производитель» и учесть эти материалы в качестве доказательств использования знака по свидетельству № 295625.
Документ [1] не может быть учтен в рамках рассмотрения заявления от 21.01.2009, поскольку регистрация лицензионного договора была осуществлена 18.03.2009, то есть после даты подачи заявления.
Материалы [1-4] также не могут служить доказательством использования товарного знака по свидетельству №295625, поскольку отсутствуют сведения об 5 их исполнении и, следовательно, они не могут быть приняты коллегией как доказательства реального введения товаров в гражданский оборот или реального оказания услуг.
Таким образом, представленные материалы не содержат сведений о действительном производстве и введении в гражданский оборот правообладателем товаров 05 класса «тесты для определения беременности» под товарным знаком по свидетельству №295625 и оказания услуг под этим же обозначением.
В отношении остальных товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства № 285625, правообладателем доказательств использования рассматриваемого товарного знака представлено не было.
В Палату по патентным спорам 20.04.2009 представителем правообладателя было представлено особое мнение.
Проанализировав доводы, изложенные в особом мнении, Палата по патентным спорам отмечает следующее.
Согласно особому мнению, использование оспариваемого товарного знака осуществлялось ООО «БОЛЕАР-МЕДИКА», который согласно документам [5- 7] является импортером продукции Хьюман ГмбХ (Германия). Документов, подтверждающих вывод особого мнения о том, что маркировка продукции осуществлялась непосредственно ООО «БОЛЕАР-МЕДИКА» материалы заявки не содержат, в связи с чем не представляется возможным оценить взаимоотношения ООО «БОЛЕАР-МЕДИКА» и Хьюман ГмбХ (Германия).
Что касается положений лицензионного договора [1], которые позволяют распространить его действие на правоотношения, возникшие ранее и имевшие место быть в 2008 году, то следует отметить, что регистрация его в Роспатенте произведена позднее даты подачи заявления, в связи с чем не представляется возможным квалифицировать действия ООО «БОЛЕАР-МЕДИКА» как лицензиата, а признать использование знака им как иным лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя в отношении услуг, не представляется возможным в силу 6 отсутствия сведений о выполнении как лицензионного договора [1], так и договора [2] в части произведенной оплаты.
Материалы дела также не содержат данных, позволяющих прийти к выводу, что реклама в аптеках, женских консультациях, журналах производилась ООО «БОЛЕАР-МЕДИКА».
Довод о том, что правообладатель и ООО «БОЛЕАР-МЕДИКА» являются компаниями одного холдинга является недостаточным для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 295625, поскольку из представленных документов не ясно, какое отношение данные лица имели к продукции иного лица, а именно Хьюман ГмбХ.