Обозначение по заявке № 2007734507/50 с приоритетом от 07.11.2007 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 37, 39, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БОРОДИНСКИЕ/BORODINSKIE», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского и латинского алфавитов с первыми заглавными буквами «Б» и «В».
Роспатентом 26.06.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «БОРОДИНСКИЕ/BORODINSKIE» по заявке №2007734507/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «БОРОДИНСКИЕ/BORODINSKIE» сходно до степени смешения с товарными знаками:
- «БОРОДИНО/BORODINO» по свидетельству №340650 [1] для однородных товаров 29, 30 классов МКТУ;
- «БОРОДИНСКИЙ/BORODINSKY» по свидетельству №304272 [2] для однородных услуг 43 класса МКТУ;
- «БОРОДИНСКИЙ/BORODINSKY» по свидетельству №313023 [3] для однородных товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 42, 43 классов МКТУ;
- «БОРОДИНО» по свидетельству №286071 [4] для однородных товаров 32, 33 классов МКТУ;
- «БОРОДИНСКИЙ» по свидетельству №269246 [5] для однородных товаров 30 класса МКТУ;
- «БОРОДИНСКАЯ» по свидетельству №263638 [6] для товаров 29 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ;
- «БОРОДИНО» по свидетельству №218430 [7] для услуг 42 класса МКТУ, которые однородны заявленным услугам 35 класса МКТУ ранее зарегистрированных на имя других лиц.
В заключении экспертизы также отмечено, что для части товаров 30 класса МКТУ (хлебобулочные изделия, зерновые продукты, продукты мучные, продукты на основе овса, сухари, сухари панировочные, хлеб, хлеб из пресного теста) заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, так как указывает на конкретный вид и свойства товара – бородинский хлеб – один из наиболее популярных на территории России и стран бывшего СССР сортов ржаного хлеба.
В возражении от 11.09.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель указывает на письменное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков [1] – [5] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака и просит зарегистрировать заявленное обозначение с учетом предоставленного согласия.
К возражению приложен оригинал согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков [1]- [5] на регистрацию товарного знака «БОРОДИНСКИЕ/BORODINSKIE» на имя заявителя в отношении заявленных товаров и услуг.
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.
С учетом даты (07.11.2007) поступления заявки №2007734507/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.
В соответствии с требованиями абзацев первого, второго и четвертого пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.
Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).
Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.
Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «БОРОДИНСКИЕ/BORODINSKIE», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского и латинского алфавитов с первыми заглавными буквами.
Противопоставленные товарные знаки «БОРОДИНО/BORODINO» [1], «Бородинский/BORODINSKY» [2], [3], «БОРОДИНО» [4] являются словесными и выполнены стандартным шрифтом строчными (Бородинский) и заглавными буквами соответственно русского и латинского алфавитов. Знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 37, 39, 42, 43 классов МКТУ.
Противопоставленный товарный знак [5] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Бородинский», неохраняемые словесные элементы «шоколад с изюмом и арахисом» и изобразительный элемент в виде эллипсообразного обрамления с включением орнаментальных элементов в верхней части знака, и изображение винограда и арахиса в нижней части знака. Доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент «Бородинский». Знак охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ.
Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [5] определено на основании фонетического сходства их словесных элементов «БОРОДИНСКИЕ/BORODINSKIE» и «БОРОДИНСКИЙ/BORODINSKY», «БОРОДИНО/BORODINO», обусловленного тождеством состава согласных звуков и близостью гласных звуков при одинаковом их количестве и порядке расположения, визуальным сходством слов «БОРОДИНСКИЕ/BORODINSKIE» и «БОРОДИНСКИЙ/BORODINSKY», а также семантического сходства, поскольку они образованы от одной основы и характеризуются подобием заложенных понятий и идей.
Однородность товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 37, 39, 42, 43 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, в силу принадлежности их к одному роду и виду не вызывает сомнений.
Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] – [5] в отношении однородных товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 37, 39, 42, 43 классов МКТУ, что в возражении не оспаривается.
Вместе с тем, заявителем представлено письмо, содержащее согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков [1] – [5] на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «БОРОДИНСКИЕ/BORODINSKIE» и использование его в отношении вышеуказанных товаров и услуг на имя заявителя.
Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] – [5] не являются тождественными, коллегия Палаты по патентным спорам приняло во внимание представленное согласие, что позволяет не учитывать эти товарные знаки в качестве препятствия для регистрации товарного знака «БОРОДИНСКИЕ/BORODINSKIE» по заявке №2007734507/50.
Помимо вышеуказанных товарных знаков экспертизой противопоставлен товарный знак «БОРОДИНСКАЯ» [6], который представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 29 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.
Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знаков определено на основании фонетического сходства их словесных элементов «БОРОДИНСКИЕ/BORODINSKIE» и «БОРОДИНСКАЯ», что обусловлено тождеством состава согласных звуков и близостью гласных звуков при одинаковом их количестве и порядке расположения, а также их визуальным сходством, за счет использования стандартного шрифта со сходным начертанием одинаковых букв русского алфавита.
Поскольку высокая степень сходства знаков повышает опасность их смешения в гражданском обороте, при анализе однородности увеличивается диапазон услуг, которые могут рассматриваться как однородные.
Однородность товаров 29 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [6] и испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, определяется принадлежностью их к одному роду или виду, либо в силу их принадлежности к одному родовому понятию, включающему в себя товары и услуги, входящие в эту родовую группу, обладающие общими признаками и используемые по одному назначению, что в возражении также не оспаривается.
В целом знаки ассоциируются друг с другом и предназначены для маркировки однородных товаров и услуг, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.
Противопоставленный товарный знак [7] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «БОРОДИНО», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде геральдического щита, на котором изображен гусар на коне в образе Георгия Победоносца и поверженного крылатого змея. Доминирующее положение в композиции занимает словесный элемент «БОРОДИНО». Знак зарегистрирован в отношении товаров 34 и услуг 42 класса МКТУ «реализация табачных изделий».
Несмотря на сходство словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [7], анализ услуг 42 класса МКТУ «реализация табачных изделий», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [7], и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2007734507/50, показал их неоднородность, поскольку они относятся к разным областям деятельности и, соответственно, имеют различное назначение и круг потребителей. Указанное исключает возможность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте. В силу указанного нет оснований для признания их сходыми до степени смешения.
В отношении части товаров 30 класса МКТУ: хлебобулочные изделия, булки, сухари, хлеб, хлеб из пресного теста, как было указано в заключении экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку в отношении этих товаров оно не обладает различительной способностью, что заявителем в возражении не оспаривается.
Таким образом, заявленное обозначение в отношении части товаров 29, части услуг 35, 39, 42 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, а в отношении части товаров 30 класса МКТУ – требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007734507/50 в отношении этой части заявленных товаров и услуг следует признать правомерным.
Вместе с тем, в отношении другой части товаров 29, всех товаров 32, 33, другой части услуг 35, 39, 42, всех услуг 37, 43 классов МКТУ отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007734507/50.