Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2018708970, поданной 06.03.2018, зарегистрирован 29.11.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 685002 на имя индивидуального предпринимателя Полупанова Григория Васильевича г.

Кострома (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 20, 24, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 02.08.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №685002 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:- товарный знак по свидетельству №685002 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, товарными знаками №106403, №129455, №306197;

- оспариваемый товарный знак включает словесные элементы BEAUTY SLEEP, которые произносятся в три слога как [БЙУ-ТИ СЛИП];

- товарные знаки, принадлежащие лицу, подавшего возражение, включают словесный элемент BEAUTYREST, который произносится в три слога [БЙУ-ТИ-РЭСТ];

- сходство сравниваемых обозначений по фонетическому критерию, обусловлено совпадением большинства звуков в составе обозначений ([Б, Й, У, Т, И, С]), одинаковым расположением совпадающих звуков, количественным составом слогов (три слога), тождеством большей части слогов ([БЙУ-ТИ]), а также двойным ударением на одних и тех же слогах (на первом и третьем);

- оспариваемый товарный знак включает словесные элементы BEAUTY SLEEP, которые в переводе с английского на русский язык означают: BEAUTY –«красота», «краса», «прелесть», «обаяние», «красавица», «прекрасное»; SLEEP – «сон», «дремота», «спать», «засыпать».

В целом обозначение можно перевести как «сон для красоты», «сон красоты», «сон красавицы»;

- товарные знаки компании Дримвэлл включают словесный элемент BEAUTYREST, который состоит из слов BEAUTY и REST. Значение слова BEAUTY было рассмотрено выше, а слово REST переводится с английского языка как «отдых», «сон», «отдыхать», «лежать». В целом обозначение можно перевести как «сон для красоты», «сон красоты», «сон красавицы», «отдых для красоты», «отдых красоты», «отдых красавицы»;

- лицо, подавшее возражение, считает, что слова SLEEP и REST являются главными в сравниваемых обозначениях и имеют одинаковое значение, в особенности в сочетании с тождественным словом BEAUTY;

- в отношении товаров для сна (подушки, матрацы, покрывала) потребитель совершенно точно будет трактовать смысл, заложенный в словесные элементы сравниваемых обозначений одинаково, а именно, как некий положительный эффект от использования продукта: сон или отдых, который делает тебя отдохнувшим, красивым;

- при визуальном сравнении знаков внимание потребителя в первую очередь привлекает выполнение словесных элементов стандартным шрифтом, печатными буквами черного цвета, латинского алфавита, а также одинаковое расположение совпадающих букв по отношению друг другу;

- сравниваемые знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 20, 24 классов МКТУ, а также лицо подавшее возражение, считает, что услуги 35 класса МКТУ в отношении которых, зарегистрирован оспариваемый товарный знак №685002, существуют не сами по себе, а оказываются в отношении определенного вида товара, следовательно их следует признать однородными.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №685002 недействительной в отношении всех товаров 20, 24 классов МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Копия публикации регистраций № 106403, №129455, № 306197;

2. Копия публикации регистрации № 685002;

3. Значение слова Rest;

4. Информация о продукции BEAUTYREST.

Правообладатель оспариваемого товарного знака 26.12.2019 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель товарного знака №685002 не согласен с доводами лица, подавшего возражения;

- товарный знак №685002 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «beauty sleep», которое произносится как [беауты слип] (Транслитерация по ГОСТ 7.79-2000 Система Б) и изобразительной части;

- словесные элементы «beauty» и «sleep» разделены разноцветными изобразительными элементами, в виде окружности, овала, половины окружности и изображения полумесяца, расположенных в один ряд;

- в подтверждение того, что сравниваемые знаки не являются сходными ни по звуковому (фонетическому), ни по графическому (визуальному), ни по смысловому (семантическому) критериям, правообладатель предоставил экспертное заключение патентного поверенного от 25.12.2019 г.;

- правообладатель отмечает тот факт, что ранее податель возражения уже представлял в Федеральную службу по интеллектуальной собственности доводы, относительно невозможности регистрации товарного знака по заявке №2018741348 (с аналогичным обозначением) «», на имя ИП Полупанова Г.В., которые не были признаны экспертизой убедительными, и обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №707028;

- с 2017 года правообладатель активно производит и реализует товары, маркированные оспариваемым обозначением, что подтверждается договорами купли-продажи товаров с крупнейшими торговыми сетями, например, такими как: Wildberries, ООО «Никамед» и ООО «Митридад»;

- количество реализуемого товара на территории Российской Федерации свидетельствует о том, что товары правообладателя пользуются популярностью у российских потребителей и знакомы ему;

- за период с 2017 г. по настоящее время затраты на рекламу составили более 17 000 000 (Семнадцати миллионов) рублей, что подтверждается представленными в приложении договорами на оказание рекламных услуг, данными о продвижении товаров, маркированных оспариваемым обозначением, в популярных социальных сетях, таких как Instagram и Facebook;

- помимо рекламы в социальных сетях, велась рекламная компания товаров «beauty sleep», размещенная на Интернет-ресурсе YouTube - видеозапись, представленная на материальном носителе, является приложением к настоящему отзыву;

- согласно сервису Livedune в период с 01.11.2017 по 09.09.2019 видно, что количество просмотров аккаунта Instagram @beauty_sleep_russia составило более 7000000 просмотров, а охват составил более 3800000 человек;

- из анализа скриншотов аккаунта Instagram @beauty_sleep_russia и аккаунта @beautyrest наглядно видно, что количество подписчиков и публикаций у аккаунта @beauty_sleep_russia гораздо больше (@beauty_sleep_russia 628 публикаций и 119 000 подписчиков, @beautyrest - 122 публикации и 2 576 подписчиков);

- правообладателем также получены охваты уникальных пользователей рекламного кабинета FacebookAdsManager Beautysleep за период: 1.11.2017-9.09.2019 г., где наглядно видно количество просмотров указанного аккаунта - более 5 000 000 просмотров;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что товары Дримвэлл, эЛТиДи, маркированные товарными знаками «BEAUTYREST» по свидетельствам №106403, №129455, №306197, реализуются или предлагаются к продаже на территории Российской Федерации;

- на основе сервиса Яндекс: за период с августа 2017 по июль 2019 года включительно согласно результатам статистики можно сделать вывод о том, что количество запросов российских потребителей в отношении товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству № 707028 («beauty sleep»), значительно, а запросы пользователей в отношении товаров, маркированных обозначением «BEAUTYREST» (товарные знаки по свидетельствам № 106403, №129455, №306197), практически отсутствуют;

- правообладатель оспариваемого знака отмечает тот факт, что сайт https://www.beautyrest.com/, который принадлежит лицу, подавшему возражение, представлен в сети Интернет исключительно на английском языке, без возможности ознакомления пользователей (переключения или автоматического перевода на русский язык), и содержит локации только в Соединенных Штатах Америки;

- в разделе «International» сайта https://www.beautyrest.com/ Российская Федерация не представлена, хотя там указаны более 100 стран мира, что позволяет сделать вывод, что реализация и продвижение продукции, маркированной товарными знаками «BEAUTYREST» по свидетельствам № 106403, № 129455, № 306197, в сети Интернет (в том числе посредством предложения к продаже на сайте https://www.beautyrest.com) направлено исключительно на англоязычных потребителей, находящихся в основном на территории Соединенных Штатов Америки;

- при проведении сравнительного анализа регистрации товарных знаков «beautyrest» и «beautysleep» были выявлены зарегистрированные товарные знаки и «beautyrest», и «beautysleep» у разных правообладателей (например, DREAMWELL, LTD. и JONNY PANDOWO), что также подтверждает отсутствие сомнений относительно сходства обозначений;

- в случае оказания услуг 35 класса МКТУ по демонстрации, продвижению и продаже товаров 20, 24 классов МКТУ под товарным знаком «beauty sleep» у российских потребителей не может сложиться представление о принадлежности таких услуг Дримвэлл, эЛТиДи.

На основании вышеизложенного правообладатель оспариваемого знака считает, что товарный знак №685002 и товарные знаки «BEAUTYREST» по свидетельствам № 106403, №129455, №306197 не являются сходными до степени смешения, в связи с чем, регистрация товарного знака по свидетельству №685002 была осуществлена в полном соответствии с пунктом 6 статьи 1483. Кроме того, лицом, подавшим возражение не представлено доказательств того, что оно является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, поскольку оно не реализует товары, маркированные товарными знаками «BEAUTYREST», в своей фактической деятельности на территории Российской Федерации. Просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 685002.

В подтверждении изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Данные по рекламным расходам за период с декабря 2017 года по август 2019 года;

2. Копия счета на оплату по регистрации доменного имени «beautysleep.ru».

3. Копия свидетельства на товарный знак №685002;

4. Информация о количестве реализованной продукции за период с ноября 2017 года по август 2019 года;

5. Выписка из ЕГРИП;

6. Лингвистическое заключение;

7. Экспертное заключение патентного поверенного;

8. Скриншоты сайта beautyrest.com;

9. Охваты пользователей рекламного кабинета FacebookAdsManager Beautysleep, за период от 01.11.2017 по 09.09.2019;

10. Исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков №106403, №129455, №306197;

11. Заключение палаты по патентным спорам от 11.10.2019;

12. Охваты пользователей аккаунта Instagram @beauty_sleep_russia на основе сервиса Livedune, за период от 01.11.2017 по 09.09.2019;

13. Акты сверки взаимных расчетов за 2017, 2018, 2019 года;

14. Договор на оказание юридических услуг по регистрации товарного знака «Beauty Sleep» от 28.09.2016;

15. Договор купли-продажи оптовой партии товаров и товарная накладная от 23.01.2018 года;

16. Договор на рекламные услуги в сети Инстаграм от 25.08.2019;

17. Договор на услуги по интернет –рекламе от 24.11.2017;

18. Акты о приемке выполненных работ на разработку рекламных материалов (логотип, визуальная концепция и бренд-бук для «Beauty Sleep», дизайн коробки для подушки, 2-х наволочек и буклета-вкладки, ретушь и коррекция всех фото-оригиналов и ключевого изображения компании) по договору от 04.10.2016;

19. Копия бренд-бука;

20. Сведения о публикациях бренда Beauty Sleep в онлайн изданиях;

21. Агентский договор с ООО Wildberries от 08.12.2017;

22. Акт оказанных услуг от 20.01.2019 по договору возмездного оказания курьерских услуг от 19.11.2018;

23. Соглашение об участии в качестве исполнителя в рекламных фильмах от 10.06.2017;

24. Счет на оказание услуг по соглашению об участии в качестве исполнителя в рекламных фильмах от 10.06.2017;

25. Копия обращения заинтересованного лица в Федеральный Институт Промышленной Собственности по заявке на товарный знак №2018741348 от 24.01.2019;

26. Сведения о расходах бренда Beauty Sleep на основе данных рекламного кабинета Facebook за период декабрь 2017 - август 2019 года;

27. Сведения об упоминании бренда Beauty Sleep на основе данных рекламного кабинета Facebook за период декабрь 2017 - август 2019 года;

28. Сведения о публикации блогеров бренда Beauty Sleep;

29. Сведения о расходах бренда Beauty Sleep на основе данных рекламного кабинета Google Ads за период декабрь 2017 - август 2019 года;

30. Сведения об упоминании бренда Beauty Sleep на основе данных рекламного кабинета Google Ads за период декабрь 2017 - август 2019 года;

31. Сведения об упоминании бренда Beauty Sleep на основе данных рекламного кабинета Яндекс Директ за период декабрь 2017 - август 2019 года;

32. Сведения о расходах бренда Beauty Sleep на основе данных рекламного кабинета Яндекс Директ за период декабрь 2017 - август 2019 года;

33. Отчет об анализе заявленного на регистрацию в качестве комбинированного товарного знака обозначения от 17.08.2018;

34. Отчет о сравнительном анализе регистрации товарных знаков «beautyrest» и «beautysleep» от 02.09.2019;

35. Акт от 31.03 2019 о размещении рекламно-информационных материалов.

С учетом даты (06.03.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом. Заинтересованность компании «Дримвэлл, эЛТиДи» основана на наличии у данного лица прав на товарные знаки по свидетельствам №106403, №129455, №306197, сходные, по его мнению, с оспариваемым товарным знаком.Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «beauty sleep», расположенных на двух строках, выполненных оригинальным шрифтом, буквами латинского алфавита, и разноцветных изобразительных элементов в виде окружности, овала, половины окружности и изображения полумесяца, расположенных в один ряд под словесным элементом «beauty», слева от словесного элемента «sleep». Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в светло-зеленом, зеленом, желтом, темно-желтом, розовом, оранжевом, бледно-фиолетовом, бледно-розовом, черном, голубом и синем цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 20, 24, 35 классов МКТУ.

В возражении оспариваемому знаку были противопоставлены товарные знаки (1, 2, 3), правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленный товарный знак «» (1) по свидетельству №106403 является словесным и выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 06, 20 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» (2) по свидетельству №129455 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» (3) по свидетельству №306197 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 20, 24, 25 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных (1, 2, 3) товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак, состоит из двух словесных элементов «Beauty» и «sleep», произносится как [БЙУ-ТИ-СЛИП]. Анализ европейских словарей (см. www.slovari.yandex.ru) показал, что «beauty» в переводе с английского языка «красота», «красавица», «прелесть»; «sleep» в переводе с английского языка «спать», «сон». В качестве словосочетания может переводиться как «сон красоты», «сон красавицы», «ранний сон».

Индивидуализирующим элементом противопоставленных товарных знаков (1, 2, 3) является словесный элемент «BEAUTYREST», имеющий произношение [БЙУ-ТИ-РЭСТ], написанный без пробелов, однако состоящий из словесных элементов «beauty» и «rest», значение слова «rest» в переводе с английского языка – «отдых», «остальные», «остаток», «покой».

Фонетический анализ сравниваемых обозначений показал, что, несмотря на то, что сравниваемые товарные знаки имеют тождественный начальный элемент «beauty» знаки в целом не являются сходными. Данный вывод обусловлен тем, что сопоставляемые знаки имеют несозвучные конечные элементы «sleep» [СЛИП] и «rest» [РЭСТ], что придает сравниваемым знакам в целом различное звучание.

С учетом семантики слов коллегия пришла к выводу о том, что в сопоставляемые знаки заложены различные смысловые понятия, что делает их несходными по семантическому критерию сходства.

По графическому критерию сравниваемые знаки следует признать несходными. Так, противопоставленные товарные знаки (1, 2, 3,) являются словесными и состоят из одного слова «Beautyrest». В то время как рассматриваемый оспариваемый комбинированный знак представляет собой оригинальную композицию из словесных и изобразительных элементов.

Словесные элементы «beauty» и «sleep» разделены разноцветными изобразительными элементами, в виде окружности, овала, половины окружности и изображения полумесяца, расположенными в один ряд. Таким образом, сравниваемые знаки характеризует различное композиционное и цветовое решение, в связи с чем, они совершенно по - разному воспринимается потребителем, создают различное общее зрительное впечатление на него.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые знаки имеют различное звучание и смысловое содержание, а также зрительное восприятие, что приводит к выводу об отсутствии ассоциирования знаков друг с другом в целом.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Противопоставленные товарные знаки (1, 2, 3,) зарегистрированы в отношении товаров 20 класса МКТУ, которые представляют собой предметы мебели (в том числе: матрацы, в том числе матрацы пружинные для кроватей, подушки, мебель для спальных, в том числе кровати); В перечне оспариваемого товарного знака также присутствуют товары 20 класса МКТУ относящиеся к такому товару как принадлежности для спален (а именно: подушки). В связи с изложенным, товары 20 класса МКТУ оспариваемой и противопоставленных (1, 2, 3) регистраций признаются однородными, поскольку содержат тождественную позицию имеют одно назначение, каналы быта и круг потребителей.

Противопоставленный товарный знак (3) зарегистрирован в отношении товаров 24 класса МКТУ, которые представляют собой такой товар как белье и постельные принадлежности (а именно: принадлежности постельные, в том числе подзоры, наматрасники, перины, одеяла и покрывала; белье постельное, в том числе простыни, пододеяльники и наволочки; полотенца банные). В перечне оспариваемого товарного знака, также присутствуют товары 24 класса МКТУ (а именно: текстиль и его заменители; белье для бытового использования; шторы из текстильных материалов; белье постельное; наволочки; покрывала постельные; ткани; чехлы для подушек) В связи с изложенным, товары 24 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака (3) относятся к одному виду товара, признаются однородными.

В материалах возражения содержится довод, что услуги 35 класса МКТУ в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (а именно: демонстрация товаров; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по оптовой или розничной продаже текстиля и его заменителей, белья для бытового использования, штор из текстильных материалов, белья постельного, покрывал постельных, тканей), следует признать однородными по отношению к товарам 20, 24 классов МКТУ, содержащимся в перечнях противопоставленных товарных знаков (1, 2, 3,).

Вышеназванные оспариваемые услуги 35 класса МКТУ осуществляются торговыми предприятиями, посредническими организациями, к которым могут относиться услуги супермаркетов, магазинов, оптово-розничных баз и т.д. связанные с реализацией товаров в интересах третьих лиц.

Товары 20, 24 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (1, 2, 3) относятся непосредственно к производству товаров различного назначения. Производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке ритейлеров, которые сами товаров не производят. Под вывеской магазина или супермаркета могут продаваться товары самых различных производителей, каждый из которых проставляет на продукции свой товарный знак. В торговле товары переходят из сферы обращения в сферу потребления, то есть становятся собственностью покупателя. Таким образом, основная функция магазина – торговая. При этом покупатель четко осознает разницу между производственным и торговым предприятиями.

Таким образом, 20, 24 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (1, 2, 3) и услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к разному роду (виду) товаров и услуг, имеют разное назначение.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что ввиду несходства сравниваемых товарных знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных выше однородных товаров/услуг одному лицу.

В связи с изложенным, довод возражения о том, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения, следует признать необоснованным.

Коллегией учтено то обстоятельство, что правообладатель активно использует свой товарный знак на рынке, его хорошо знает потребитель и поэтому невелика вероятность смешения товаров правообладателя с товарами лица, подавшего возражение, в гражданском обороте.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.08.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №685002.