Комбинированное обозначение «» по заявке № 2019706952, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.02.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01-45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «пурпурный».

Роспатентом 20.06.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019706952 в отношении товаров и услуг 01-05, 07-10, 16, 18, 21, 22, 24-26, 28, 32, 35, 37-42, 44 классов МКТУ с указанием элемента «КОСМЕТИК» в качестве неохраняемого в отношении товаров 01, 03, 05 и услуг 35, 42 и 44 классов МКТУ (пункт 1 статьи 1483 Кодекса). В отношении товаров 01 (части), 06, 07 (части), 08 (части), 09 (части), 11 (части), 12-15, 17, 19-20, 23, 24 (части), 27, 29-31, 33-34 и услуг 35 (части), 36, 37 (части), 40 (части), 41 (части), 42 (части), 43, 44 (части), 45 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Так, в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что входящий в его состав словесный элемент «КОСМЕТИК» («Косметик» – транслитерация от «cosmetic» – в переводе с англ. яз. – косметический, косметика, см. электронный словарь: https://translate.yandex.ru/) является неохраняемым (пункт 1 статьи 1483 Кодекса) в отношении заявленных товаров и услуг 01, 03, 05, 35, 42, 44 классов МТКУ, поскольку не обладает различительной способностью, так как характеризует заявленные товары (услуги), указывает на их вид, свойства, назначение. Кроме того, в отношении иных заявленных товаров и услуг, которые не отвечают этим требованиям, словесный элемент «КОСМЕТИК» будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойств, назначения товаров и услуг (пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, по причине установленного сходства:

- с товарными знаками «», «» по свидетельствам №№ 700607 (приоритет от 18.07.2017), 430376 (приоритет от 26.01.2009, срок действия регистрации продлен до 26.01.2029), зарегистрированными на имя Краснова Владимира Александровича, Москва, в отношении однородных товаров и услуг 07, 09, 11, 14, 20, 24, 27, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ;

- с товарными знаками «», «», «» по свидетельствам №№ 663945 (приоритет от 02.09.2016), 663944 (приоритет от 02.09.2016), 343837 (приоритет от 31.08.2006, срок действия регистрации продлен до 31.08.2026), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью ГРСП «МАГНИТ», Санкт-Петербург, отношении однородных товаров и услуг 06, 37, 40, 42 классов МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству № 330465 (приоритет от 30.06.2005, срок действия регистрации продлен до 30.06.2025), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская водка», Республика Башкортостан, г. Уфа, в отношении однородных товаров и услуг 01, 30, 35, 41, 43 классов МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству № 618280 (приоритет от 17.11.2015), зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества «Магнит», Ростовская область, г. Новочеркасск, в отношении однородных товаров 01, 09, 11, 12, 17 классов МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству № 511005 (приоритет от 10.09.2012), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПЛЕЯДА», Свердловская область, г. Березовский, в отношении однородных товаров 07, 08, 09 классов МКТУ;

- с товарными знаками «», «» по свидетельствам № 351070 (приоритет от 10.05.2006, срок действия регистрации продлен до 10.05.2026), № 269557 (приоритет от 13.01.2004, срок действия регистрации продлен до 13.01.2024), зарегистрированными на имя Чупахиной Юлии Владимировны, г. Волгоград, в отношении однородных товаров и услуг 07, 09, 11, 14, 43 классов МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству № 296989 (приоритет от 28.06.2005, срок действия регистрации продлен до 28.06.2025), зарегистрированным на имя Краснова Владимира Александровича, г. Волгоград, в отношении однородных товаров и услуг 07, 09, 11, 14 классов МКТУ;

- с товарными знаками «», «» по свидетельствам № 304566 (приоритет от 22.12.2004, срок действия регистрации продлен до 22.12.2024), № 291977 (приоритет от 25.04.2000, срок действия регистрации продлен до 25.04.2020), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь», Москва, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.10.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.06.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в отношении услуг 35 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения препятствует только один товарный знак, а именно товарный знак «» по свидетельству № 330465, зарегистрированный в отношении услуг «рекламные агентства» 35 класса МКТУ, которые не являются однородными заявленным услугам «услуги розничной и оптовой продажи товаров; продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; телемаркетинг; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж»;

- на имя заявителя зарегистрирована серия товарных знаков со словесным элементом «МАГНИТ», имеющих более ранние даты приоритета, зарегистрированных в отношении услуг 35 класса МКТУ, в том числе «исследования в области маркетинга, маркетинг, оформление витрин, продвижение продаж, продвижение товаров для третьих лиц, продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли, телемаркетинг» (свидетельства №№ 246000, 257219, 448078, 497172, 502488, 660919, 661676, 678899 и др.), а также серия товарных знаков со словесным элементом «МАГНИТ», имеющих более ранние даты приоритета, зарегистрированных в отношении услуг 42 класса МКТУ (свидетельства №№ 660919, 661676), в связи с чем противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№ 330465 и 700607 противоречит пункту 6 статьи 1483 Кодекса;

- на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки «», «», «», «», «», «», «», «», «», «», «» по свидетельствам №№ 502488, 531640, 583908, 679349, 643213, 660919, 661676, 761495, 770031, 7700661, 772890, 774556;

- заявитель основан в 1994 году и является одним из ведущих ритейлеров в Российской Федерации; по состоянию на 30.06.2020 сеть «МАГНИТ» насчитывала 20894 магазина, расположенных в 65 субъектах Российской Федерации;

- в 2019 и в 2020 годах бренд «МАГНИТ» признан самым ценным российским розничным брендом.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 20.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019706952, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги розничной и оптовой продажи товаров; продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; телемаркетинг; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж», услуг 42 класса МКТУ «размещение серверов; сервер хостинг; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; услуги «облачных» вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; восстановление компьютерных данных; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование]; услуги дистанционного резервного копирования данных; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; хранение данных в электронном виде».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

(1) ссылки на Интернет-источники https://retailer.ru/; https://www.magnit.com/ru/; https://www.gazeta.ru/ и т.д.;

(2) копия свидетельства на товарный знак № 448078 и изменения к нему.

На заседании коллегии заявитель представил ходатайство о том, что он не оспаривает решение Роспатента в отношении услуг 42 класса МКТУ, при этом не претендует на правовую охрану в части услуг 42 класса МКТУ, указанных в возражении. Кроме того, заявитель указал, что регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в возражении, с конкретизацией услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), за исключением рекламных услуг».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (20.02.2019) заявки № 2019706952 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии c подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «» по заявке № 2019706952 является комбинированным, включает изобразительный элементы и словесные элементы «МАГНИТ» и «КОСМЕТИК», расположенные в две строки справа от изобразительного элемента. Обозначение представлено в пурпурном цвете.

Согласно уточнению объема притязаний заявителем в ходе рассмотрения возражения, правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ «услуги розничной и оптовой продажи товаров; продвижение товаров (для третьих лиц), за исключением рекламных услуг; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; телемаркетинг; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж».

Решение Роспатента от 20.06.2020 оспаривается только в отношении услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем в настоящем заключении правомерность оспариваемого решения проанализирована по отношению к названным услугам.

Как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы, словесный элемент «Косметик» представляет собой транслитерацию от слова «cosmetic», имеющего перевод с английского языка на русский язык – косметический, косметика (см. электронный словарь: https://translate.yandex.ru/). Таким образом, элемент «Косметик» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует услуги 35 класса МКТУ уточненного перечня, указывает на их назначение, что заявителем не оспаривается.

Поскольку понятие «косметика» является широким (включает средства и методы улучшения внешности, при этом различают врачебную и декоративную косметику, см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/24358), то коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что элемент «Косметик» в отношении каких-либо услуг 35 класса МКТУ сокращенного заявителем перечня способен вызывать неверное представление о назначении услуг или их свойствах, в связи с чем оснований для признания заявленного обозначения в целом несоответствующим пункту 3(1) статьи 1483 не имеется.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

В качестве противопоставления в отношении услуг 35 класса МКТУ заявленному обозначению в заключении по результатам экспертизы приведен товарный знак «» по свидетельству № 330465 (приоритет от 30.06.2005, срок действия регистрации продлен до 30.06.2025), зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская водка», Республика Башкортостан, г. Уфа. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 330465 действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «рекламные агентства».

Основным доминирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «МАГНИТ», поскольку именно он обуславливает индивидуализирующую способность обозначения в целом.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 330465 обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав элементов «Магнит» / «МАГНИТ». Визуально сравниваемые обозначения близки ввиду использования при их написании заглавных букв русского алфавита.

Ввиду фонетического и семантического тождества словесных элементов «Магнит» / «МАГНИТ», а также их визуального сходства, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 330465 ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства № 330465, показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «услуги розничной и оптовой продажи товаров; продвижение товаров (для третьих лиц), за исключением рекламных услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей» относятся к услугам продаж, исключают собственно рекламные услуги, и поэтому могут быть признаны не однородными услугам рекламных агентств, указанным в перечне противопоставленного товарного знака, ввиду их разного назначения.

В свою очередь, услуги «маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; телемаркетинг» являются услугами маркетинга, под которым понимается совокупность действий, цель которых – убедить покупателей приобрести продукцию фирмы. Маркетинг включает проведение мероприятий по распространению и рекламированию выпускаемой продукции. Кроме того, он предполагает изучение рынка, для того чтобы определить вероятную реакцию покупателя на планируемые к производству новые продукты и выяснить, можно ли повысить привлекательность уже выпускаемых продуктов путем их модификации. В конечном счете никакой маркетинг не поможет продать те продукты, которые не нравятся покупателям; однако плохой маркетинг может привести к неудачам в сбыте продукта, который мог бы понравиться покупателям (Экономика. Толковый словарь. — М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир». Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М., см.https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/8874). Как видно, реклама рассматривается как часть маркетинга. Действительно, услуги рекламных агентств и маркетинговые услуги являются взаимодополняемыми и зачастую оказываются в комплексе, кроме того, они имеют общую родовую принадлежность, что определяет их общий круг потребителей. С учетом сказанного перечисленные услуги, являющиеся услугами маркетинга, однородны услугам рекламных агентств по роду, условиям оказания, кругу потребителей и критерию «взаимодополняемость».

Услуги «продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж», в отношении которых также испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, представляют собой услуги продвижения товаров. Как известно, под «продвижением товаров» следует понимать совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Поскольку услуги «рекламных агентств» представляют собой деятельность в пользу третьих лиц, имеющую своей целью привлечение внимания к объектам рекламирования с целью повышения спроса и роста продаж, то оценка названных в настоящем абзаце услуг как однородных по роду, условиям оказания, кругу потребителей представляется обоснованной.

Таким образом, коллегия принимает во внимание скорректированный заявителем перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однако, в полной мере не может согласиться с доводами заявителя об отсутствии однородности этих услуг услугам противопоставленной регистрации № 330465.

Сходство заявленного обозначения и товарного знака «» наряду с однородностью части услуг 35 класса МКТУ услугам, указанным в перечне противопоставленной регистрации, приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг «продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; телемаркетинг».

Довод заявителя относительно регистрации на его имя иных товарных знаков со словесным элементом «МАГНИТ» в отношении услуг 35 класса МКТУ принят во внимание, однако, не позволяет снять имеющееся противопоставление.

В свою очередь, отсутствие однородности иной части услуг ограниченного заявителем перечня («услуги розничной и оптовой продажи товаров; продвижение товаров (для третьих лиц), за исключением рекламных услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей») свидетельствует об отсутствии оснований для вывода о наличии вероятности смешения заявленного обозначения, использующегося при оказании услуг продаж, и противопоставленного товарного знака, зарегистрированного в отношении услуг «агентства рекламные».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.10.2020, изменить решение Роспатента от 20.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019706952.