Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 19.10.2017 по заявке № 2017743551 – (1) произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.08.2018 за № 667953 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лотос», Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации, в черном, белом, зеленом, голубом цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.08.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 667953 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак включает словесные элементы «WATCH» и «PLANET», которые не связаны между собой ни семантически, ни грамматически и в переводе с английского языка на русский язык имеют следующие значения: «WATCH» - часы; «PLANET» - планета;

- словесный элемент «WATCH» в отношении оспариваемых услуг 35 класса МКТУ, с учетом его семантики, характеризует данные слуги и должен быть признан неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- при этом оспариваемый товарный знак используется правообладателем при оказании услуг по продаже часов;

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками «» по свидетельству №299509 с приоритетом от 05.03.2004 (срок действия регистрации продлен до 05.03.2024) – (2) и «» по свидетельству №647502 с приоритетом от 14.05.2015 – (3), принадлежащими лицу, подавшему возражение;

- оспариваемый товарный знак (1) и противопоставленные товарные знаки (2), (3) являются сходными до степени смешения за счет высокой, близкой к тождеству, степени смешения словесного элемента «PLANET», хорошо известного российскому потребителю;

- при этом, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2021г. по делу №СИП-458/2020 отмечено, что экспертиза обозначения проводится как отдельно по каждому словесному элементу, так и по всему обозначению в целом;

- поскольку, как было указано выше, словесный элемент «WATCH» характеризует услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. Данный довод подтверждается выводами, изложенными в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13;

- аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу № СИП-450/2017, от 03.04.2014 по делу № СИП-159/2013, от 04.07.2014 по делу № СИП-9/2013, от 19.06.2015 по делу № СИП-901/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2015 № 300-ЭС15-12309 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 02.12.2016 по делу № СИП-315/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.03.2017 № 300-КГ17-1908 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу № СИП-314/2016, от 29.05.2017 по делу № СИП-677/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2017 № 300-КГ17- 12149 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 13.03.2017 по делу № СИП-605/2016 и других;

- при этом, в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 марта 2019 г. по делу № СИП-450/2017, от 13.03.2017 по делу №СИП-605/2016, от 21.05.2018 по делу №СИП-210/2017 дополнительно отмечено, что не имеет значения, на каком месте стоит дополняющее (то есть уточняющее или характеризующее) слово (до или после совпадающего), поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением;

- часть услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, является либо идентичной, либо имеет высокую степень однородности услугам 35 класса МКТУ противопоставленных знаков, в то время как в абзаце 3 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 отмечено, что смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения;

- высокая степень сходства словесного элемента «ПЛАНЕТА» противопоставленных знаков (2), (3) со словесным элементом «PLANET» оспариваемого товарного знака (1), семантически и грамматически не связанного со словесным элементом «WATCH», свидетельствует о несоответствии предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку пункту 10 статьи 1483 Кодекса. При этом, приведенная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 правовая позиция, в соответствии с которой смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения, применима и в отношении пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667953 недействительным полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №667953 (1) включает словесные элементы «WATCH» и «PLANET», которые выполнены в одну строку и воспринимаются как единое словосочетание, при этом слова относятся к лексическим единицам английского языка и имеют следующие значения «WATCH» - часы, внимание, стража, дежурство, наблюдение, смотреть; «PLANET» - планета, земной шар, мир, свет;

- ввиду многозначности данных слов обозначение «WATCH PLANET» может вызывать у российского потребителя различные ассоциации (например, мир часов, планета наблюдения, смотрим за земным шаром и др.);

- кроме того, принимая во внимание характер услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (1), словесный элемент «WATCH» не указывает напрямую на вид и назначение услуг, следовательно, соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак (1) не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;

- отличия по фонетическому признаку сходства обусловлены тем, что сравниваемые словесные элементы имеют разное количество слов, разный состав гласных, согласных, слогов, отсутствует вхождение одного обозначения в другое, ударение падает на разные слоги. В оспариваемом товарном знаке на первом месте расположен словесный элемент «WATCH», на который в первую очередь акцентируется внимание потребителей;

- сравниваемые товарные знаки (1) и (2), (3) производят разное общезрительное впечатление в силу того, что слова выполнены разными шрифтами, буквами разного алфавита, включают разные изобразительные элементы, исполнены в разном цветовом сочетании;

- с точки зрения семантики, сравниваемые обозначения характеризуются отсутствием подобия заложенных в них понятий и идей, в связи с чем не сходны семантически;

- сравниваемые товарные знаки (1) и (2), (3) охраняются в отношении услуг 35 класса МКТУ, однако отсутствие между ними сходства не может компенсироваться однородностью товаров (услуг), что также подтверждается судебной практикой (решения Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-35/2020, СИП-36/2020;

- правомерность доводов правообладателя подтверждается практикой Роспатента, а именно товарными знаками, зарегистрированными на имя иных в лиц в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно: «» по свидетельству №279171; «» по свидетельству №559268; «» по свидетельству №425214; «» по свидетельству №457205; «» по свидетельству №419763; «» по свидетельству №648505; «» по свидетельству №301636; «» по свидетельству №860625; «» по свидетельству №544320;

- как было указано выше, словесный элемент «WATCH PLANET» оспариваемого товарного знака (1) воспринимается как единая семантически и графически связанная конструкция и не воспринимается как обозначение, состоящее из нескольких самостоятельных и независимых элементов, в связи с чем отсутствуют основания для применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №667953.

В подтверждение изложенного, правообладателем были представлены следующие документы:

1. Судебная практика;

2. Распечатки из словарных источников значения слов «PLANET», «WATCH», «ПЛАНЕТА.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.10.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №667953 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость, либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что ИП Ибатуллин А.В. является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №299509 – (2), №647502 – (3), с которыми оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 667953 – (1) является комбинированным, представляет собой композицию, состоящую из словесного элемента «WATCH PLANET», выполненного буквами латинского алфавита в одну строку, и изобразительного элемента в виде круга, визуально поделенного на две части, одна из которых представляет собой стилизованное изображение циферблата, а вторая – стилизованное изображение глобуса.

Знак выполнен в черном, белом, зеленом цветовом сочетании.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 667953 предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; представление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров, услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Несоответствие товарного знака по свидетельству №667953 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «WATCH» воспринимается как самостоятельный элемент и является неохраняемым элементом, так как характеризует услуги, в отношении которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован.

Согласно словарно-справочным источникам информации слово «WATCH» в переводе с английского языка на русский язык имеет следующие значения 1. сущ. Часы; 2. гл. смотреть, наблюдать, следить; 3. пристальное наблюдение, надзор; наблюдатель, охранник, караульный, сторож; 4. (мор.) вахта, дежурство; 5. (ист.) стража; 6. (спорт) принимающий игрок (см. перевод на сайте https://www.ling volive.com/ru/).

Поскольку слово «WATCH» многозначно, а оспариваемые услуги не содержат уточнения, что оказываются в отношении часов или относятся к производству часов, как например, «демонстрация часов», «презентация часов на всех медиасредствах с целью розничной продажи», то толкование данного слова применительно к оспариваемым услугам требует размышлений и не может прямо указывать на их назначение.

Кроме того, следует также отметить, что в оспариваемом товарном знаке слова «WATCH» и «PLANET» с учетом их графического исполнения воспринимаются как словосочетание, в связи с чем в отношении оспариваемых услуг оно является фантазийным, например, представляет собой некий собирательный образ.

Данная позиция коллегии подтверждается зарегистрированными Роспатентом товарными знаками, образованными аналогичным способом, в которых слово «WATCH» является охраноспособным элементом (например, товарные знаки: «» по свидетельству №833733, «» по свидетельству №828823, «» по свидетельству №824359, «» по свидетельству №730615, «» по свидетельству №718026, «» по свидетельству № 670238.

С учетом изложенного выше оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие оспариваемого товарного знака «» требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с товарными знаками, принадлежащим лицу, подавшему возражение:

- «» по свидетельству №299509 – (2), который представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ПЛАНЕТА», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде округлой линии, наложенной на словесный элемент.

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продвижение оборудования: автосервисного, автомоечного, строительного, сантехнического, сварочного, насосного, отопительного, энергетического, электротехнического, компрессорного, дерево-, металлообрабатывающего; садовой техники; автоматических ворот и шлагбаумов; спецодежды; средств индивидуальной защиты; электродвигателей, электростанций; запорной арматуры; промышленной мебели; инструмента: электрического, пневмонического, слесарного; запасных частей автомобилей; автомобилей; автошин (для третьих лиц); коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; консультации по подбору оборудования; прокат оборудования и инструмента, продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть, магазины; услуги оптовой и розничной торговли, торговозакупочная деятельность».

- «» по свидетельству №647502 – (3), который представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку (3) предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги розничной продажи; услуги магазинов; розничная продажа».

Как известно, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленных товарных знаков (2), (3) показал следующее.

Оспариваемый товарный знак (1) имеет фонетические отличия от противопоставленных товарных знаков (2) и (3), заключающиеся в наличии дополнительного слова «WATCH» в оспариваемом товарном знаке, который занимает начальную позицию и на котором в больше степени фиксируется внимание потребителя, а также в произношении словесных элементов «PLANET» [ˈplænɪt] - «ПЛАНЕТА».

С точки зрения семантики сравниваемые товарные знаки порождают разные смысловые образы, так как смысловое значение противопоставленных товарных знаков (2) и (3), которые состоят только из одного словесного элемента «ПЛАНЕТА», определяется исключительно его лексическим значением (планета – небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков (см. электронный словарь: ru.wikipedia.org). Смысловое значение оспариваемого товарного знака (1), включающего словесный элемент «WATCH PLANET», в котором слова «watch» имеет несколько значений, является многозначным, в том числе может восприниматься как название планеты. Подобные собирательные образы распространены среди товарных знаков, например: «Планета КВН», «Планета спорта» и т.д.

Визуально сравниваемые товарные знаки (1) и (2), (3) производят различное зрительное впечатление, в силу того, что оспариваемый товарный знак включает словесный элемент «WATCH PLANET», который состоит из двух слов, выполненных буквами латинского алфавита, и оригинальный изобразительный элемент в виде круга, визуально поделенного на две части, одна из которых представляет собой стилизованное изображение циферблата, а вторая – стилизованное изображение глобуса, оспариваемый товарный знак исполнен в черном, белом, зеленом цветовом сочетании. В то время, противопоставленный товарный знак (2) состоит из словесного элемента «ПЛАНЕТА», выполненного буквами русского алфавита и перечеркнутого дугообразной линией. Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

С учетом проведенного анализа коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков (1) и (2), (3) в целом.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам (1) и (2), (3) с целью определения их однородности, показало следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ относятся к родовой категории услуг «продвижение товаров», которые включают в себя услуги в области рекламы и торговли.

Услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2) также относятся к родовой категории услуг «продвижение товаров», которые включают в себя услуги в области рекламы и торговли.

Услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (3) относятся к родовой категории услуг «торговля».

Таким образом, сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ однородны, так как относятся к одной родовой категории услуг, имеют одно назначение и круг потребителей.

Вместе с тем, учитывая отсутствие сходства, однородные услуги 35 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми товарными знаками (1) и (2), (3), не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности услуг 35 класса МКТУ одному производителю.

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №667953 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса недоказанным.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «PLANET» является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (2), (3), включающими словесный элемент «ПЛАНЕТА».

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса может быть применено к товарному знаку, которое состоит из отдельных элементов, и один из элементов представляет собой товарный знак другого лица. При этом такой элемент, присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения).

Действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

В оспариваемом товарном знаке «» элементы «WATCH» и «PLANET» выполнены одним шрифтом, буквами одного размера, расположены на одной линии, в связи с чем по своему пространственному положению элемент «PLANET» не может быть признан как не существенным, занимающим периферийную позицию.

Таким образом, положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть применено к оспариваемому товарному знаку.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.08.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 667953.