Предоставление правовой охраны обозначению в качестве товарного знака по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 39, 40, 41, 42, 44 и 45 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.
Согласно материалам заявки, на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «ИНСТИТУТ ТРЕНИНГА» и «TRAINING INSTITUTE», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами, соответственно, русского и латинского алфавита, графического элемента в виде прямой горизонтальной линии, разделяющей указанные словесные элементы, и расположенного под словесными элементами изобразительного элемента, представляющего собой графическую композицию в виде черного прямоугольника, на фоне которого изображены графические элементы белого цвета в виде прямоугольника, горизонтально расположенного сверху, под которым
– вертикально ориентированная фигура прямоугольной формы, а по ее бокам – вертикально ориентированные фигуры прямоугольной формы с зигзагообразным выступом снизу (у левой фигуры) и сверху (у правой фигуры).
Федеральным институтом промышленной собственности 30.05.2006 вынесено решение о регистрации обозначения в качестве товарного знака только в отношении части товаров 09, товаров 16 и части услуг 35, 41, 42, 44 и 45 классов МКТУ, с дискламацией словесных элементов «ИНСТИТУТ ТРЕНИНГА» и «TRAINING INSTITUTE» на основании пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон). В отношении остальных товаров и услуг в регистрации товарного знака отказано, поскольку заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.
Данное решение обосновано тем, что словесные элементы «ИНСТИТУТ ТРЕНИНГА» и «TRAINING INSTITUTE» могут быть включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов, поскольку являются видовым наименованием предприятия, а в отношении остальных товаров и услуг заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и вида оказываемых услуг.
На стадии экспертизы заявленного обозначения заявитель выразил согласие с ограничением заявленного перечня товаров и услуг (дополнительные материалы от 29.03.2006).
Вместе с тем, заявитель заявил о возможности предоставления самостоятельной правовой охраны указанным словесным элементам для части товаров 16 и части услуг 35 и 41 классов МКТУ на основании абзаца 7 пункта 1 статьи 6 Закона в связи с приобретением заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки в отношении данных товаров и услуг. Для доказательства факта приобретения заявленным обозначением различительной способности в отношении части товаров 16 и части услуг 35 и 41 классов МКТУ заявителем были представлены соответствующие дополнительные материалы (дополнительные материалы от 06.12.2005 – Приложения №№ 1 – 11 в 21 брошюрах).
Доводы заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности в отношении указанных товаров и услуг экспертизой были проигнорированы.
В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.06.2006, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы от 30.05.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:
• словесные элементы «ИНСТИТУТ ТРЕНИНГА» и «TRAINING INSTITUTE» не являются видовым наименованием предприятия, поскольку слово «ИНСТИТУТ» («INSTITUTE») имеет несколько семантических значений, то есть полисемично, а слово «ТРЕНИНГ» («TRAINING») – термин с широким смысловым значением, означающий кратковременное обучение каким-либо определенным навыкам какими-либо методами, спектр которых весьма широк;
• обучение в институте является долговременным и подчиняется определенному распорядку, а тренинг – краткосрочное обучение с помощью того или иного метода, таким образом, словосочетание «ИНСТИТУТ ТРЕНИНГА» («TRAINING INSTITUTE») представляет собой оксюморон и за счет своей противоречивости привлекает внимание потребителя;
• заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его многократного и интенсивного использования до даты подачи заявки (используется с 1993 года) в отношении конкретных товаров (части товаров 16 класса МКТУ), производимых и реализуемых заявителем, и конкретных услуг (части услуг 35 и 41 классов МКТУ), оказываемых заявителем, в подтверждение чего на стадии экспертизы заявленного обозначения были представлены дополнительные материалы от 06.12.2005;
• десять из пятнадцати ссылок на название «ИНСТИТУТ ТРЕНИНГА» («TRAINING INSTITUTE»), обнаруженных экспертизой в Интернете, относятся к обозначению заявителя, а другие пять имеют отношение к конкурирующей организации, в отношении которой имеется решение комиссии Министерства по антимонопольной политике России о признании ее действий актом недобросовестной конкуренции с предписанием изменить фирменное наименование; данное решение было оставлено в силе арбитражными судами первой и апелляционной инстанций (копии соответствующих документов были представлены на стадии экспертизы заявленного обозначения – дополнительные материалы от 29.03.2006).
На основании изложенного заявитель просит изменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2005718983/50 в качестве товарного знака для товаров и услуг, в отношении которых было вынесено решение экспертизы о регистрации товарного знака, с предоставлением самостоятельной правовой охраны словесным элементам «ИНСТИТУТ ТРЕНИНГА» и «TRAINING INSTITUTE» в отношении части товаров 16 и части услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанных в возражении, сохранив дискламацию словесных элементов в отношении остальных товаров и услуг.
В подтверждение изложенных в возражении доводов заявитель ссылается на представленные им на стадии экспертизы заявленного обозначения дополнительные материалы от 06.12.2005 (Приложения №№ 1 – 11 в 21 брошюрах) и дополнительные материалы от 29.03.2006 (на 30 л.), а именно:
1. Деловой журнал «Карьера» №2(76), февраль 2005г., «Рейтинг тренинговых компаний» (Приложение №1);
2. Перечень основных клиентов заявителя и справочная информация о них (Приложение №1);
3. Рекомендации и отзывы клиентов заявителя (Приложение №1);
4. Информация о количестве человек, прошедших обучение на программах заявителя, а также территория обучения (Приложение №2);
5. Информация о количестве человек, прошедших обучение по открытым программам в крупных городах (Приложение №3);
6. Характеристика программ и отзывы их участников (Приложение №3);
7. Реклама в СМИ о проведении тренингов заявителем (Приложение №3);
8. Материалы о партнерах заявителя в развитии бизнес-образования, о совместных проектах и отзывы партнеров заявителя (Приложение №4);
9. Копия Диплома ежегодной премии «Trainings», которым награжден заявитель как победитель в номинации «Вклад в развитие рынка» (Приложение №4);
10. Свидетельство, подтверждающее членство заявителя в Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО) с 1999 года (Приложение №4);
11. Материалы, подтверждающие активное участие заявителя в становлении и развитии бизнес-образования совместно с РАБО (Приложение №4);
12. Информация о конференциях, проведенных на территории Российской Федерации, на Украине, в Казахстане, Татарстане, Беларуси (Приложение №5);
13. Копии публикаций в СМИ сотрудников заявителя и их интервью (Приложение №6);
14. Информация о монографиях и изданиях заявителя (Приложение №7);
15. Информация об участии заявителя в выставках и их рекламные материалы (Приложение №8);
16. Информация в сети Интернет о заявителе (Приложение №9);
17. Информация о программах подготовки тренеров (Приложение №10);
18. Информация об информационно-аналитических продуктах заявителя (Приложение №11);
19. Копия Заявления о пресечении недобросовестной конкуренции, поданного заявителем в Министерство по антимонопольной политики России (дополнительные материалы от 29.03.2006);
20. Копия Решения комиссии МАП России от 10.11.2003 (дополнительные материалы от 29.03.2006);
21. Копия Предписания комиссии МАП России от 10.11.2003 (дополнительные материалы от 29.03.2006);
22. Копия Решения Арбитражного суда г. Москвы от 09.02.2004 (дополнительные материалы от 29.03.2006);
23. Копия апелляционной жалобы от 27.02.2004 на решение арбитражного суда (дополнительные материалы от 29.03.2006);
24. Копия Отзыва от 19.04.2004, представленного МАП России на апелляционную жалобу (дополнительные материалы от 29.03.2006);
25. Копия Постановления Арбитражного суда г. Москвы апелляционной инстанции от 20.04.2004 (дополнительные материалы от 29.03.2006).
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.
С учетом даты подачи заявки (01.08.2005) правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за №4322 (далее – Правила).
В соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары (услуги), в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.
В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий.
В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные в настоящем пункте элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.
В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.
В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2005718983/50 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «ИНСТИТУТ ТРЕНИНГА» и «TRAINING INSTITUTE», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами, соответственно, русского и латинского алфавита, графического элемента в виде прямой горизонтальной линии, разделяющей указанные словесные элементы, и расположенной под словесными элементами графической композиции в виде черного прямоугольника, на фоне которого изображены графические элементы белого цвета в виде прямоугольника, горизонтально расположенного сверху, под которым – вертикально ориентированная фигура прямоугольной формы, а по ее бокам – вертикально ориентированные фигуры прямоугольной формы с зигзагообразным выступом снизу (у левой фигуры) и сверху (у правой фигуры).
Словесный элемент «ИНСТИТУТ ТРЕНИНГА» состоит из двух слов.
Слово «ИНСТИТУТ» имеет следующие семантические значения: 1) совокупность норм права, охватывающих определенный круг общественных установлений; 2) наиболее распространенное название высших учебных заведений; 3) название некоторых научно-исследовательских учреждений и проектных организаций; 4) учебно-методические учреждения системы повышения квалификации специалистов; 5) особый тип педагогического учебного заведения; 6) в дореволюционной России – привилегированное женское среднее учебное заведение закрытого типа (например Смольный институт).
(См. «Институт», Большая советская энциклопедия, Интернет-портал «Рубрикон», поисковая система Интернета «Яндекс»).
Слово «ТРЕНИНГ» означает систематическую тренировку или совершенствование определенных навыков и поведения участников тренинга. Различают тренинг делового общения, тренинг продаж, перцептивный тренинг, поведенческий тренинг, тренинг чувствительности, ролевой тренинг, видеотренинг и др. (См. «Тренинг», Глоссарий.ру: словари по общественным наукам, Интернет-портал «Глоссарий.ru», поисковая система Интернета «Яндекс»).
Словесный элемент «TRAINING INSTITUTE» также состоит из двух слов: в переводе с английского языка слово «TRAINING» означает «тренинг», а слово «INSTITUTE» – «институт». Таким образом, словосочетание «TRAINING INSTITUTE» («ТРЕНИНГ ИНСТИТУТ») может рассматриваться как дословный перевод словосочетания «ИНСТИТУТ ТРЕНИНГА».
Исходя из указанных семантических значений слова «ИНСТИТУТ», значение словосочетания «ИНСТИТУТ ТРЕНИНГА» («TRAINING INSTITUTE») в целом может определяться как «высшее учебное заведение, обучающее тренингам или посредством тренингов», «научно-исследовательское учреждение, изучающее или разрабатывающее тренинги», «учебно-методическое учреждение, в котором повышают квалификацию специалисты-тренеры» либо «педагогическое учебное заведение, выпускающее специалистов-тренеров». А слово тренинг, будучи весьма широким по своему значению термином, охватывает очень большой круг навыков, которые могут быть сформированы и развиты у человека, а также большой круг методов, посредством которых те или иные определенные навыки могут быть сформированы и развиты у конкретного человека.
В то же время, данный словесный элемент, скорее всего, будет указывать на направление деятельности организации, поскольку слова «ИНСТИТУТ» и «ТРЕНИНГ» обозначают, в любом случае, процесс освоения знаний (обучение).
Однако, следует признать, что элемент «ИНСТИТУТ ТРЕНИНГА» («TRAINING INSTITUTE»), приближающийся по своему характеру к описательному, тем не менее, в данном виде воспринимается не привычно, так как, например, не существует высших учебных заведений, специализирующихся на тренингах.
Кроме того, из представленных заявителем материалов [1 – 25] следует, что заявитель является ведущей организацией в сфере бизнес-образования. Заявитель получил до даты подачи заявки достаточную известность на рынке образовательных услуг.
Заявленное обозначение используется заявителем с 1993 года и по настоящее время для индивидуализации выпускаемых им товаров 16 класса МКТУ «продукция печатная, касающаяся организации, проведения тренингов» и оказываемых им услуг 35 класса МКТУ «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуг по организации и проведению тренингов; реклама интерактивная в компьютерной сети, в том числе в Интернете в качестве доменного имени, касающаяся организации и проведения тренингов» и услуг 41 класса МКТУ «издание книг, относящихся к тематике организации и проведения тренингов различного назначения; обучение заочное, в том числе обучение и развитие персонала в организациях, подготовка специалистов в области тренинга; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров», в связи с чем стало на дату подачи заявки достаточно известным потребителям на территории России, о чем свидетельствуют представленные заявителем материалы.
Заявителем осуществлялось активное продвижение данного обозначения: реклама в СМИ о проведении тренингов [7], публикации и интервью в СМИ [13], участие в выставках [15], размещение информации в Интернете [16].
Заявителем проводилось корпоративное обучение (семинары и тренинги), которым оказалось охвачено значительное количество людей и значительное число регионов [4].
В результате интенсивной деятельности заявителя у него сформировалась постоянная весьма многочисленная клиентура. Среди клиентов заявителя можно выделить лидеров российского рынка: компания «Coca-Cola», ОАО «Автофрамос» («Renault»), компания «Wrigley», компания «Heineken Brewery», компания «РУСАЛ», Кондитерская фабрика «Ударница», компания «Ростелеком», компания «Дарья», компания «Талосто», компания «Mercedes-Benz» и др. [2].
Наряду с корпоративными программами заявителем проводились также и открытые семинары и тренинги, в которых приняло участие значительное количество сотрудников разных компаний из различных регионов [5].
Клиенты заявителя в своих отзывах [3, 6] высоко оценивают качество оказываемых заявителем услуг, отмечают масштабы его проектов, долгосрочность сотрудничества с ним, рекомендуют его своим партнерам.
Свидетельством успешной профессиональной деятельности заявителя является занятое им 3-е место в «Рейтинге тренинговых компаний» [1] и награждение заявителя Дипломом ежегодной премии «Trainings» как победителя в номинации «Вклад в развитие рынка» [9].
Заявитель принимал активное участие в становлении и развитии бизнес-образования [10, 11]. В данном направлении деятельности заявителем осуществлялись совместные проекты с его партнерами – фирмой «1С», ООО «Коллекция Приключений», газетой «Ведомости», Ассоциацией европейского бизнеса, Российской ассоциацией бизнес-образования, «Begin Group», Интернет-порталом «Trainings.ru». Весомый вклад заявителя в становление и развитие бизнес-образования отмечен в отзывах его партнеров [8].
Заявитель выступал со-организатором конференций, делал доклады и выступления на них [12].
Заявителем осуществлялась научно-издательская [14] и информационно-аналитическая [18] деятельность.
Заявитель известен в России и за рубежом и как центр подготовки профессиональных бизнес-тренеров [17].
То, что обозначение «ИНСТИТУТ ТРЕНИНГА» («TRAINING INSTITUTE») является уникальным и идентифицирует заявителя, установлено также Комиссией Министерства по антимонопольной политике России: действия конкурирующей организации с таким же названием были признаны недобросовестной конкуренцией с предписанием для нее изменить фирменное наименование [20, 21]. Правомерность вынесенного МАП России решения подтверждена арбитражными судами первой и апелляционной инстанций [22, 25].
С учетом вышеизложенного, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для вывода о том, что заявленное комбинированное обозначение со словесными элементами «ИНСТИТУТ ТРЕНИНГА» и «TRAINING INSTITUTE» по заявке №2005718983/50 приобрело различительную способность в результате широкого и активного его использования заявителем на территории России в отношении производимых им товаров 16 класса МКТУ «продукция печатная, касающаяся организации, проведения тренингов» и оказываемых им услуг 35 класса МКТУ «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуг по организации и проведению тренингов; реклама интерактивная в компьютерной сети, в том числе в Интернете в качестве доменного имени, касающаяся организации и проведения тренингов» и услуг 41 класса МКТУ «издание книг, относящихся к тематике организации и проведения тренингов различного назначения; обучение заочное, в том числе обучение и развитие персонала в организациях, подготовка специалистов в области тренинга; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров», то есть стало способным выполнять функцию товарного знака.
Таким образом, в отношении вышеуказанных товаров и услуг заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака без дискламации словесных элементов на основании абзаца 7 пункта 1 статьи 6 Закона. В отношении остальных товаров и услуг, для которых может быть зарегистрирован товарный знак, указанные словесные элементы являются неохраняемыми, поскольку характеризуют товары и услуги, указывая на их вид.
Что касается установленного экспертизой несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона в отношении части заявленных товаров и услуг, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и вида оказываемых услуг, необходимо отметить, что заявителем на стадии экспертизы заявленного обозначения в письме от 29.03.2006 было выражено согласие с ограничением приведенного в заявке перечня товаров и услуг по указанному основанию и в возражении данное решение экспертизы не оспаривается.
Таким образом, решение экспертизы о дискламации словесных элементов «ИНСТИТУТ ТРЕНИНГА» и «TRAINING INSTITUTE» для всех товаров и услуг, вынесенное в нарушение абзаца 7 пункта 1 статьи 6 Закона без учета представленных заявителем дополнительных материалов от 06.12.2005 и 29.03.2006, доказывающих приобретение заявленным обозначением до даты подачи заявки различительной способности, Палатой по патентным спорам признается неправомерным. Вместе с тем, с учетом согласия заявителя относительно перечня товаров и услуг, приведенного в решении экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2005718983/50, Палата по патентным спорам не имеет оснований для изменения решения экспертизы в части, касающейся ограничения приведенного в заявке перечня товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 6 Закона.