Обозначение «» по заявке №2023721372, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.03.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.07.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что входящие в состав заявленного обозначения элементы «ТМ», «ТОРТ» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку элемент «ТМ» представляет собой сочетание согласных букв, не имеющих словесного характера, словесный элемент «ТОРТ» (Торт - кондитерское изделие из сладкого сдобного теста с кремом, фруктами. См. Толковый словарь русского языка Ожегова https://slovarozhegova.ru) является указанием на вид товара, в силу чего не обладает различительной способностью.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ТОРТ», может вводить потребителей в заблуждение в отношении вида, назначения и свойств всех заявленных товаров 30 класса МКТУ, кроме «торты» на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками «ПТИЧЬЕ МОЛОКО» по свидетельствам №141209 (приоритет 23.08.1993), №168775 (приоритет 14.04.1997), №486119 (приоритет 17.02.2012), № 474590 (приоритет 16.09.2011), №434104 (приоритет 22.06.2010), зарегистрированными на имя Открытое акционерное общество «Рот Фронт», 113184, Москва, 2-й Новокузнецкий пер., 13/15, в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ.

В поступившем 23.10.2024 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение планируется к использованию на этикетке кондитерской продукции;

- наряду с названием вида торта «ПТИЧЬЕ МОЛОКО», в заявленном обозначении присутствуют товарные знаки «» (по свидетельству №501155), «» (по свидетельству № 566025) и «» (по свидетельству №759158), правообладателем которых является заявитель;

- заявленное обозначение состоит из зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам №№501155, 566025, 759158, а словосочетание торт «ПТИЧЬЕ МОЛОКО» используется для обозначения конкретного вида кондитерского мучного изделия, которое подобно легендарному советскому торту под названием «ПТИЧЬЕ МОЛОКО» по внешнему виду, составу, свойствам и способу изготовления;

- заявленное обозначение отличается от противопоставленных товарных знаков по визуальному признаку сходства, при этом словесные элементы «ТОРТ «ПТИЧЬЕ МОЛОКО»» гармонично вписаны с иными словесными элементами обозначения, образуя оригинальную композицию;

- существует множество примеров товарных знаков, изображения которых, несмотря на одинаковые слова, зарегистрированы на разных правообладателей в отношении одних и тех же классов МКТУ, например, товарные знаки «», «», «», «», «», «» по свидетельствам №№605696, 726483, 573823, 167185, 357321, 522787;

- дополнительным аргументом об отсутствии сходства товарных знаков служит заключение живописца, иллюстратора, монументалиста, скульптора, члена СХ СССР с 1983 г., с 2006 члена правления Курганского отделения СХ России, члена Художественного Совета при Департаменте архитектуры, строительства и земельных отношений администрации г. Кургана Орехова Б.Н., в котором указано, что словосочетание «ПТИЧЬЕ МОЛОКО» занимает 40 % площади товарного знака, 60 % площади товарного знака занимает фирменный фон и зарегистрированные товарные знаки, принадлежащие заявителю;

- в сравниваемых товарных знаках использованы различные цветовые комбинации, в связи с чем заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленными товарными знаками компании ОАО «Рот Фронт»;

- в заявленном обозначении словосочетание «ТОРТ «ПТИЧЬЕ МОЛОКО»» не занимает «автономного» положения и не воспринимается как элемент, индивидуализирующий товар;

- композиция и структура рассматриваемого обозначения построена таким образом, что индивидуализирует в первую очередь кондитерскую фирму «Сдобушка», а не само изделие;

- анализируя заявленное обозначение в целом, можно сказать, что все элементы воспринимаются как единый рисунок и сложная графическая композиция;

- при общем зрительном впечатлении сравниваемых обозначений отсутствует какая-либо опасность введения потребителя в заблуждение относительно свойств и качества товаров, а также отсутствует сходство до степени смешения с каким-либо зарегистрированным противопоставленным товарным знаком;

- таким образом, заявленное обозначение нельзя признать сходным с противопоставленными товарными знаками.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.07.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К материалам дела заявителем были представлены следующие материалы:

- копия выписки на товарные знаки по свидетельствам №№ 357321, 522787, 573823, 167185, 726483, 605696 [1];

- копия заключения художника Б.Н. Орехова [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (20.03.2023) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «ТОРТ «ПТИЧЬЕ МОЛОКО»», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Над словесным элементом размещена композиция из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения кренделя с короной и размещенного справа от него словесного элемента «Сдобушка», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. В конце словесного элемента «Сдобушка» расположен элемент «ТМ». Под словом «Сдобушка» размещено словосочетание «Сдобно - бесподобно!», выполненное оригинальным шрифтом русскими буквами. Вся композиция размещена на фоне вытянутого прямоугольника. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается заявителем в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что в его состав входит буквенный элемент «ТМ» и словесный элемент «ТОРТ», которые являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса на основании следующего.

Содержащийся в заявленном обозначении элемент «ТМ» представляет собой сочетание двух согласных букв, не имеющих оригинального графического исполнения и словесного характера, данные элементы используются в качестве обозначения маркировки товарным знаком, в силу чего не обладает различительной способностью.

Включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ТОРТ» означает «кондитерское изделие из сладкого сдобного теста с кремом, фруктами (см. Толковый словарь русского языка Ожегова https://slovarozhegova.ru), следовательно, для части товаров 30 класса МКТУ не обладает различительной способностью, указывая на вид товаров.

В отношении иных товаров 30 класса МКТУ, которые не относятся к кондитерскому изделию из сладкого сдобного теста, словесный элемент «ТОРТ» рассматриваемого обозначения будет являться ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку входящий в его состав словесный элемент «ТОРТ», в отношении части товаров 30 класса МКТУ будет порождать в сознании потребителя представление об определенном виде товара, которое не соответствует действительности.

Следует указать, что в возражении заявителем не оспаривается вывод экспертизы, сделанный в решении Роспатента от 05.07.2024, относительно несоответствия рассматриваемого товарного знака вышеуказанным требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противоречия заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №141209 (1) представляет собой словесное обозначение «», выполненное одно под другим заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №168775 (2) является комбинированным «», выполнен в виде этикетки продукции, содержащей изобразительные элементы в виде стилизованных птиц, сидящих на ветках. В левой и правой частях обозначения расположены узоры, выполненные красным и белым цветом. По правой стороне изображения нанесены словесные элементы «ПТИЧЬЕ МОЛОКО», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку представлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №486119 (3) представляет собой комбинированной обозначение «», содержащее прямоугольник, в центральной части которого на бордовом фоне расположены словесные элементы «ПТИЧЬЕ МОЛОКО», выполненные заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом золотым цветом. Слева от указанных словесных элементов расположено стилизованное изображение птицы в золотом и розовом цветовых сочетаниях. В левой и правой частях обозначения расположены различные узоры в золотом и розовом цветовых сочетаниях. Правовая охрана товарному знаку представлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №474590 (4) представляет собой комбинированной обозначение «», включающее прямоугольник, выполненный в темно-коричневом цвете, в центре которого размещены словесные элементы: «конфеты», «Птичье молоко», «настоящее», выполненные в четыре строки. Словесный элемент «настоящее» выполнен белым цветом стандартным шрифтом заглавными буквами и расположен на ленточке темно-красного цвета. В нижней и верхней частях обозначения в шахматном порядке расположены прямоугольники и повторяющиеся стилизованные изображения птиц. При этом изображение двух птиц, расположенных симметрично в нижней части обозначения по разные стороны от слова «молоко», имеет больший размер по сравнению с остальными. Правовая охрана товарному знаку представлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №434104 (5) представляет собой словесное обозначение «», выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом черного цвета с белой окантовкой. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Следует указать, что в заявленном комбинированном обозначении основными индивидуализирующими элементами являются словесные элементы «Сдобушка», «Сдобно - бесподобно!» и «ПТИЧЬЕ МОЛОКО», поскольку на них обращает внимание первую очередь потребитель, они легче запоминаются при восприятии обозначений в целом, и именно они позволяют индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

Противопоставленные товарные знаки (1-5) образуют серию товарных знаков одного правообладателя ОАО «Рот Фронт», объединенных общим словесным элементом «Птичье молоко», несущим основную индивидуализирующую нагрузку в данной серии.

Сопоставительный анализ сравниваемых товарных знаков показал, что они являются сходными, поскольку словесный элемент «Птичье молоко» заявленного обозначения полностью фонетически и семантически входит в состав противопоставленных товарных знаков (1-5), содержащих словесные элементы «ПТИЧЬЕ МОЛОКО» / «ПТИЧЬЕ МОЛОКО».

Согласно общедоступным источникам информации (https://ru.wikipedia.org/wiki/Птичье_молоко_(кулинария)) словосочетание «Птичье молоко» - это название конфет со сбивным корпусом, глазированных шоколадом. На территории Российской Федерации правом на товарный знак «Птичье молоко» с 1993 года владеет ОАО «Рот Фронт». Выпускать продукцию с этой маркой могут только предприятия, входящие в холдинг «Объединённые кондитеры» («Рот Фронт», «Красный Октябрь», «Бабаевский»).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что семантика обозначения «Птичье молоко» тесно связана с конкретным видом кондитерского изделия, выпускаемого определенным кругом производителей. В этой связи заявленное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «Птичье молоко», будет нарушать права иных лиц, обладающих исключительным правом на данное средство индивидуализации и использующих это обозначение в своей хозяйственной деятельности.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками (1), (5), так как словесные элементы сопоставляемых обозначений выполнены буквами русского алфавита. Что касается графических отличий заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2), (3), (4), выразившихся в иных цветовой гамме и характере изобразительных элементов, то они не могут служить основанием для признания обозначений не сходными, поскольку не приводят к отсутствию ассоциирования сравниваемых товарных знаков друг с другом в целом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-5) являются сходными, ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Сравнительный анализ однородности заявленных товаров 30 класса МКТУ и товаров 30 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (1-5), показал следующее.

Заявленные товары 30 класса МКТУ «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты с начинкой; бриоши; булки; булочки с шоколадом; вафли; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские; изделия кондитерские в виде муссов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; изделия хлебобулочные; крем заварной; крем-брюле; круассаны; макарон [печенье]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье кокосовое; печенье с начинкой; пралине; профитроли; пряники; птифуры; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; торты; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлеб; шоколатины», являются однородными товарам 30 класса МКТУ «хлебобулочные и кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, пищевой лед» противопоставленных товарных знаков (1), (2), (5), товарам 30 класса МКТУ «батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты; блины; бриоши; булки; вафли, в том числе, вафли-сэндвичи; глазурь для изделий для сладкого сдобного теста; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные, в том числе, сушки, баранки; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; йогурт замороженный [мороженое]; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крем заварной; кушанья мучные; макарон [печенье миндальное]; марципан; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; пралине; продукты мукомольного производства; пряники; птифуры [пирожные]; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости, в том числе, сладкие кексы, торты вафельные, торты бисквитные, пирожные, сладкие рулеты, сладости восточные, лукумы, нуга, пастила, зефир, сладкие суфле, пасты кондитерские шоколадные, шоколадно-ореховые, шоколадно-молочные, фруктово-ягодные, готовые к употреблению в пищу; тарты; тесто миндальное; тортилы; хлеб; хлеб из пресного теста» противопоставленного знака (3), товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно конфеты» противопоставленного знака (4), поскольку сравниваемые товары либо полностью совпадают, либо относятся к одному виду товаров (кондитерские, хлебобулочные изделия), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности этих товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров и услуг или при низкой степени однородности товаров и услуг, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда).

В рассматриваемом случае коллегией была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

Вышеизложенная информация позволяет коллегии прийти к выводу о том, что заявленное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «Птичье молоко», может быть воспринято как продолжение серии знаков, сопровождаемых обозначением «Птичье молоко», известной российской компании «Рот Фронт», выпускающей широкий спектр кондитерских изделий. При таких обстоятельствах возникает высокая вероятность введения потребителя в заблуждение относительно товаров и его изготовителя.

В связи с изложенным, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в решении Роспатента от 05.07.2024.

Коллегией также учтено обращение от 07.09.2023 правообладателя противопоставленных товарных знаков, поступившее на этапе проведения экспертизы, в котором он выражает позицию о несоответствии заявленного обозначения требованиям действующего законодательства.

Представленное с возражением заключение Б.Н. Орехова [2] представляет собой его частное мнение, ввиду чего не может приниматься во внимание. Кроме того, изложенные в заключении выводы не преодолевают препятствий для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2023721372 по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в качестве примеров ранее зарегистрированные Роспатентом товарные знаки, не могут служить основанием для принятия решения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, так как делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.10.2024, оставить в силе решение Роспатента от 05.07.2024.