Комбинированное обозначение «» по заявке №2020729315 было подано на имя заявителя 08.06.2020 в отношении товаров 01 класса МКТУ и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020729315 было принято 20.09.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано следующими обстоятельствами:

Включенный в заявленное обозначение словесный элемент «Вязьма» (Вязьма, город в России, Смоленская обл., см. Российский энциклопедический словарь, в 2-х томах, под ред. А. М. Прохорова, Москва, Научное изд. «Большая Российская энциклопедия», 2001, том 1, стр. 306) представляет собой географическое наименование, которое может восприниматься потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров.

Таким образом, слово «Вязьма» является неохраняемым элементом на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, поскольку является географическим наименованием.

Кроме того, заявленное обозначение, включающее слово «Вязьма», в целом способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров (услуг) для юридического лица, находящегося в Москве.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров 01 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Включенный в заявленное обозначение словесный элемент «Брусит» (Брусит, минерал подкласса гидроксидов, Mg(OH)2. Сырьё для керамической и бумажной промышленности, огнеупоров, см. Российский энциклопедический словарь, в 2-х томах, под ред. А. М. Прохорова, Москва, Научное изд. «Большая Российская энциклопедия», 2001, том 1, стр. 200) указывает на вид, состав и свойства для части товаров 01 класса (бумага альбуминовая; бумага баритовая; бумага для диазокопирования; бумага для светокопий; бумага индикаторная химическая; бумага реактивная лакмусовая; бумага самовирирующаяся [фотография]; бумага селитренная; бумага сенсибилизированная; бумага фотометрическая; бумага, за исключением используемой для медицинских или ветеринарных целей реактивная; глазури для керамики; гликоли; глина вспученная для гидропонных культур [субстрат]; глина фарфоровая [белая]; масса бумажная; составы для огнетушителей; составы для производства технической керамики; составы огнестойкие; сырьё для использования в производстве соединений магния; тальк [силикат магния]; фотобумага; магнезиты; магний углекислый; магний хлористый), всех услуг 35 класса, части услуг 37 класса (бурение скважин; добыча горно-рудных полезных ископаемых; добыча полезных ископаемых; добыча щелочноземельных, редкоземельных металлов, минералов; обслуживание скважин, рудников; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; разработка карьеров), для части услуг 40 класса (обработка бумаги; обработка полезных ископаемых для улучшения их свойств; предоставление информации по вопросам обработки материалов; работы гончарные), в силу чего также является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса

В отношении остальных заявленных товаров 01 и услуг 37, 40 классов МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания), так способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава и свойств товаров и услуг на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.07.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

Заявитель (ООО «РГХО») является единственной управляющей компанией ООО «Вязьма-Брусит», имеющей право без доверенности действовать от имени ООО «Вязьма-Брусит», то есть лицом, которое в силу закона уполномочено выступать от имени ООО «Вязьма-Брусит», имеющим фактическую возможность определять действия ООО «Вязьма-Брусит» и действовать в его интересах.

ООО «Вязьма-Брусит» - одно из основных предприятий, перерабатывающих брусит, расположенное в Вязьминском районе Смоленской области, имеет в собственности земельный участок и здание завода.

ООО «РГХО» является единственным добытчиком минерального брусита, ни одно предприятие в России не может производить добычу брусита в России, кроме ООО «РГХО», при этом ООО «Вязьма-Брусит», расположенное в Вязьминском районе Смоленской области, также является единственным в стране производством, перерабатывающим брусит, в связи с чем заявленное обозначение «» не может вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров (услуг).

Поскольку заявленное обозначение не содержит указания на какое-либо юридическое или физическое лицо, а также не ассоциируется с каким-нибудь лицом, из данного обозначения невозможно сделать вывод о месте нахождения изготовителя товара, соответственно, заявленное обозначение в отношении товаров 01 класса МКТУ и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ не способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров (услуг).

Заявитель является правообладателем товарного знака «» по свидетельству № 834333 (дата приоритета 08.06.2020), товарного знака «» по свидетельству № 881045, товарного знака «» по свидетельству № 881708, в силу чего по принципу единообразия правоприменительной практики, заявитель, подавая новую аналогичную заявку, вправе рассчитывать на регистрацию товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020729315.

В дополнение к возражению в качестве подтверждения изложенных доводов были представлены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Вязьма-Брусит» [1];

- выписка из ГРЮН об объекте недвижимости с кадастровым номером, принадлежащим ООО «Вязьма-Брусит» [2];

- свидетельство о государственной регистрации права земельного участка [3];

- свидетельство о государственной регистрации права здания завода [4];

- распоряжение губернатора Смоленской области с перечнем системообразующих предприятий [5];

- сведения о заявителе по данным сервиса Контур Фокус на 09.12.2021 [6];

- лицензия на пользование недрами БИР №00462 ТР, выданная ООО «РГХО» до 31.12.2041 года (дата регистрации 16.01.2017) [7];

- лицензия на пользование недрами БИР №00449 ТЭ, выданная ООО «Кульдурский бруситовый рудник» до 31.12.2015 года (дата регистрации 28.07.2014) с приложениями [8];

- ПРИКАЗ Дальнедра №238 от 25.07.2014 «О переоформлении лицензии на право пользования недрами с целью добычи брусита на Кульдурском месторождении [9];

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Кульдурский бруситовый рудник» [10];

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения ООО «Кульдурский бруситовый рудник» [11];

- страницы буклета «Вязьма – Брусит» Обзор компании [12].

Кроме того, в дополнение к ранее представленным материалам заявитель представил уточненный перечень заявленных товаров и услуг, дополнительно исключив из него ряд позиций, которые, исходя из свойств и состава минерала брусит, были способны ввести потребителя в заблуждение относительно вида и состава товаров, а также назначения услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака:

01 - Бентонит; вещества химические для выделки кожи; добавки для бензина очищающие; добавки для бензина, включенные в 01 класс; добавки химические для буровых растворов; доломит; карбонат магния; коагулянты; кремнекислый магний; магнезиты; магний углекислый; магний хлористый; металлы щелочноземельные; растворы буровые; силикат магния; соли (удобрения); соли [химические препараты]; соли щелочноземельных металлов; сырьё для использования в производстве соединений магния; тальк (силикат магния); удобрения; удобрения (составы); удобрения для сельского хозяйства; ускорители вулканизации; флюсы для выплавки металлов; флюсы для выплавки стали; флюсы для выплавки чугуна; флюсы металлургические; химикаты для лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для плодоводства, садоводства и огородничества (за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов); химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов); химикаты для удобрения почвы; химические вещества для использования в целлюлозно-бумажной промышленности; химические вещества для использования при производстве бумаги; химические вещества для использования при производстве соединений магния; химические вещества для отбеливания бумаги; химические вещества для плодоводства (садоводства и огородничества), за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химические вещества для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химические вещества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов для лесного хозяйства; химические вещества для промышленных целей; химические вещества, предназначенные для использования в промышленных целях; химические препараты для использования в промышленных целях; химические реактивы, за исключением для медицинских или ветеринарных целей); химические реактивы.

35 –агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; услуги по оптовой и розничной продаже полезных ископаемых, в том числе щелочноземельных и редкоземельных металлов, минералов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

37 – бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; добыча горно-рудных полезных ископаемых; добыча полезных ископаемых; добыча щелочноземельных, редкоземельных металлов, минералов; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; предоставление информации по вопросам строительства ; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат подъемных кранов [строительное оборудование] прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газо-слесарнотехнические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; разработка карьеров; строительство; строительство и ремонт сооружений для добычи полезных ископаемых; строительство и техническое обслуживание рудников; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное; строительство промышленных предприятий; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по добыче полезных ископаемых; установка оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования.

40 – гальванизация; гальванопокрытие; гравирование; дезактивация вредных материалов; дезодорация воздуха; декаприрование; закалка металлов; информация по вопросам обработки материалов; обработка абразивная; обработка металлов; обработка полезных ископаемых для улучшения их свойств; обработка чистовая; переработка (подготовка) полезных ископаемых; переработка полезных ископаемых [химическая]; предоставление информации по вопросам обработки материалов; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы сварочные; услуги по пескоструйной обработке.

Кроме того, к сокращенному перечню товаров и услуг были приложены комментарии заявителя, подтверждающие, что в уточненный перечень включены только позиции, связанные с производством товаров 01 и услуг 35 классов МКТУ по продвижению товаров, в состав которых входит минерал брусит, а также услуг 37 и 40 классов МКТУ, связанных с добычей полезных ископаемых, содержащих минерал брусит, и их переработкой, т.е. подтверждение того, что уточненный перечень товаров и услуг не содержит позиций, которые не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.06.2020) подачи заявки №2020729315 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;

- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «» включающее словесные элементы «Вязьма» и «Брусит», выполненные буквами русского алфавита в две строки, и изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение двух кристаллов.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в синем и его оттенках, черном цветовом сочетании в отношении вышеуказанного ограниченного перечня товаров 01 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, из которого исключены товары и услуги, в состав которых не входит минерал брусит и продукты на его основе.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Следует согласиться с мнением экспертизы, относительно того, что согласно словарно-справочным источникам информации (см. Интернет словарь https://academic.ru/, Большой Энциклопедический словарь А.М. Прохорова, онлайн переводчик https://translate.google.com/) слова:

- «Вязьма» - город в Российской Федерации, Смоленская обл., на р. Вязьма.

- «Брусит» - минерал подкласса гидроксидов, Mg(OH)2. Обычно белые листовые агрегаты. Твердость 2,5; плотность 2,4 г/см³. Встречается в виде прожилок в серпентинитах и мраморизованных известняках. Сырье для керамической и бумажной промышленности, огнеупоров.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что слово «Вязьма» способно восприниматься как географическое указание, для всех испрашиваемых товаров и услуг является описательным обозначением, не обладает различительной способностью, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Слово «Брусит» прямо указывают на минерал, гидрооксид магния. Среди промышленных магнезиальных минералов брусит занимает первое место по содержанию оксида магния. Брусит используется, как сырье для химической, металлургической, стекольной и других отраслей промышленности. Около 60 % брусита добываемого во всем мире обжигают для производства оксида магния (магнезии), который используется главным образом как огнеупорное сырье, сырье для производства комплексных флюсов, используемых в конвертерном производстве. Брусит используют, как источник соединений для получения металлического магния, сырье для производства строительной материалов (см. цемент Сореля) и кровли, наполнитель для огнеупорных пластмасс, средств пожаротушения, а также в производстве лекарственных препаратов и косметики, Добавки на основе брусита используют при очистке газов от хлора, для сорбционной очистки воды

(https://ecologyofrussia.ru/brusit/; https://brucite.plus/articles/brusit-unikalnoe-prirodnoe-syre-s-mnogogrannym-primeneniem/; http://webmineral.com/ ).

Таким образом, для испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ словесный элемент «Брусит» является прямым указанием на вид состав (сырье), свойства товаров, в силу чего на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым элементом.

В отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ (агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; услуги по оптовой и розничной продаже полезных ископаемых, в том числе щелочноземельных и редкоземельных металлов, минералов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]) словесный элемент «Брусит» указывает на их назначение, связанное с продвижением товаров, в состав которых входит минерал брусит, в отношении услуг 37 класса МКТУ (бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; добыча горно-рудных полезных ископаемых; добыча полезных ископаемых; добыча щелочноземельных, редкоземельных металлов, минералов; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; предоставление информации по вопросам строительства; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат подъемных кранов [строительное оборудование] прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарнотехнические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; разработка карьеров; строительство; строительство и ремонт сооружений для добычи полезных ископаемых; строительство и техническое обслуживание рудников; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное; строительство промышленных предприятий; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по добыче полезных ископаемых; установка оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования) и 40 класса МКТУ (гальванизация; гальванопокрытие; гравирование; дезактивация вредных материалов; дезодорация воздуха; декаприрование; закалка металлов; информация по вопросам обработки материалов; обработка абразивная; обработка металлов; обработка полезных ископаемых для улучшения их свойств; обработка чистовая; переработка (подготовка) полезных ископаемых; переработка полезных ископаемых [химическая]; предоставление информации по вопросам обработки материалов; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы сварочные; услуги по пескоструйной обработке) словесный элемент «Брусит» также указывает на назначение, связанное с добычей и переработкой полезных ископаемых, в состав которых входит минерал брусит, в силу чего для этих услуг словесный элемент «Брусит» носит описательный характер и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение указанного заявитель представил соответствующие комментарии по каждой позиции, включенной в уточненный перечень товаров и услуг.

Коллегия обращает внимание на то, что заявитель не оспаривает вывод Роспатента о неохраноспособности словесных элементов «Вязьма» и «Брусит», в связи с чем они могут быть включены в состав знака в качестве неохраняемых элементов, при этом коллегия руководствовалась принципом законных ожиданий заявителя, поскольку он является правообладателем вышеуказанных товарных знаков «» по свидетельству №834333, «» по свидетельству № 881045, «» по свидетельству № 881708, которые зарегистрированы с исключением из правовой охраны словесных элементов.

С учетом того, что заявителем были внесены уточнения в перечни испрашиваемых товаров и услуг, основания выдвинутые экспертизой относительно несоответствия обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, касательно ввода потребителя относительно вида и назначения заявленных товаров и услуг, могут быть сняты.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, Роспатентом было указано на тот факт, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «Вязьма», который, как указано выше, является городом в Смоленской области, поскольку заявитель находится в городе Москва, то регистрация на его имя способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и оказания услуг.

С учетом проведенного анализа, представленных заявителем сведений [1] - [12], коллегия установила следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Русское горно-химическое общество» (ООО «РГХО») является основным предприятием в Российской Федерации, добывающим минерал брусит. В активе предприятия находятся главные месторождения чистой бруситовой руды, в том числе Кульдурское месторождение, которое более 50 лет снабжает бруситом и его производными потребителей на 4-х континентах - в Евразии, странах Персидского залива, ЮАР, а также Северной и Южной Америки.

Заявителем, представлены документы о праве собственности на земельный участок и здание завода, зарегистрированные на ООО «Вязьма-Брусит». ООО «РГХО» является единственной управляющей компанией ООО «Вязьма-Брусит», имеющей право действовать без доверенности от этой компании. Земельный участок и здание завода находятся в Смоленской области, Вяземском районе, Степаниковское сельское поселение, Промышленная база ГОКа, квартал 1.

Заявителем представлено распоряжение губернатора Смоленской области, в котором указано, что предприятие ООО «Вязьма-Брусит» входит в перечень системообразующих предприятий, имеющих региональное значение и оказывающих, в том числе, существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Смоленской области.

Изложенное свидетельствует о том, что местом происхождения испрашиваемых к регистрации товаров и услуг является Вяземский район в Смоленской области, таким образом, регистрация обозначения, включающего словесный элемент «Вязьма» на имя заявителя не приводит к вводу потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и оказания услуг, в связи с чем, основания для отказа в регистрации заявленного обозначения по пункту 3 статьи 1483 Кодекса могут быть сняты.

Вышеприведенный анализ показал, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 01, 35, 37, 40 классов МКТУ, с включением в него неохраняемых словесных элементов «Вязьма» и «Брусит».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 18.07.2022, отменить решение Роспатента от 20.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020729315.