Международная регистрация №1165369 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 15.03.2013 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.
Знак по международной регистрации №1165369 представляет собой словесный элемент «MAM», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.
Роспатентом 31.07.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1165369 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1165369 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком «MAAM» по свидетельству №238582 [1], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.
В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.10.2015, заявителем приведены следующие аргументы:
- сравниваемые обозначения не являются фонетически идентичными, имеют разный состав и выполнены разным шрифтом, отсутствует также их семантическое сходство, поскольку заявленное обозначение в английском языке означает детское обращение к матери, а противопоставленный товарный знак в переводе с английского языка означает «Сударыня, барыня»;
- в результате переговоров с правообладателем противопоставленного товарного знака достигнута договоренность о его согласии на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1165369 на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, что подтверждается приложенным к возражению оригиналом письма-согласия.
На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1165369 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.
К возражению приложен оригинал письма-согласия [2].
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.
C учетом даты (15.03.2013) международной регистрации №1165369 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.
Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Знак по международной регистрации №1165369 представляет собой словесный элемент «MAM», выполненный стандартным шрифтом.
Согласно возражению предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку испрашивается для товаров 05 класса МКТУ.
Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1165369 было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.
Товарный знак [1] представляет собой словесный элемент «MAAM», выполненный стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.
Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе (детское питание), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.
Сравнительный анализ знаков на тождество и сходство показал, что они являются сходными фонетически, поскольку отличаются одним сдвоенным звуком «А» в противопоставленном знаке, т.е. имеет место более долгое «А». Вместе с тем, обозначения «MAM» и «MAAM» имеют разные смысловые значения в английском языке, что не позволяет признать их сходными по семантическому признаку сходства словесных обозначений (mam – мама, maam – мадам, госпожа, сударыня). Выполнение сравниваемых обозначений стандартным шрифтом буквами одного алфавита сближает их визуально.
Указанное подтверждает правомерность вывода экспертизы о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и несоответствии знака по международной регистрации №1165369 требованиям законодательства.
Вместе с тем, коллегией было принято во внимание согласие правообладателя противопоставленного товарного знака с предоставлением знаку по международной регистрации №1165369 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении указанного в международной регистрации перечня товаров 05 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма [2], представленного в возражении.
Указанное обстоятельство устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1165369.