Международная регистрация знака «Кис-Кис» произведена международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 10.05.2017 за № 1357224 на имя Tovarishchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyu «Almol», Suyunbai avenue, 497, Turksib district 050030 Almaty city, Kazakhstan (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) - Binding agents for ice cream [edible ices]; frozen yogurt [confectionery ices]; edible ices; ice cream; powder for making ice cream; sherbets [ices].

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), выражено мнение о том, что международная регистрация № 1357224 произведена в нарушение установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса требований.

Доводы возражения основаны на том, что оспариваемый знак по международной регистрации № 1357224 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №350259 лица, подавшего возражение, в отношении товаров 30 класса МКТУ, что обусловлено следующими обстоятельствами.

ПАО «Красный Октябрь» - это один из старейших и крупнейших производителей и лидеров российского кондитерского рынка, история которого начинается в 1851 г., когда в г. Москве на ул. Арбат начала работу небольшая мастерская по изготовлению конфет и шоколада, открытая поданным Вюртемберга Теодором Фердинандом фон Эйнемом.

После Октябрьской революции 1917 года фабрика была национализирована и стала называться «Государственная кондитерская фабрика № 1, бывшая Эйнемъ», а в 1922 году была переименована в «Красный Октябрь» при Московско-областном торговом отделе «Моссельпром» Московского Совета Народного Хозяйства (МСНХ). В 1992 г. фабрика «Красный Октябрь» Распоряжением Правительства Москвы от 08.10.1992 г. № 187-р «О приватизации Московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь» была приватизирована и преобразована в акционерное общество.

Словесный товарный знак «КИС-КИС» по свидетельству № 350259, дата приоритета 23.03.2007 года, дата регистрации 16.05.2008 года, зарегистрирован в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: кондитерские изделия; вафли; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; зерновые продукты; хлопья из зерновых продуктов; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса и/или на основе миндаля; какао; какао-продукты; карамели; конфеты; конфеты мятные; крекеры; леденцы; мармелад; марципаны; напитки какао-молочные, шоколадно-молочные, шоколадные; напитки какао; пастилки; печенье; помадки; пралине; пряники; сладости, включая ирис, пастилу, зефир, торты вафельные, пасты фруктовые, шоколадные, шоколадно-ореховые; сухари; торты фруктово-ягодные; халва; шоколад.

Таким образом, ПАО «Красный Октябрь» зарегистрировал товарный знак «КИС-КИС» до даты международной регистрации оспариваемого знака «Кис-Кис».

В возражении изложено обоснование вывода о сходстве оспариваемого знака и указанного выше товарного знака, принадлежащего лицу, подавшему возражение, по фонетическому, графическому и смысловому критериям сходства словесных обозначений, а также однородности товаров 30 класса МКТУ оспариваемого знака и товаров, для которых охраняется товарный знак [1].

В частности, указано, что знак «Кис-Кис» по международной регистрации № 1357224 предназначен для следующих товаров 30 класса МКТУ: Связующие вещества для мороженого (пищевого льда); замороженный йогурт (кондитерский лёд); съедобный лед; мороженое; порошок для приготовления мороженого; сорбет. Слова «мороженое» и «сорбет» в энциклопедиях и словарях имеют следующие определения:

1. Мороженое - сладкий продукт из молока, сливок, масла, сахара, соков, ягод и т.п., с добавлением вкусовых и ароматических веществ.

2. Мороженое - замороженное сладкое кушанье из сливок, сахара, сока ягод, ароматических веществ.

3. Сорбет - замороженный сок, мороженое, но более мягкое, обезжиренное, и не содержит яичный желток. Основой сорбетов являются: фруктовый сок или пюре, вино или ликер, чай и даже мята. К этому добавляют сироп с повышенным содержанием глюкозы. В соответствии с ГОСТ 31457-2012 мороженое входит в группу 67.100 «Молоко и молочные продукты», подгруппой которого является 67.100.40 «Мороженое и замороженные кондитерские изделия». Таким образом, мороженое — это молочный продукт, который относится к группе замороженных кондитерских изделий, т.е. соотносится как частное и общее по отношению к кондитерским изделиям. Аналогичная позиция нашла свое отражение в судебных решениях по делам №№ СИП-557/2019; СИП-741/2019. Замороженный йогурт, в отношении которого не действует ГОСТ 32929-2014, отличается от кисломолочного мороженого составом. Так, в кисломолочном мороженом основную долю занимает цельное молоко и сливки, в замороженных йогуртах - готовый йогурт, сахар и вода (то есть данный продукт также будет иметь сладкий вкус из-за наличия сахара или сахарозаменителей).

Таким образом, товары «мороженое», «сорбет (мороженое)», «замороженный йогурт (мороженое)» позиционируются в глазах потребителя производителями и продавцами, как разновидности одного товара «мороженое», обладающего сладким вкусом. Относят мороженое к сладостям и сами производители такой продукции. Так компания «ШИН-ЛАЙН» в рекламе фирменных сортов мороженого «Золотой коллекции» на стр.10 № 2 (119) 2021 г. газеты Союза мороженщиков России «Мороженщик России» под изображением продукции указывает «Любимые сладости – Классические рецепты». Следует отметить, что компания «ШИН-ЛАЙН», согласно копиям документов, предоставленным на исследование (копии Решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-557/2019 от 24 октября 2019 г.), ТОО «Алмол» (пр-т Суйинбай, д. 497, г. Алматы, Республика Казахстан) и производитель мороженого ТОО «Шин-Лайн» являются аффилированными лицами. В частности, ТОО «Шин-Лайн» производит широкий ассортимент мороженого, в т.ч. под товарными знаками, правообладателем которых на территории России является ТОО «Алмол».

Также в возражении отмечается, что довольно часто в ненаучных статьях в сети интернет к кондитерским изделиям относят и мороженое, а значит, можно говорить о распространенности данного мнения среди не профессионалов, то есть обычных потребителей. Так, в статье «Кондитерские изделия» Википедии мороженое и сорбет отнесены к «видам кондитерских изделий». В статье «Разница между щербетом и сорбетом» на сайте «YOU 7BAHAPPY» указывается следующее: «Sherbet и Sorbet — это кондитерские изделия на основе льда, которые потребляются по всему земному шару, но многие из них запутались, различая их между этими двумя замороженными десертами».

Лицо, подавшее возражение, также просит принять во внимание высокую репутацию противопоставленного знака, который на протяжении длительного времени используется его правообладателем (и его лицензиатами) в качестве упаковки известных российскому потребителю ирисок, а также близкое назначение кондитерских изделий и мороженого (например, использование в качестве десерта) и одинаковый круг потребителей (например, дети или взрослые - любители сладкого), что, в свою очередь, оказывает влияние на принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Аналогичная позиция нашла свое отражение в решении Суда по интеллектуальным правам от 15.09.2021 г. по делу № СИП-285/2021 (стр. 19-20).

Также в возражении указано, что ПАО «Красный Октябрь» является производителем кондитерских изделий (ириса) «Кис-Кис» как минимум с 1950 г., производило их вплоть до даты регистрации МБ ВОИС заявки на оспариваемый международный знак «Кис-Кис» №1357224 - 10.05.2017 г., и производит их по настоящее время, что подтверждается представленными доказательствами.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1357224 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка сведений из Международного реестра товарных знаков «Мадрид Монитор» МБ ВОИС о регистрации товарного знака «Кис-Кис» по свидетельству №1357224 в 1 экз., на 1 л.;

2. Историческая справка ПАО «Красный Октябрь» в 1 экз., на 1 л.;

3. Копии годовых отчетов фабрики ПАО «Красный Октябрь» с 1950 года в 1 экз., на 83 л.;

4. Справка ПАО «Красный Октябрь» об объемах выпуска кондитерской продукции «Кис-Кис» с 1950 г. по 2022 г. в 1 экз., на 1 л.;

5. Образцы этикеток продукции «Кис-Кис» в 1 экз., на 10 л.;

6. Копии каталогов фабрики «Красный Октябрь» Красный Октябрь» за 1997, 1999, 2003, 2006, 2007, 2009, 2010,2011,2012,2013,2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г. в 1 экз., на 41 л.;

7. Копии статьей газеты «Наша правда» с упоминанием продукции «Кис-Кис» в 1 экз.. на 3 л.;

8. Копии сертификатов соответствия на кондитерскую продукцию под названиями «Кис-Кис» в 1экз., на 19 л.;

9. Копии дипломов за продукцию «Кис-Кис» в 1 экз., на 2 л.;

10. Копии свидетельств на товарный знак «Кис-Кис» зарегистрированные в Российской Федерации, а также за рубежом в 1 экз., на 44 л.;

11. Копии товарных накладных о реализации продукции под товарным знаком «Кис-Кис» № 350259 в крупные торговые сети РФ в 1 экз., на 168 л.;

12. Копии лицензионных договоров на право использование товарного знака «Кис-Кис» № 350259 с ОАО «РОТ ФРОНТ» и с ОАО «Пензенская кондитерская фабрика» в 1 экз., на 56 л.;

13. Копии договоров поставки продукции от ПАО «Красный Октябрь» в адрес ООО «Объединенные кондитеры» за 2015, 2018 гг. в 1 экз., на 12 л.;

14. Копии товарных накладных о передаче продукции под товарным знаком «Кис-Кис» № 350259 в ООО «Объединенные кондитеры» в 1 экз., на 8 л.;

15. Копия Решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-557/2019 от 24.10.2019 г. в 1 экз., на 29 л.;

16. Копия Решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-741/2019 от 18.12.2019 г. в 1 экз., на 34 л.;

17. Копия Решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-285/2021 от 15.09.2021 г. в 1 экз., на 21 л.;

18. Справка о правопреемстве ПАО «Красный Октябрь» от «Товарищества Эйнемъ» в I экз., на 133 л.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отзыве правообладателя изложено обоснование вывода об отсутствии однородности мороженого и кондитерских изделий. В частности, в отзыве указано следующее.

- 29.10.2003 Открытое акционерное общество "Айсберг" подана заявка № 2003721143 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «КИС-КИС» в отношении товаров в 30 - лёд пищевой; мороженое; мороженое фруктовое; порошки для мороженого; торты-мороженое. ОАО «Айсберг» получено свидетельство за № 289235. Дата истечения правовой охраны 29.10.2013 г.

- «Мороженое» и «Кондитерские изделия» являются традиционными (классическими), давно производимыми продуктами на российском рынке. Нормы права влияют на информированность покупателей, так и на потребительские привычки, включая алгоритмы потребительского выбора. Наличие жесткой регуляторной системы СССР/РФ оказало формирующее и информативное влияние на представление потребителей о классических продуктах и понимание разницы между ними;

- в пункте 162 Постановления Пленума ВС РФ указано, что однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю, в том числе исходя из факта длительности использования обозначения в отношении конкретных товаров;

- многочисленные «параллельные» регистрации кондитерских изделий и мороженого в практике Роспатента, означают, что мороженое не является однородным товаром по отношению к товарам, указанным в свидетельстве № 350259 (кондитерским изделиям), что подтверждается позицией Роспатента, изложенной в Решении по товарному знаку № 524064;

- мороженое в СССР и в последующем в Российской Федерации является традиционным молочным продуктом, который воспринимается потребителями через основной сырьевой компонент – молоко;

- в возражении необоснованно отождествляется давность использования наименования «КИС-КИС» и представление потребителей о различиях между товарами. В частности, один из постоянных доводов заявителя об использовании наименования «КИС-КИС», начиная с середины 20 века;

- исходя из принципа правовой определенности, законодателем четко разграничены категории «мороженое, как молочный продукт» и «кондитерские изделия». Критерии являются простыми, доступными для понимания с точки зрения неквалифицированного потребителя. Аналогичный подход применяется на территории стран Евразийского экономического союза (РФ, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия);

- ТОО «АЛМОЛ» была получена правовая охрана знака «КИС-КИС» по международной регистрации № 1357224 в отношении следующих товаров 30 класса: binding agents for ice cream [edible ices]; frozen yogurt [confectionery ices]; edible ices; ice cream; powder for making ice cream; sherbets [ices]. (Связующие вещества для мороженого [пищевого мороженого]; замороженный йогурт [мороженое кондитерское]; пищевой лед; мороженое; порошок для приготовления мороженого; щербеты [мороженое]);

- binding agents for ice cream [edible ices]; powder for making ice cream (Связующие вещества для мороженого [пищевого мороженого]; относятся к подгруппе 30.08 МКТУ «Вещества, добавляемые в продукты питания; Вещества связующие и загустители пищевые, которые являются сырьевыми компонентами для приготовления мороженого. Круг потребителей включает в первую очередь субъектов предпринимательства изготавливающих мороженое, к которым не относится заявитель. Сырьевые компоненты для изготовления мороженого не могут признаваться однородными по отношению к готовым изделиям - кондитерским товарам, которые указаны в свидетельстве № 350259 и относящиеся к другим подгруппам товаров по роду-виду, в силу того, что имеют разные рынки сбыта и потребителей, свойства товара и не являются взаимозаменяющими друг друга. Edible ices (пищевой лед) относится к подгруппе 30.07 МКТУ «Лед» изготавливается из воды на 99,99-100%, не может быть отнесен к кондитерским изделиям. Кондитерские изделия и лед имеют различные рынки сбыта и условия сбыта и хранения, изготовлены из различных материалов, имеют различную упаковку и не являются взаимозаменяемыми для потребителей. Frozen yogurt [confectionery ices], sherbets [ices], ice cream; powder for making ice cream; (замороженный йогурт [кондитерское мороженое], мороженое; щербеты [мороженое]; порошки для приготовления мороженого) относятся к подгруппе 30.06 МКТУ «Мороженое и порошки для его приготовления» и не могут быть отнесены к кондитерским изделиям, т.к. имеют различные рынки сбыта и условия сбыта и хранения, изготовлены из различных материалов, имеют различную упаковку и не являются взаимозаменяемыми для потребителей;

- на странице 5 возражения лицо, подавшее его, указывает, что использовал данное обозначение «КИС-КИС», начиная с 1950 г. в отношении конфет «ирис» и зарегистрировал, в том числе товарные знаки № 476751, 476753. Таким образом, ПАО «Красный октябрь» имеет серию товарных знаков только в отношении одного товара – ирис;

- правообладатель товарного знака № 350259 мороженое не производит (никогда не производил), не имеет такого вида экономической деятельности. ПАО «Красный октябрь» не относится к категории отрасли «производство мороженого», имеет следующие основные виды производственной деятельности: 10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. С учетом обстоятельств хозяйственной деятельности заявителя, у потребителя не может возникнуть представление о расширении линейки товаров, производимых ПАО «Красный октябрь»;

- ПАО «Красный октябрь» заявляет о распространенной практике выпуска международными компаниями под одноименными товарными знаками кондитерских изделий и мороженого, в частности компания Mars производит выпуск продуктов под наименованиями Snickers, Bounty, Mars и т.д. Доводы лица, подавшего возражение, основаны на заблуждениях относительно хозяйственной практики и регистраций товарных знаков компании Mars: к настоящим пояснениям приложены и Декларации соответствия на продукцию компании «Mars», в которых товары поименованы, как «мороженое». Правообладатель полагает, что кондитерские изделия и мороженое являются неоднородными товарами, в связи с чем произвел регистрацию по обеим категориям, а не ограничивался регистрацией исключительно кондитерских изделий. Подход компании Mars отражает мировую практику, различая противопоставленные товары.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого знака в полном объеме.

К отзыву приложены следующие материалы:

19. «Правила выбора мороженого.

20. Роскачество исследовало пломбир.

21. История нормативного регулирования.

22. Контрольная закупка.

23. Товарные знаки с использованием обозначения «ГОСТ».

24. Декларации соответствия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.05.2017) международной регистрации оспариваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак по международной регистрации № 1357224 представляет собой словесное обозначение «Кис-Кис», выполненное стандартным шрифтом.

Правовая охрана указанного знака на территории Российской Федерации действует в отношении товаров 30 класса МКТУ- Binding agents for ice cream [edible ices]; frozen yogurt [confectionery ices]; edible ices; ice cream; powder for making ice cream; sherbets [ices]. (Связующие вещества для мороженого [пищевого мороженого]; замороженный йогурт [мороженое кондитерское]; пищевой лед; мороженое; порошок для приготовления мороженого; щербеты [мороженое]).

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому знаку испрашивается в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

В качестве обоснования несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в поступившем в Роспатент возражении противопоставлено исключительное право лица, подавшего возражение, на товарный знак [1].

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «КИС-КИС», состоящее из двух слов, выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и соединенных дефисом. Правовая охрана знака [1] действует в отношении товаров 30 класса МКТУ - кондитерские изделия; вафли; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; зерновые продукты; хлопья из зерновых продуктов; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса и/или на основе миндаля; какао; какао-продукты; карамели; конфеты; конфеты мятные; крекеры; леденцы; мармелад; марципаны; напитки какао-молочные, шоколадно-молочные, шоколадные; напитки какао; пастилки; печенье; помадки; пралине; пряники; сладости, включая ирис, пастилу, зефир, торты вафельные, пасты фруктовые, шоколадные, шоколадно-ореховые; сухари; торты фруктово-ягодные; халва; шоколад.

Сравнительный анализ оспариваемого знака «Кис-Кис» и товарного знака «КИС-КИС» [1] показал, что они ассоциируются друг с другом в целом, поскольку содержат тождественный словесный элемент «Кис-Кис», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Незначительное отличие в написании букв не оказывает влияния на очевидно высокую степень сходства знаков, близкую к тождеству.

Анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1357224, и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака [1], показал следующее.

Сопоставляемые знаки охраняются в отношении таких товаров как мороженое и связанные с ним товары и различные кондитерские изделия.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных в пункте 45 Правил признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом учитывается род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

В соответствии с ГОСТ 31457-2012 «Межгосударственный стандарт. Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические условия», который был введен в действие приказом Росстандарта от 12.11.2012 № 727 - ст, мороженое входит в группу стандартов Н17 «Молоко и молочные продукты» Классификатора государственных стандартов. Согласно Общероссийскому классификатору стандартов ОК (МК (ИСО/инфко МКС) 001-96) 001-2000, утвержденному постановлением Госстандарта России от 17.05.2000 № 138-ст, который гармонизирован с Международным классификаторам стандартов (МКС) и Межгосударственным классификатором стандартов, мороженое входит в группу 67.100 «Молоко и молочные продукты», подгруппой которого является 67.100.40 «Мороженое и замороженные кондитерские изделия».

Таким образом, мороженое это пищевой продукт, который относится к группе замороженных кондитерских изделий, а также является десертом.

Десерты – это группа кулинарных изделий, которые подают в конце трапезы. Как правило, десерты – это различные кондитерские изделия (конфеты, торты, пирожные), выпечка, мороженое, фрукты и др. При этом следует отметить, что рядовым потребителям соответствующих товаров, очевидно, что мучные и сахаристые кондитерские изделия, включенные в перечень товарного знака [1], и мороженое являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми десертами и их сочетание и совместное употребление в пищу широко распространено (мороженое с вафельными и шоколадными топингами и наполнителями, конфеты и печенье со вкусом пломбира, торт-мороженое) и, как следствие, могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения. Такие товары могут реализовываться в одних местах (продовольственные магазины, кафе и рестораны, места уличной торговли), позволяя потребителю приобретать их для совместного потребления. Действительно, конфеты и другие кондитерские изделия и мороженое могут отличаться условиями хранения, однако, некоторые производители тортов и пирожных и других мучных кондитерских изделий, изготавливают указанные изделия с использованием глубокой заморозки (см., например, https://peter-frost.ru/news; https://www.delikateska.ru/catalog/zamorozhennye-torty-i-pirozhnye), что требует их хранения в морозильных камерах, также как и мороженого.

Коллегией также было принято во внимание, что применительно к сопоставляемым товарам (мороженое и кондитерские изделия) степень внимательности потребителей снижена из-за того, что эти товары являются товарами массового спроса и низкой ценовой категории, что может приводить к смешению обозначений и товаров, маркированных такими обозначениями, в гражданском обороте.

С учетом доводов возражения, а также судебной практики коллегия пришла к выводу о том, что кондитерская продукция (конфеты, вафли, печенье, пирожные и т.д.), будучи недорогим товаром широкого потребления краткосрочного использования и исходя из родовой группы (сладости), общего назначения и потребительских свойств (десерт, лакомство), изготовления из аналогичного сырья (сахар, глазури, какао-порошок, молочные продукты, орехи, цукаты), общих условий реализации (магазины розничной продажи, кафе, рестораны, уличная торговля), одинакового круга потребителей (взрослые и дети – любители сладкого), взаимодополняемости и взаимозаменяемости, является однородной товарам, относящимся к мороженому, поскольку сравниваемые товары по причине их природы и назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Что касается товаров «связующие вещества для мороженого [пищевого мороженого]; порошок для приготовления мороженого» оспариваемой регистрации, то указанные товары непосредственно связаны с товаром «мороженое», это загуститель, например, крахмал, агар-агар, желатин, и сухая смесь для приготовления мороженого в домашних условиях. Причем указанные загустители используются и при изготовлении таких кондитерских изделий как зефир и пастила. Товар «пищевой или съедобный лед» может представлять собой, например, фруктовый лед (замороженный фруктовый сок), который, как правило, относится к мороженому и реализуется в таких же условиях. Таким образом, вышеуказанный вывод о том, что сопоставляемые товары по причине их природы и назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения, следует считать правомерным и в отношении товаров «связующие вещества для мороженого [пищевого мороженого]; порошок для приготовления мороженого; пищевой лед». Особенно с учетом того обстоятельства, что сравниваемые знаки почти тождественны, в связи с чем при проведении сравнительного анализа перечней товаров подобных обозначений диапазон товаров, признаваемых однородными, расширяется из-за опасности смешения их в глазах потребителей.

С учетом данного обстоятельства в случае появления на российском рынке мороженого «КИС-КИС» у потребителей может возникнуть представление о том, что изготовители кондитерских изделий под указанным знаком расширяют свой ассортимент, включая в него мороженое, а такие товары, как кондитерские изделия, в том числе мучные (конфеты, вафли, печенье и т.д.) и мороженое, маркированные тождественными или сходными до степени смешения товарными знаками, производятся одним изготовителем.

Таким образом, оспариваемый товарный знак следует признать сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с противопоставленным товарным знаком [1].

Принимая во внимание высокую степень сходства сравниваемых знаков, близкую к тождеству, и репутацию лица, подавшего возражение, и его товарных знаков на российском рынке кондитерских изделий, коллегия пришла к выводу о несоответствии знака по международной регистрации №1357224 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

В отношении довода правообладателя о действующей до 2013 года регистрации товарного знака «КИС-КИС» для мороженого на имя третьего лица, то при рассмотрении возражений коллегией учитываются обстоятельства, которые имели место на дату принятия и рассмотрения возражения и, к тому же указанная регистрация была произведена не на имя правообладателя.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.04.2022, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1357224 недействительным полностью.