Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 27.01.2022 возражение компании maxon motor ag, Швейцария (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1514855.

Международная регистрация №1514855 знака «maxon» произведена Международным Бюро ВОИС 28.10.2019 с конвенционным приоритетом от 29.05.2019 для товаров и услуг 07, 09, 10, 12, 35, 37, 40, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя (компании maxon motor ag, Brünigstrasse 220, CH-6072 Sachseln (CH)).

Роспатентом 31.03.2021 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1514855 для таких товаров и услуг 07, 09 (в части), 10 (в части), 12, 35 (в части), 37, 40, 41 классов МКТУ как:

07 класс МКТУ – «motors and engines, except for land vehicles, in particular electric motors and drives; electric motors and parts thereof, not for land vehicles; gears, not for land vehicles, in particular gear drives, gear heads; brakes, not for land vehicles; drive assemblies and components for machinery consisting of electric motors, transmissions, real value detectors, electronic controls and mechatronic structure elements; industrial robots; robots (machines) and drive systems for robots; current generators; moving and handling equipment; machines and machine tools; machines and machine tools for treatment of materials and for manufacturing; pumps (machines) and microdrives for pumps; pumps (parts of machines, engines or motors); micromotors, in particular for medical devices; components and surfaces for machines, motors and gears (except for land vehicles) made of technical ceramics»;

09 класс МКТУ - «sensors (measurement apparatus), other than for medical use; electronic controls for machines and motors, in particular controllers for electric drive systems and motors; microcontrollers; electrical controls; electric drive controlling apparatus; laboratory robots; electronic circuits; electric connections; batteries and related battery management systems; recorded and downloadable media, blank digital or analogue recording and storage media; digital recording media; apparatus for processing, transmitting and storing database information; data processing equipment and related accessories (electrical and mechanical); electronic components; components for electric circuits; optical apparatus and instruments; optical apparatus and equipment; navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices; measuring, detecting and monitoring instruments and indicators and related controllers; interfaces; all of the foregoing relating to motors, drives and drive systems and excluding the areas of industrial heating apparatus and systems»;

10 класс МКТУ – «medical, surgical and dental apparatus, instruments and implants, as well as their parts and accessories, as far as included in this class; diagnostic apparatus for medical purposes; analysis apparatus for medical purposes; pumps for medical purposes; artificial limbs; surgical robots; parts and accessories for all the aforesaid goods included in this class; none of the foregoing comprising suture materials; sutures, staples, clips, suture reinforcement materials; surgical mesh; needles; wound closure products and devices»;

12 класс МКТУ – «vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; bicycles and electric bicycles; electric drives and motors for vehicles; gears for vehicles; brakes for vehicles; parts and accessories for all the aforesaid goods included in this class»;

35 класс МКТУ – «advertising; product demonstrations and product display services; marketing services related to loyalty, incentive and bonus programs; customer loyalty services for commercial, promotional or advertising purposes; commerce services; commercial information and advice for consumers (consumer advice shop); retail and wholesale services with regard to motors, drives and drive systems; online retail services with regard to motors, drives and drive systems; data processing services; compilation and systemization of information into computer databases; all of the foregoing relating to motors, drives and drive systems»;

37 класс МКТУ – «installation, maintenance and repair of motors, drives and drive systems; installation, maintenance and repair of hardware for data processing apparatus»;

40 класс МКТУ – «custom manufacturing of motors, drives and drive systems for vehicles and other applications to the order and specification of a customer; custom manufacturing of ceramic components as machine parts, watch components, components for drive technology, spindles, components for medical technology and/or components for industrial automation to the order and specification of a customer; coating of materials with ceramics; metal treating»;

41 класс МКТУ – «publishing services; news reporting; providing information about education, training, entertainment, sporting and cultural activities; education and teaching; entertainment; arranging and conducting of sports events; sporting activities; organisation of conferences, exhibitions and competitions; education and training; education and training relating to motors, drives and drive arrangement and configuration; education and training relating to technical ceramics».

Для части заявленных товаров 09 класса МКТУ «software, in particular software for controlling motors and drives; encoders and sensors, in particular for motors and drives; computer hardware; computer peripherals and accessories; data recorded electronically; electronic databases (software); electronic databases recorded on computer media; computer software; operating systems for electrical controllers» и всех заявленных услуг 42 класса МКТУ на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1514855 было отказано в предоставлении правовой охраны по основаниям снованием для решения Роспатента по основаниям его несоответствия пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам экспертизы, изложенным в предварительном отказе Роспатента, знак «maxon» по международной регистрации №1514855 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками с более ранним приоритетом, принадлежащими иным лицам:

- с товарным знаком «» [1] (свидетельство №448649 с приоритетом от 09.08.2010, срок действия регистрации продлен до 09.08.2030), зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя компании Максон Корпорейшн, 201 Ист 18 Стрит, Манси, IN 47307, Соединенные Штаты Америки (US);

- с товарным знаком «» [2] (свидетельство №78888 с приоритетом от 19.08.1985, срок действия регистрации продлен до 19.08.2025), зарегистрированным в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ на имя компании Ковидиен АГ, Виктор-фон-Брунс-штрассе 19, 8212 Нойхаузен-ам-Райнфалль, Швейцария (CH);

- с товарным знаком «» [3] (свидетельство №352805 с приоритетом от 20.06.2006, срок действия регистрации продлен до 20.06.2026), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ланикс М», 125413, Москва, ул. Солнечногорская, д. 4, стр.13, эт. 3, комн. 34;

- со знаком «Maxon» [4] (международная регистрация №950459 с приоритетом от 16.04.2007), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя компании Maxon Computer GmbH, Max-Planck-Str. 20, 61381 Friedrichsdorf, Germany.

Следует отметить, что до принятия оспариваемого решения Роспатента от 31.03.2021 экспертизе были представлены письма-согласия от правообладателей противопоставленных знаков «» [2] по свидетельству №78888 и «» [3] по свидетельству №352805, в которых компания Ковидиен АГ и ООО «Ланикс М» не возражали против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1514855 в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 10, 35 классов МКТУ, которые были приняты во внимание.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента от 31.03.2021 было принято с учетом наличия противопоставленных товарных знаков «» [1] по свидетельству №448649 и «Maxon» [4] по международной регистрации №950459, препятствующих предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1514855 для заявленных товаров 09 класса МКТУ (в части) и услуг 42 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает сходство знака по международной регистрации №1514855 и противопоставлений [1], [4], однако указывает на наличие писем-согласий от их правообладателей для ограниченного перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Заявитель также обращает внимание на то, что между ним и правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №950459 заключено соглашение о сосуществовании товарных знаков.

В возражении отмечается, что заявитель является лидером по производству надежных и высокоточных приборов, мощных электроприводов постоянного тока, используемых в различных областях техники (см. сайт www.maxongroup.com).

Заявитель убежден, что с учетом специфики деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных знаков, принадлежащие им товарные знаки могут сосуществовать на мировом и российском рынках без риска смешения.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1514855 в том числе и для ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ «software, in particular software for controlling motors and drives; encoders and sensors, in particular for motors and drives; sensors (measurement apparatus), other than for medical use; electronic controls for machines and motors, in particular controllers for electric drive systems and motors; microcontrollers; electrical controls; electric drive controlling apparatus; computer hardware; computer peripherals and accessories; laboratory robots; electronic circuits; electric connections; batteries and related battery management systems; data recorded electronically; electronic databases (software); electronic databases recorded on computer media; recorded and downloadable media, computer software, blank digital or analogue recording and storage media; digital recording media; operating systems for electrical controllers; apparatus for processing, transmitting and storing database information; data processing equipment and related accessories (electrical and mechanical); electronic components; components for electric circuits; optical apparatus and instruments; optical apparatus and equipment; navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices; measuring, detecting and monitoring instruments and indicators and related controllers; interfaces; all of the foregoing relating to motors, drives and drive systems and excluding the areas of industrial heating apparatus and systems» / «программное обеспечение, в частности программное обеспечение для управления двигателями и приводами; энкодеры и датчики, в частности для двигателей и приводов; датчики (измерительная аппаратура), кроме медицинского назначения; электронные средства управления машинами и двигателями, в частности, контроллеры систем электропривода и двигателей; микроконтроллеры; электрические элементы управления; аппарат управления электроприводом; компьютерное железо; компьютерная периферия и аксессуары; лабораторные роботы; электронные схемы; электрические соединения; батареи и связанные с ними системы управления батареями; данные, записанные в электронном виде; электронные базы данных (программное обеспечение); электронные базы данных, записанные на компьютерные носители; записанные и загружаемые носители, компьютерное программное обеспечение, чистые цифровые или аналоговые носители записи и хранения; цифровые носители записи; операционные системы для электрических контроллеров; аппаратура для обработки, передачи и хранения информации базы данных; оборудование для обработки данных и сопутствующие аксессуары (электрические и механические); электронные компоненты; компоненты для электрических цепей; оптические приборы и приборы; оптические; приборы и оборудование; устройства навигации, наведения, слежения, наведения и составления карт; приборы для измерения, обнаружения и контроля, индикаторы и соответствующие контроллеры; интерфейсы; все вышеперечисленное относится к двигателям, приводам и приводным системам, за исключением областей промышленного нагревательного оборудования и систем» и услуг 42 класса МКТУ «technical consultancy relating to product development; product development consultation; consultancy services in the fields of science, engineering and information technology; design, development, programming, installation and maintenance of computer software; design and development of computer hardware; software as a service (SaaS) and rental of software; cloud computing; scientific and technological services and research and design relating thereto; research, development, analysis and consultancy services in the field of engineering; engineering services; engineering services relating to motors, drives and drive systems; analysis and testing services relating to electrical engineering apparatus; industrial research, development and testing services; quality control testing and consultancy relating thereto; research and development services regarding technical ceramics; all of the foregoing relating to motors, drives and drive systems» / «технические консультации по разработке продуктов; консультации по разработке продукта; консультационные услуги в области науки, техники и информационных технологий; проектирование, разработка, программирование, установка и обслуживание компьютерного программного обеспечения; проектирование и разработка компьютерной техники; программное обеспечение как услуга (SaaS) и аренда программного обеспечения; облачные вычисления; научно-технические услуги и связанные с ними исследования и разработки; исследования, разработки, анализ и консультационные услуги в области машиностроения; инженерные услуги; инженерные услуги, связанные с двигателями, приводами и приводными системами; услуги по анализу и тестированию электротехнического оборудования; услуги по промышленным исследованиям, разработкам и испытаниям; тестирование контроля качества и связанные с ним консультации; услуги по исследованиям и разработкам в области технической керамики; все вышеперечисленное относится к двигателям, приводам и приводным системам».

На заседании коллегии, состоявшемся 01.03.2022, заявителем представлены оригиналы писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1], [4].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (29.05.2019) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1514855 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак «maxon» по международной регистрации №1514855 с конвенционным приоритетом от 29.05.2019 является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Согласно поступившему возражению предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1514855 испрашивается, в частности, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «maxon» по международной регистрации №1514855 для товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием ранее зарегистрированных товарных знаков «» [1] по свидетельству №448649 (правообладатель – компания Максон Корпорейшн) и «Maxon» [4] по международной регистрации №950459 (правообладатель - компания Maxon Computer GmbH).

Сходство сравниваемых знаков «maxon», «» [1], «Maxon» [4], а также однородность товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ в возражении заявителем не оспаривается.

Вместе с тем при сопоставительном анализе знака «maxon» по международной регистрации №1514855 и противопоставленных товарных знаков «» [1], «Maxon» [4] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 31.03.2021. К таким обстоятельствам относится письма-согласия, предоставленные компаниями Максон Корпорейшн и Maxon Computer GmbH.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «maxon» и «» [1], «Maxon» [4] не тождественны, а являются сходными до степени смешения, поскольку имеются различия в размере используемых регистров букв (заглавные и строчные), наличия в противопоставлении [1] изобразительного элемента. Следует отметить, что ранее экспертизой было принято во внимание письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака «» [2] по свидетельству №78888, в котором также имеется различие буквенных регистров со знаком по международной регистрации №1514855.

Противопоставленные товарные знаки [1] и [4] не является коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1], [4], предоставленных заявителю для приведенного в возражении ограниченного перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.