Регистрация комбинированного товарного знака по свидетельству №714030 с приоритетом от 20.11.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.05.2019 по заявке №2018750592 на имя ООО «САРСЕНБАЕВ», 665835, Иркутская область, г. Ангарск, 29-й мкр., 12, кв. 126 (далее – правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.07.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №714030 произведена с нарушением требований пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- исключительное право на фирменное наименование ООО «Волна» было получено лицом, подавшим возражение, 27.04.2016 при регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц;

- ООО «Волна» ведет коммерческую деятельность в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ с 2016 года с использованием коммерческого обозначения, выполненного в голубом, белом цветовом сочетании в виде овала, в верхней части которого изображено словесное обозначение Волна, а под ним волнообразные полосы в центре;

- коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, сходно с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №714030 по графическому признаку (аналогичные форма, овальная окантовка, сходное цветовое сочетание, волнообразные полосы в центре), а также в части словесного обозначения «Волна»;

- коммерческое обозначение стало использоваться предприятием ООО «Волна», намного ранее приоритета оспариваемого товарного знака, на одном и том же рынке товаров и услуг;

- ООО «Волна» подало заявку №2019717989 в ФГБУ ФИПС на регистрацию товарного знака с приоритетом от 17.04.2019 в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ;

- возможность введения потребителя в заблуждение обусловлена сходством оспариваемого товарного знака до степени смешения с обозначением, которое было введено в оборот лицом, подавшим возражение, и активно используется в его коммерческой деятельности;- лицом, подавшим возражение, был выявлен товарный знак по свидетельству №584736 с приоритетом от 08.07.2015, зарегистрированным в отношении товаров 29 класса МКТУ;

- указанный товарный знак по свидетельству №584736 является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- очевидно, что при размещении сравниваемых обозначений на товарах 29 класса МКТУ, потребители могут быть введены в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №714030 недействительным в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Волна»;

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «САРСЕНБАЕВ»;

3. Договор на создание коммерческого обозначения от 29.04.2016;

4. Акт оказанных услуг;

5. Приказ об использовании коммерческого обозначения «Волна» от 6.05.2016;

6. Приказ об использовании коммерческого обозначения «Волна» от 5.05.2017;

7. Приказ об использовании коммерческого обозначения «Волна» от 4.05.2018;

8. Приказ об использовании коммерческого обозначения «Волна» от 30.04.2019;

9. Приказ об утверждении печати 06.05.2016;

10. Карточка с образцами подписей и оттиска печати организации (2 стр.);

11. Договор на создание сайта http://volna38.ru от 04.08.2016;

12. Акт выполненных работ от 15.08.2016;

13. Снимок с экрана сайта http://volna38.ru от 14.06.2019;

14. Договор подряда N 1/п на переработку сырья от 01.06. 2016;

15. Приложение №1 к Договору подряда N 1/п на переработку сырья (Образец этикетки);

16. Договор на изготовление ручек от 10.09.2018;

17. Макет ручки шариковой Inspiration синий металлик;

18. Счет на оплату услуг по нанесению логотипа на ручки №509 от 12.09.2018;

19. Универсальный передаточный документ;

20. Договор на изготовление календаря от 03.11.2017;

21. Макет календаря с фирменной символикой;

22. Счет на оплату № 769 от 24 ноября 2017;

23. Товарная накладная № 582 о 04.12.2017;

24. Договор на изготовление календаря от 13.09.2018;

25. Договор на изготовление календаря от 25.10.2018;

26. Товарная накладная № 657 от 22.11.2017;

27. Акт № 344 от 22.11.2018;

28. Макет календаря с фирменной символикой;

29. Договор на изготовление пакетов с фирменной символикой от 01.08.2016; 96.;

30. Макет пакета с фирменной символикой;

31. Договор на изготовление ежедневников с фирменной символикой от 15.08.2018 с приложениями (8л);

32. Макет ежедневника с фирменной символикой;

33. Счет на оплату № 321 от 15.08.2018 работ по производству ежедневников с фирменной символикой;

34. Счет-фактура от 29.08.2018, товарная накладная от 29.08.2018;

35. Счет-фактура от 07.09.2018, Акт от 7.09.2018, накладная № 18- 00011378814;

36. Фотография ежедневника;

37. Договор на изготовление флагов от 09.04.2018;

38. Товарная накладная от 10.05.2018;

39. Счет на оплату № 298 от 09.04.2018;

40. Договор на изготовление флагов от 10.09.2018;

41. Счет на оплату №1064 от 10.09.2018;

42. Товарная накладная от 24.09.2018;

43. Шаблон открыток волна к 9 мая 2017;

44. Квитанция к кассовому ордеру на производство открыток;

45. Договор транспортной экспедиции от 07.08.2017 с ООО «СВК-Иркутск» (8л.);

46. Договор Поставки №4 от 04.12.2017 с ООО «ПродРезерв» (8л.) и универсальный передаточный документ;

47. Договор Поставки №5 от 04.12.2017 с ООО «Резерв» (8л.) и универсальный передаточный документ;

48. Договор Поставки №8 от 19.12.2017 с ООО «Триумф» (8л.);

49. Договор поставки № 9 от 20.12.17 с ООО «Шарпинская» (8л.) и универсальный передаточный документ;

50. Договор Поставки №10 от 20.12.2017 с ИП Шарпинской О.В. (8л.);

51. Договор Поставки №12 от 26.12.2017 с ООО «Телец-Маркет» (8л.);

52. Договор Поставки №14 от 2.04.2018 с ИП Калийной С.А. (8л.);

53. Договор Поставки №15 от 8.06.2018 с ИП Хасиевой Е.О. (8л.);

54. Договор Поставки №18 от 14.12.2018 с ООО ТД «APC-Байкал» (8л.);

55. Универсальные передаточные документы (4л.);

56. Уведомление Федеральной налоговой службы о создании обособленного подразделения в г. Ангарске;

57. Уведомление об изменении адреса обособленного подразделения от 14.03.2019;

58. Договор аренды нежилого помещения под офис от 01.06.2017;

59. Решение о назначении на должность генерального директора ООО «Волна» Неудачина П.Г. от 06.06.2016;

60. Устав ООО «Волна».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Волна», подавшее возражение, не доказало наличие у него исключительных прав на коммерческое обозначение;

- представленные с возражением документы не доказывают того, что лицо, подавшее возражение, является владельцем какого-либо имущественного комплекса, производственного или коммерческого объекта;

- лицо, подавшее возражение, не является изготовителем товаров, для индивидуализации которых используется коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- представленные с возражением документы не дают возможности установить степень известности и период использования коммерческого обозначения лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Представленные доказательства не устанавливают факт использования этого обозначения в качестве коммерческого обозначения;

- довод о сходстве до степени смешения обозначений «Волна вкуса» и «На волне вкуса» был предметом проверки федеральной службы при регистрации товарного знака по свидетельству №714030. Смысловая нагрузка обоих товарных знаков различная, что не позволяет потребителю запутаться и ввести себя в заблуждение в выборе товара с указанным товарным знаком. Также право защиты товарного знака «На волне вкуса» предоставлено правообладателю, которым является ООО «ПОЛАР СИФУД РАША». При этом ООО «Волна» не имеет отношения к указанному обществу.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.07.2019 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №714030.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета товарного знака (20.11.2018) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;

в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №714030 представляет собой комбинированное обозначение , содержащее словесные элементы «Волна вкуса», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки, разделенные изображением стилизованной волны и расположенные на фоне овала. Знак выполнен в синем цвете. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения ООО «Волна» ссылается на возможность введения потребителя в заблуждение относительно обозначения , используемого в сфере деятельности, связанной с предоставлением услуг в области реализации продуктов питания, сходное с оспариваемым товарным знаком.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с коммерческим обозначением , которое использовалось ООО «Волна» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров, однородных товарам 29 класса МКТУ, содержащимся в перечне товарного знака по свидетельству №714030.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что данное лицо ведет хозяйственную деятельность по реализации свежемороженой продукции (рыбы, мяса, птицы) под обозначением , которое сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «Волна»/ «Волна».

В связи с этим ООО «Волна» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №714030.

Анализ товарного знака по свидетельству №714030 на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя продукции, показал следующее.

Способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

В подтверждение изложенных доводов лицо, подавшее возражение, ссылается на документы [1-60], в частности, на создание коммерческого обозначения [1, 3-15], рекламную продукцию с использованием коммерческого обозначения [16-44], деятельность по продвижению товаров [45-60].

Так, из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что ООО «Волна» осуществляет хозяйственную деятельность по реализации товаров 29 класса МКТУ под обозначением .

Вместе с тем, представленные материалы, свидетельствуют только о торговой деятельности.

В подтверждение своей фактической деятельности лицо, подавшее возражение, представило договор транспортной экспедиции [45], договоры поставки замороженных и охлажденных пищевых продуктов с контрагентами [46-54], а также товаросопроводительную документацию (счета-фактуры) [55], согласно которым лицо, подавшее возражение, осуществляло поставку замороженной и охлажденной продукции по указанным договорам, то есть предоставляло услуги по продвижению и реализации замороженных продуктов, что соответствует виду деятельности торговля оптовая и розничная рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов, указанной в выписке из ЕГРЮЛ [1].

Вместе с тем, никаких документов, подтверждающих производственную деятельность лица, подавшего возражение (договоры на закупку замороженной или охлажденной продукции для переработки, декларации соответствия продукции, производителем которой является ООО «Волна» и т.п. документы), возражение и приложенные к нему материалы, не содержат.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, об известности российскому потребителю ООО «Волна» до даты приоритета оспариваемого товарного знака указанными материалами не подтверждается.

Возражение, также, мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставление правовой охраны товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью;

- право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака;

- товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что в оспариваемый товарный знак «» входит оригинальная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение

– ООО «Волна».

Право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «Волна» возникло 27.04.2016, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №714030 (20.11.2018) [1].

Вместе с тем, только возникновения права на фирменное наименование недостаточно для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Так, выступая в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, юридическое лицо должно осуществлять деятельность в отношении товаров и услуг, однородных оспариваемому товарному знаку.

Как было указано выше, представленные лицом, подавшим возражение, документы позволяют признать деятельность только в отношении услуг 35 класса МКТУ. Каких-либо материалов по производству товаров 29 класса МКТУ не представлено, в виду чего, отсутствует однородность между деятельностью лица, подавшего возражение и товарами 29 класса МКТУ, содержащихся в оспариваемом товарном знаке.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в связи с тем, что ООО «Волна» ведет коммерческую деятельность в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ с использованием коммерческого обозначения сходного с оспариваемым товарным знаком, установлено следующее.

В распоряжение коллегии не было представлено ни одного документа, свидетельствующего о том, что лицу, подавшему возражение, принадлежит имущественный комплекс (на праве собственности или аренды), сопровождающийся обозначением, сходным с обозначением , кроме того, не представлено сведений о месте нахождения данного имущественного комплекса и дате его возникновения.

Фотографии с вывеской здания, распечатку сайта www.volna38.ru, невозможно соотнести с лицом, подавшим возражение.

Кроме того, вывеска, размещенная на здании, отличается от обозначения, используемого лицом, подавшим возражение.

Изложенное, свидетельствует о недоказанности доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Помимо указанного, лицо, подавшее возражение, ссылается на несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с тем, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №584736, принадлежащему иному лицу (ООО "ПОЛАР СИФУД РАША", 249185, Калужская область, Жуковский р-н, г. Кременки, ул. Старые Кременки, 90).

Однако, коллегия отмечает, что лицом, подавшим возражение, не пояснено каким образом оно связано с правообладателем указанного товарного знака, в связи с чем, его нельзя признать заинтересованным по указанному основанию, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения в части, предусмотренной пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.07.2019 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №714030.