Оспариваемый товарный знак по заявке № 2018709485 с приоритетом от 13.03.2018 зарегистрирован 14.02.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 698186 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Спиртовой завод «Ядринский», г. Чебоксары (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «желтый, светло-желтый, черный, красный, телесный, белый». Все цифры, символы, буквы и слова, кроме слова «ИЛЕМ», являются неохраняемыми элементами. Срок действия регистрации – до 13.03.2028.

Оспариваемый товарный знак представляет собой цветную этикетку с изображением девушки в национальной одежде и украшениях.

В поступившем 30.04.2019 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 (1), 9 (1), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- до подачи заявки № 2018709485 обозначение, воспроизведенное в оспариваемом знаке, а именно цветовое сочетание, шрифт, которым выполнены словесные обозначения, точно такой же портрет девушки активно использовалось и продвигалось другими лицами: филиалом ФГУП «Росспиртпром» Ликероводочным заводом «Чебоксарский», находящегося по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.

63, филиалом ОАО «Росспиртпром» Ликероводочным заводом «Чебоксарский», находящегося по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 63, ООО «Чебоксарским ликеро-водочным заводом», расположенным по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 63. После приобретения в собственность имущества Филиала ФГУП «Росспиртпром» Ликероводочного завода «Чебоксарский» и имущества Филиала ОАО «Росспиртпром», в том числе и приобретения исключительных прав на товарный знак «ПАРНЕ» по свидетельству № 347990, начиная с августа 2017 года. То есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, соблюдая традиции древнейшего ликеро-водочного завода в г. Чебоксары, выпускает бальзам «ПАРНЕ»;

- вплоть до регистрации товарного знака оспариваемого товарного знака по свидетельству № 698186 лицо, подавшее возражение, выпускало бальзам в той этикетке, которая известна потребителям не только города Чебоксары и Чувашской Республики, но также потребителям других регионов Российской Федерации.

Комбинированное обозначение, воспроизведенное в оспариваемом товарном знаке в том же цветовом сочетании, с использованием шрифта, которым выполнены словесные обозначения, с портретом девушки в центре круга с символами чувашских узоров и орнаментов, с одинаковым расположением словесных и графических элементов, с такой же формой этикетки активно использовалась и продвигалась лицом, подавшим возражение, на протяжении восьми месяцев до даты подачи заявки;

- бальзам «ПАРНЕ» в этикетке с изображением портрета девушки неоднократно выставлялся на различных всероссийских и международных выставках и ярмарках, при этом бальзаму присуждались почетные места;

- для оценки ассоциации у потребителя изображения этикетки бальзама «Илем» с производителем ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод» был проведен социологический опрос. Согласно результатам опроса бальзам «Илем» чаще всего ассоциируется с производителем ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод». При демонстрации респондентам изображения двух продуктов — бальзама «Илем» и бальзама «Парне» - половина опрошенных посчитала, что это продукты одного производителя;

- появление бальзама «Илем» на полке в магазине может ввести в заблуждение каждого второго потенциального покупателя;

- ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод» приобрел в полном объеме исключительные права на дизайн-макет этикетки бальзама «ПАРНЕ» у автора, творческим трудом которого создан дизайн-макет этикетки - Гритчиной Екатерины Владимировны по договору о передаче авторских прав от 01.10.2018 г. Этикетка была разработана автором еще в 2000 году, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Исключительные права на разработанный дизайн-макет этикетки автором никому не передавались и на момент заключения договора (01.10.2018) принадлежали автору;

- сравнивая изображение, исключительные права на которое переданы лицу, подавшему возражение, и оспариваемый товарный знак, можно прийти к выводу об их сходстве до степени смешения: и (смысловое значение – портрет девушки, по виду и характеру изображений – натуралистический портрет девушки в чувашских уборах и украшениях и т.д.);

- оспариваемый товарный знак содержит элементы, тождественные и сходные до степени смешения с элементами, созданными Гритчиной Е.В., и разрешения автора на переработку и дальнейшую регистрацию оспариваемого товарного знака, содержащего такие элементы, правообладателем не получено;

- владея исключительными правами на всю этикетку, лицо, подавшее возражение, также владеет исключительными правами и на ее отдельные элементы, в частности и на портрет девушки;

- портрет, изображенный на оспариваемом товарном знаке, является результатом переработки портрета, изображенного на этикетке, исключительные права на который принадлежат лицу, подавшему возражение. До даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.03.2018) исключительные права принадлежали автору - Гритчиной Е.В., и при подаче заявки не было получено согласие автора (нарушение пункта 10 статьи 1483 Кодекса).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 698186 полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- сведения о зарегистрированном товарном знаке по свидетельству № 698186 - [1];

- фотографии бутылки бальзама «ПАРНЕ» с датами изготовления 31.12.03, 18.10.06, 21.12.14, 07.09.16 - [2];

- распечатка с сайта likerenc.ru - [3];

- распечатка с сайта www.drive2.ru - [4];

- фотография календаря 2003 года - [5];

- копии с журналов «Образцы этикеток от каждой партии, поступающих на завод 1.01.03-29.12.04 г., 01.01.05 г., 04.2011-02.07.12 гг., июль 2012 г. - декабрь 2013 гг. - [6];

- копия с журнала «Образцы этикеток поступающих из типографии» 20.02.2014 г. - 30.09.2016 г. - [7];

- копии дипломов и свидетельств - [8];

- копия утвержденного директор филиала ОАО «Росспиртпром» 16.09.2015 дизайн-макета этикетки - [9];

- копия изменений к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 347990 - [10];

- копия договора № 128 на изготовление и поставку полиграфической продукции от 18.05.2017 г. с приложениями утвержденных макетов и универсальных передаточных документов - [11];

- копия договора о передаче авторских прав от 01.10.2018 г. - [12];

- фотографии бутылки бальзама «ПАРНЕ» с датой изготовления 31.08.2017 г. - [13];

- отчет по результатам исследования, апрель 2019 г. Оценка восприятия потребителей товарного знака № 698186 бальзама «Илем» - [14];

- электронная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении лица, подавшего возражение - [15].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 30.04.2019 возражением, представил отзыв, мотивы которого сведены к следующему:

- при оценке оспариваемого товарного знака по свидетельству № 698186 на предмет его несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса материалы дела должны содержать доказательства, подтверждающие возникновение и сохранение в сознании потребителей стойкой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, и оспариваемым обозначением. Ни один из имеющихся документов (в том числе [11], [13], [12]) не подтверждает реальное введение лицом, подавшим возражение, бальзама «ПАРНЕ» в гражданский оборот, без чего возникновение каких-либо ассоциативных связей между товаром и его поставщиком невозможно;

- в соответствии с данными Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка до даты приоритета оспариваемого товарного знака со стороны лица, подавшего возражение, имелась только одна поставка. При этом упаковка содержала иное графическое изображение девушки. Кроме того, одна поставка не может создавать стойкую ассоциативную связь между товаром и его поставщиком;

- остальные представленные материалы возражения касаются не лица, подавшего возражение, а филиала ФГУП «Росспиртпром» Ликеро-водочный завод «Чебоксарский», а также филиала ОАО «Росспиртпром» Ликеро-водочный завод «Чебоксарский»;

- у лица, подавшего возражение, отсутствует заинтересованность в подаче возражения по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку в материалах возражения отсутствуют документы по реализации товаров 33 класса МКТУ, маркируемых сходным с оспариваемым товарным знаком обозначением;

- материалы возражения не доказывают наличие исключительного права у лица, подавшего возражение, на произведение, имеющее более ранний приоритет;

- представленный договор отчуждения [12] может подтвердить только отчуждение прав на этикетку в пользу лица, подавшего возражение, в октябре 2018 года (позже даты приоритета оспариваемого товарного знака), но не подтверждает утверждение о создании спорной этикетки в 2000 году;

- при допущении создания этикетки в 2000 году действительно Гритчиной Е.В. необходимо понимать, что она является автором непосредственно этикетки.

Изобразительные же элементы в нее входящие (в частности, портрет девушки) могли быть созданы другими лицами и в другое время;

- наличие исключительных прав на портрет девушки и его более ранний приоритет по сравнению с оспариваемым товарным знаком не подтверждено.

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии была продемонстрирована продукция (бутылки бальзама «ПАРНЕ» от 31.12.2003, 31.08.2017), а также к материалам были приобщены:

- определение о назначении дела № 021/01/14.4-327/2019 в УФАС в отношении ООО «Спиртовой завод «ЯДРИНСКИЙ», а также приказ № 53 от 27.06.2019 - [16];

- протоколы № 7, 8 заседания художественного совета завода от 21.05.2001, 28.05.2001 - [17];

- цветные страницы с изображениями бутылок, а также контактов Ликеро-водочного завода «Чебоксарский» - [18];

- договор на выполнение работ по разработке дизайн-макетов № 1 от 28.05.2014 г., заключенный между ООО «Торговая компания «Максима» и ООО «УНИКА КРЕАТИВ ИНЖИНИРИНГ» с приложениями и иной сопроводительной документацией - [19].

Представленные лицом, подавшим возражение, документы [16-19] не соответствуют пункту 2.5 Правил ППС, так как не являются общедоступными словарно-справочными изданиями, поэтому не могут быть проанализированы по существу возражения на предмет соответствия / несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 (1), 9 (1), 10 статьи 1483 Кодекса.

Также от лица, подавшего возражение, на заседании коллегии поступили пояснения на отзыв, основные доводы которого сведены к следующему:

- согласно имеющимся в деле документам (выписка из ЕГРЮЛ, бутылка бальзама «ПАРНЕ» от 31.08.2017, договор № 128 от 18.05.2017, документы УФАС и т.п.) лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в его подаче (в том числе по основанию 3 (1) статьи 1483 Кодекса);

- заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче также подтверждается поданной 18.10.2018 заявкой № 2018745373 ( ) в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- согласно данным Федерального реестра алкогольного рынка «дата поставки» - это дата заключения первого договора на поставку бальзама «ПАРНЕ». Уведомление содержит изображение новой этикетки, в которой будет выпускаться продукция.

Переход на новую этикетку обусловлен регистрацией оспариваемого товарного знака, а также получением досудебной претензии;

- приложенные к возражению документы подтверждают факт существования до даты приоритета (еще в 2003 году) произведения дизайна этикетки;

- правообладателем не представлено доказательств получения им согласия автора, либо правообладателя указанного произведения дизайна на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, приобрело в полном объеме исключительные права на дизайн-макет этикетки бальзам «ПАРНЕ» по договору о передаче авторских прав от 01.10.2018 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией была установлена заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Оценка представленных материалов позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под обозначением , которое используется в отношении товаров 33 класса МКТУ (см., например, изображение этикетки бутылки от 2017 г., на которой производителем продукции обозначено лицо, подавшее возражение). На имя лица, подавшего возражение, подана заявка № 2018745373 ( ) в отношении товаров 33 класса МКТУ. В материалах дела имеется договор о передаче авторских прав [12] лицу, подавшему возражение, дизайн-макета этикетки «бальзам ПАРНЕ».

Таким образом, по совокупности имеющихся доказательств можно прийти к выводу, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 30.04.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (13.03.2018) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

Регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допускается при наличии согласия предусмотренного пунктом 6 и пунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, представляет собой этикетку, содержащую стилизованное изображение девушки в национальной одежде, украшениях, а также словесный элемент «ИЛЕМ», выполненный стилизованным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании «желтый, светло-желтый, черный, красный, телесный, белый». Все цифры, символы, буквы и слова, кроме слова «ИЛЕМ», являются неохраняемыми элементами.

Доводы возражения в части несоответствия произведенной регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 9 (1), 10 статьи 1483 Кодекса сведены к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее созданным произведением дизайна, исключительные права на которое принадлежат лицу, подавшему возражение.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно возражению до даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.03.2018) исключительные права на дизайн-макет этикетки «Бальзам ПАРНЕ» ( ) принадлежали автору - Гритчиной Е.В. При этом этикетка была разработана Гритчиной Е.В. в 2000 году.

Сравнение указанного обозначения и оспариваемого товарного знака показало, что они имеют одинаковое композиционное построение (изображение девушки, размещение наиболее значимых, в том числе словесных элементов в пространстве), а также одинаковую смысловую нагрузку (портрет девушки с косой в национальной одежде с украшениями), использование желто-коричневых оттенков.

Анализ договора о передаче исключительных прав на дизайн-макет этикетки «Бальзам ПАРНЕ» [12], датированного позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, показал, что в качестве передаваемого объекта служит изображение дизайн-макета этикетки, которая, помимо изображения девушки содержит информацию об объеме продукции, данные адреса, штрих-код, сведения о наградах и иные информационные надписи и элементы. При этом передача исключительного права осуществлялась в отношении дизайн-макета этикетки, что подвергает сомнению авторство Гритчиной Е.В. на данное произведение с 2000 года. Кроме того, правообладатель в материалах отзыва выражает сомнение в авторстве и считает, что изобразительные элементы, входящие в этикетку могли быть созданы другими лицами и в другое время. Каких-либо иных документов, свидетельствующих об авторстве, в материалы дела представлено не было. В силу указанных обстоятельств коллегия считает, что рассмотрение спора об авторстве подлежит разбирательству в судебном порядке.

Учитывая изложенное, основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует положениям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Ввиду недоказанности наличия у лица, подавшего возражение, исключительных авторских прав на произведение, не позволяет коллегии сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, установленным положениями пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения в части несоответствия произведенной регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса сведены к тому, что обозначение (цветовое сочетание, шрифт, которым выполнены словесные элементы, изображение девушки в национальной одежде и украшениях) до даты приоритета использовалось в отношении алкогольной продукции и продвигалось другими лицами: филиалом ФГУП «Росспиртпром» Ликероводочным заводом «Чебоксарский», филиалом ОАО «Росспиртпром» Ликероводочным заводом «Чебоксарский», непосредственно ООО «Чебоксарским ликеро-водочным заводом».

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Сам по себе оспариваемый товарный знак ложной информации относительно изготовителя не несёт.

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, утверждает, что с учетом выпуска бальзама «ПАРНЕ» на протяжении 19 лет филиалом ФГУП «Росспиртпром» Ликероводочного завода «Чебоксарский», филиалом ОАО «Росспиртпром» Ликероводочного завода «Чебоксарский», а с августа 2017 года лицом, подавшим возражение, потребители могут быть введены в заблуждение относительно изготовителя. В отношении данных доводов коллегия отмечает следующее.

Из материалов возражения не следует, что за семь месяцев (с августа 2017 г.) до даты приоритета оспариваемого товарного знака у потребителя могла сложиться устойчивая взаимосвязь исследуемого обозначения с лицом, подавшим возражение, как производителем алкогольной продукции.

Фотография бутылки бальзама «ПАРНЕ» за 2003 год не содержит данных о производителе, бутылки 2014, 2016 гг. содержат упоминание о филиале ОАО «Росспиртпром» Ликероводочный завод «Чебоксарский», бутылка 2006 г. содержит информацию о филиале ФГУП «Росспиртпром» Ликероводочный завод «Чебоксарский», бутылка 2017 года содержит информацию о лице, подавшем возражение [2], [13]. Согласно остальным документам [3-9,11] (распечатки с сайтов, фотографии календаря, копии журналов с образцами этикеток, дипломы, свидетельства, договор № 128 на изготовление и поставку полиграфической продукции и т.д.) и имеющимся фотографиям [2], [13] в разный период времени в качестве производителей фигурировали: лицо, подавшее возражение, филиал ФГУП «Росспиртпром» Ликероводочного завода «Чебоксарский», филиал ОАО «Росспиртпром» Ликероводочного завода «Чебоксарский». Документального подтверждения правопреемства указанных лиц представлено не было.

Документального подтверждения объемов, интенсивности использования обозначения бальзама «ПАРНЕ», территорий его реализации, данных рекламной кампании материалы возражения не содержат. Таким образом, у коллегии нет оснований утверждать, что на протяжении длительного периода времени данная продукция выпускалась одним и тем же лицом, обладает определенной репутацией и у потребителя с ним сформировалась устойчивая взамосвязь как с производителем алкогольной продукции.

Мнение лица, подавшего возражение, основывается также на данных социологического исследования [14], анализ которого показал следующее.

Целью исследования было оценить, насколько изображение этикетки бальзама «ИЛЕМ» ассоциируется у потребителей с производителем ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод». Вместе с тем, социологический опрос [14] не содержит ретроспективных данных. В связи с чем, данные исследования не отражают ситуацию на дату приоритета оспариваемого товарного знака. Согласно данным диаграммы № 1 58 % опрошенных респондентов не осведомлены о продукте бальзам «ИЛЕМ», что свидетельствует о том, что большинству потребителей данный продукт не знаком. Из 39 % знакомых с продукцией 51 % опрошенных отметили в качестве производителя «Чебоксарский ликеро-водочный завод». Определить какое именно их трех вышеуказанных лиц, содержащих в своем составе похожее наименование, подпадает под производителя «Чебоксарский ликеро-водочный завод» не представляется возможным. Объем исследуемой выборки составил всего 400 человек и охватывал незначительное количество населенных пунктов и районов в республике Чувашия: г. Чебоксары, г. Новочебоксарск, г. Ядрин, Чебоксарский район, Моргаушский район, Цивильский район, что снижает релевантность данного социологического исследования. В связи с чем, осведомленность об исследуемом обозначении более широкого круга потребителей, а также в других регионах, субъектах Российской Федерации оценить не представляется возможным.

Таким образом, данные исследования [14] не могут однозначно свидетельствовать о том, что у многих потребителей может возникнуть не соответствующее действительности представление о производителе товаров.

На основании вышеизложенных доводов, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя представление об изготовителе оспариваемых товаров 33 класса МКТУ, не соответствующее действительности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.04.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 698186.