Патент Российской Федерации № 61285 на полезную модель «Пруток из нержавеющей высокопрочной стали» выдан по заявке № 2006131489 с приоритетом от 04.09.2006 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Каури» (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Пруток из нержавеющей высокопрочной стали, содержащей железо, углерод, хром, никель, кремний, марганец и сопутствующие примеси, отличающийся тем, что сталь дополнительно содержит один или несколько элементов из группы медь, титан, алюминий, молибден, ниобий, кобальт, азот, кальций, бор, церий, сера, фосфор, причем пруток из стали изготовлен со следующим составом компонентов, мас.%: Углерод (С) ≤0,03 Кремний (Si) ≤0,8 Марганец (Mn) ≤0,8 Хром (Cr) 8,0÷16,5 Никель (Ni) 4,0÷12,0 Медь (Cu) 0,3÷5,0 Молибден (Мо) 0,05÷3,0 Титан (Ti) 0,01÷1,0 Церий (Се) ≤0,02 Алюминий (Al) 0,01÷0,6 Кобальт (Со) 0,01÷3,0 Ниобий (Nb) 0,05÷0,4 Бор (В) ≤0,005 Кальций (Са) ≤0,02 Сера (S) ≤0,03 Фосфор (Р) ≤0,03 Азот (N) 0,005÷0,15 Железо (Fe) остальное при соотношении ферритообразующих и аустенитообразующих элементов с их коэффициентами эквивалентности

;

Niэкв.=22,3±3-0,83Crэкв..

2. Пруток по п.1, отличающийся тем, что пруток выполнен с возможностью его получения в процессе электродуговой выплавки с вакуумно-кислородным рафинированием в ковше, горячей прокатки и термообработки.

3. Пруток по п.2, отличающийся тем, что пруток выполнен с возможностью горячей прокатки при температуре ее окончания в интервале от 970 до 1050°С.

4. Пруток по п.2, отличающийся тем, что пруток выполнен с возможностью дополнительного включения в процесс его получения снятия поверхностного слоя.

5. Пруток по п.4, отличающийся тем, что пруток выполнен с возможностью снятия поверхностного слоя посредством механической обработки резанием.

6. Пруток по п.5, отличающийся тем, что его материал имеет предел текучести при растяжении до 120 кгс/мм2, при этом механическую обработку резанием проводят с термообработкой после горячего проката.

7. Пруток по п.5, отличающийся тем, что его материал имеет предел текучести при растяжении до 150 кгс/мм2, при этом термообработку проводят после механической обработки резанием.

8. Пруток по п.2, отличающийся тем, что пруток выполнен с возможностью термообработки, состоящей из нескольких режимов в диапазоне температур от -70 °С до 950°С при выдержке не менее 2 ч.

9. Пруток по любому из пп.1-5, 8, отличающийся тем, что сталь имеет предел текучести при растяжении в диапазоне от 110 до 150 кгс/мм2 (1078-1470 МПа), ударную вязкость не менее 7 кгс·м/см2 (68,6 Дж/см2) и эквивалент сопротивления точечной коррозии >15».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- патентный документ RU 2271402 С1, дата публикации 10.03.2006 (далее – [1]);

- патентный документ RU 2263155 С1, дата публикации 27.10.2005 (далее – [2]);

- патентный документ ЕР 1645649 А1, дата публикации 12.04.2006 (далее – [3]);

- патентный документ US 2999039, дата публикации 05.09.1961 (далее – [4]);

- патентный документ WO 0136699 A1, дата публикации 25.05.2001 (далее – [5]).

В возражении указано, что множество альтернативных вариантов, характеризуемых различными совокупностями признаков, содержащихся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, присущи решениям, известным из патентных документов [1]-[5], включая характеристику назначения.

Так, в возражении приведен сравнительный анализ качественного и количественного состава сталей, из которых изготовлены прутки по оспариваемому патенту и раскрытые в патентных документах [1]-[5], показывающий известность широких интервалов количественных значений по элементам, указанным в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту и участвующим в расчете соотношения ферритообразующих и аустенитообразующих элементов, описываемых математической формулой с коэффициентом эквивалентности хрома и никеля.

При этом в возражении приведены математические расчеты, которые, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают, что количественное содержание компонентов сталей, раскрытых в патентных документах [1]-[5], соответствует математическим соотношениям, приведенным в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в связи с чем сделан вывод о том, что признаки независимого пункта формулы полезной модели, касающиеся математических соотношений, присущи решениям, раскрытым в патентных документах [1]-[5].

Также, лицо, подавшее возражение, отмечает, что из патентных документов [1]-[5] известны признаки, приведенные в зависимых пунктах 2-9 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

На основании изложенного в возражении сделан вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Дополнительно в возражении приведены аргументы в отношении наличия у лица, его подавшего, заинтересованности в подаче данного возражения. В частности, отмечается факт существования неразрешенного судебного спора по делу № А71- 5410/2013, инициированного лицом, подавшим возражение, против патентообладателя, в котором фигурирует номер оспариваемого патента.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии 13.10.2020 поступил отзыв.

К отзыву приложена копия письменных пояснений истца в Арбитражный Суд Удмуртской Республики по делу № А71-5410/2013 (далее – [6]).

По мнению патентообладателя полезная модель по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна».

В отзыве отмечено, что полезная модель по оспариваемому патенту имеет ряд отличий от каждого из технических решений, раскрытых в патентных документах [1]-[5], касающихся качественного и количественного состава стали, а также назначения полезной модели. При этом, по мнению патентообладателя, в описании оспариваемого патента раскрыта причинно-следственная связь между указанными отличительными признаками и приведенным в упомянутом описании техническим результатом.

В подтверждение данных доводов в отзыве приведен сравнительный анализ признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту и технических решений, охарактеризованных в патентных документах [1]-[5].

Кроме того, в отзыве приведены доводы об отсутствии заинтересованности у лица, подавшего возражение, в оспаривании данного патента и подаче возражения.

Доводы в отношении зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту в отзыве не приведены.

На заседании коллегии, проходившем 23.10.2020, от патентообладателя поступили дополнительные материалы.

К дополнительным материалам приложены копии следующих источников информации:

- Введенский Б.А., «Большая Советская энциклопедия», Государственное научное издание «Большая Советская энциклопедия», том 42, второе издание, 1956 г., стр. 307 (далее – [7]);

- Гуляев А.П., «Металловедение», Учебник для вузов, 6-е изд., перераб. и доп., М., Металлургия, 1986 г., стр. 199 (далее – [8]).

В дополнительных материалах патентообладатель приводит доводы, касающиеся того, что признаки, характеризующие режимы тепловой обработки прутка по оспариваемому патенту, являются существенными для достижения приведенного в описании технического результата, в связи с чем подлежат включению в независимый пункт формулы полезной модели.

Кроме того, патентообладатель отмечает, что указанные признаки, касающиеся режимов тепловой обработки прутка, не известны из патентных документов [1]-[5].

При этом скорректированная формула полезной модели по оспариваемому патенту не была представлена.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 01.12.2020: удовлетворить возражение, поступившее 21.07.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 61285 признать недействительным полностью.

Не согласившись с решением Роспатента от 01.12.2020, патентообладатель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2021 по делу № СИП-32/2021 требования патентообладателя были удовлетворены. Решение Роспатента от 01.12.2020 было признано недействительным. На Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть данное возражение.

При этом в решении Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2021 по делу № СИП-34/2021 не был опровергнут вывод Роспатента о наличии заинтересованности третьего лица в подаче данного возражения.

Также в решении Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2021 по делу № СИП-32/2021 выражено несогласие с выводами, сделанными в решении Роспатента, о том, что иные диапазоны значений, а именно те, для которых не найдены совпадения в противопоставленных патентных документах, следует считать несущественными признаками по мотиву того, что патентообладатель в описании спорной полезной модели не привел причинно-следственную связь именно таких значений с достижением технического результата.

При этом в решении Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2021 по делу № СИП-32/2021 указано, что количественное содержание компонентов, участвующих в образовании сплава (вещества), в том числе серы и фосфора, будет оказывать влияние на структуру сплава и его строение, что в свою очередь может обуславливать существенную разницу в свойствах данных сталей и изготавливаемых из них устройств.

Также в решении Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2021 по делу № СИП-32/2021 отмечено, что для вывода о несоответствии полезной модели условию патентоспособности «новизна» при сравнении со средством, известным из каждого из противопоставленных источников, необходимо было установить: совпадение признаков, определяющих качественный состав сталей; совпадение признаков, определяющих количественный состав сталей; тот факт, что признаки, характеризующие ограничительные условия, выраженные математическими формулами, имманентно присущи сталям, известным из противопоставленных источников.

При названных обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам посчитал, что Роспатент пришел к преждевременному выводу о несоответствии полезной модели по спорному патенту условию патентоспособности «новизна».

На данное решение лицом, подавшим возражение, была подана кассационная жалоба в Президиум Суда по интеллектуальным правам, по результатам рассмотрения которой Президиум Суда по интеллектуальным правам своим постановлением от 18.04.2022 по делу № СИП-32/2021 оставил кассационную жалобу лица, подавшего возражение, без удовлетворения.

Как отмечено в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2022, Суд первой инстанции согласился с той позицией Роспатента, что в независимом пункте формулы спорной полезной модели отражены альтернативные варианты ее исполнения и что часть таких альтернативных вариантов характеризуется диапазонами значений элементов стали, известными из противопоставленных источников.

При этом в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2022 указано, что Суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что во всех противопоставленных источниках информации отсутствуют сведения об ограничительном условии, выраженном математическим соотношением элементов стали, являющимся существенным признаком оспариваемой полезной модели.

По мнению, выраженному в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2022, основной вопрос, который подлежал разрешению в рамках рассмотрения возражения, заключался в том, является ли признак, выраженный математическим соотношением, содержащим ограничительное условие, имманентно присущим сталям, охарактеризованным в противопоставленных источниках. При этом отмечено, что вывод о том, что такой признак имманентно присущ известным из противопоставленных источников сталям, может быть сделан в следующих случаях: если такой признак автоматически реализуется при формировании сталей, известных из противопоставленных источников (автоматическое формирование состава стали, соответствующего условию ограничительного соотношения); если в противопоставленных источниках содержатся какие-либо правила формирования составов сталей, на основании которых конкретный состав стали из предложенных диапазонов компонентов входящих в нее химических элементов всегда будет составлен таким образом, что он будет соответствовать ограничительному условию, содержащемуся в независимом пункте формулы спорной полезной модели (осознанное формирование состава стали, соответствующего условию ограничительного соотношения).

Как указано в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2022, подход, выбранный лицом, подавшим возражение, заключался в математическом подборе конкретных значений компонентов стали в известных из противопоставленных источников диапазонах таким образом, чтобы добиться выполнения для этого конкретного вида реализации соблюдения ограничительного условия. Между тем, такой подход не может быть признан оправданным, т.к. он не определяет раскрытие (автоматическое или осознанное) в противопоставленном источнике информации признака независимого пункта формулы полезной модели, реализующего ограничительное условие, выраженное математическим соотношением.

В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2022 отмечено, что в ходе рассмотрения возражения Роспатент без надлежащего анализа установил известность из каждого противопоставленного источника признака спорной полезной модели, отражающего ограничительное условие, выраженное математической формулой, в связи с чем вывод Суда первой инстанции о преждевременном выводе о несоответствии полезной модели по спорному патенту условию патентоспособности «новизна» является обоснованным.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.04.2022, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, по существу повторяющие доводы возражения.

С дополнительными материалами была представлена копия патентного документа US 4878955, дата публикации 07.11.1989 (далее – [9]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, из патентного документа [9] известно средство того же назначения, что и оспариваемая полезная модель, которому присущи приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки для некоторых альтернативных вариантов, включая характеристику назначения.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.05.2022, от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами лица, подавшего возражение.

В корреспонденциях от 10.08.2022 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о недопустимости применения к расчету ограничительных условий методологического подхода, приведенного в деле № СИП-1003/2019, касающегося оспаривания патента на изобретение № 2270268, поскольку ограничительное условие, приведенное в формуле оспариваемого патента, не предусматривает расчет максимального и минимального значения по никелю.

При этом в дополнительных материалах приведены математические расчеты, касающиеся ограничительных условий, которые, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают, что данные ограничительные условия выполняются и в противопоставленных источниках информации.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.08.2022, от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами лица, подавшего возражение.

По мнению патентообладателя, методологический подход к расчету ограничительных условий, приведенный в деле № СИП-1003/2019, касающегося оспаривания патента на изобретение № 2270268, должен быть применен и настоящем деле.

Вместе с дополнительными материалами представлена копия заключения Жаровой Н.И. по результатам судебной патентно-технической экспертизы по делу № СИП-1003/2019 от 14.07.2020 (далее – [10]).

На заседании коллегии, состоявшемся 13.10.2022, от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы об отсутствии заинтересованности у лица, подавшего возражение, в подаче данного возражения.

С дополнительными материалами представлены копии следующих материалов:

- решение Арбитражного суда Удмуртской Республики по делу № А71- 5410/2013 от 12.03.2021 (далее – [11]);

- решение Арбитражного суда Удмуртской Республики по делу № А71- 11277/2019 от 05.02.2022 (далее – [12]);

- решение Арбитражного суда Удмуртской Республики по делу № А71- 9764/2019 от 17.09.2021 (далее – [13]).

На том же заседании коллегии от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие уточненные математические расчеты, касающиеся ограничительных условий, которые, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают, что данные ограничительные условия выполняются и в противопоставленных источниках информации.

В корреспонденциях от 20.10.2022 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, подтверждающие наличие заинтересованности у лица, подавшего возражение, в подаче данного возражения.

В корреспонденциях от 24.10.2022 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, касающиеся наличия заинтересованности у лица, подавшего возражение, в подаче данного возражения.

С дополнительными материалами представлены копии следующих материалов:

- Техническое соглашение 1236-2017 на поставку прутков горячекатаных с обточенной поверхностью из стали марок ХМ-12, ХМ-12(S), 05Х15Н5Д3АБЩ (Взамен ТС 1236-2010) от 2017 г., на 7 л. (далее – [14]);

- решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике о прекращении рассмотрения дела № 018/01/14.5-683/2019 о нарушении антимонопольного законодательства от 24.06.2022 на 14 л. (далее – [15]);

- определение о принятии заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания (судебного разбирательства) от 03.10.2022 по делу № А71-14494/2022 на 3 л. (далее – [16]).

На заседании коллегии, состоявшемся 26.10.2022, от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие повторные доводы об отсутствии заинтересованности у лица, подавшего возражение, в подаче возражения, касающегося оспариваемого патента.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.09.2006) подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, (далее – Кодекс), Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, зарегистрированные в Минюсте РФ 30.06.2003 г. № 4845, опубликованные в Российской газете № 137 от 11.07.2003 (далее – Правила ПМ).

Согласно пункту 2 статьи 1398 Кодекса патент на полезную модель в течение срока его действия может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом. Патент на полезную модель может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия.

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность её существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, такое раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации.

Согласно пункту 2 статьи 5 Закона в качестве полезных моделей не охраняются, в частности, способы.

Согласно подпункту 1 пункта 2.1 Правил ПМ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. К устройствам относят конструкции и изделия.

Согласно подпункту 3 пункта 2.1 Правил ПМ охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности новизна, если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения, а уровень техники включает, в частности, ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели, опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации; в уровень техники также включаются запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно подпункту 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту 2 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом; среда, выполняющая функцию элемента.

Согласно подпункту 3 пункта 3.3.1 Правил ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.5 Правил ПМ зависимый пункт формулы полезной модели содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими полезную модель лишь в частных случаях ее выполнения или использования.

Согласно подпункту 7 пункта 3.3.1 Правил ПМ признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу полезной модели, обеспечивает получение одного и того же технического результата.

Согласно подпункту 1 пункта 19.3 Правил ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является: для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

Согласно подпункту 4 пункта 19.4 Правил ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией). Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительными полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, в частности, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения патентообладатель вправе внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

Полезной модели по оспариваемому патенту была предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Срок действия оспариваемого патента на дату подачи возражения истек. Однако в соответствии с третьим абзацем пункта 2 статьи 1398 Кодекса возражение против выдачи патента может быть подано заинтересованным лицом и по истечении срока его действия.

Общеизвестно, что АО «Ижевский опытно-механический завод», являющееся лицом, подавшим возражение, является крупным участником рынка в сфере металлургии.

Также в рамках рассмотрения настоящего возражения был приведен номер судебного дела (№ А71-5410/2013) и документ судебного делопроизводства по указанному номеру дела (пояснения [6]), согласно которому ООО «Каури» (патентообладатель) является ответчиком в споре, инициированным лицом, подавшим возражение. При этом в определениях суда по указанному номеру судебного дела и в пояснениях [6] фигурирует номер оспариваемого патента.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность АО «Ижевский опытно-механический завод» (лицо, подавшее возражение) в подаче возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 61285 «Пруток из нержавеющей высокопрочной стали».

Также необходимо отметить, что как в решении Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2021 по делу № СИП-32/2021, так и в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2022 по делу № СИП-32/2021, не был опровергнут указанный вывод о наличии заинтересованности третьего лица в подаче данного возражения.

При этом, как справедливо отметило лицо, подавшее возражение, в указанных судебных актах Роспатенту предписано повторно рассмотреть данное возражение, в частности, провести проверку патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту, в связи с чем отсутствуют какие-либо правовые основания для прекращения делопроизводства по данному возражению.

Анализ доводов, изложенных в возражении, отзыве и дополнительных материалах, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», с учетом позиции, изложенной в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2022 по делу № СИП-32/2021, показал следующее.

В качестве сведений, на основании которых лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна», приводится, в частности, решение, раскрытое в патентном документе [1], в отношении которого необходимо отметить следующее.

Патентным документом [1] является патент Российской Федерации на изобретение № 2271402, опубликованный 10.03.2006, с приоритетом от 04.08.2004, а патентообладателем по данному патенту является ООО «Каури», т.е. патентообладателем по данному патенту является то же лицо, что и по оспариваемому патенту.

При этом заявка на выдачу оспариваемого патента была подана 04.09.2006, т.е. заявка, по которой был выдан оспариваемый патент, была подана в период менее шести месяцев с даты раскрытия информации, содержащейся в патентном документе [1].

Таким образом, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 5 Закона патентный документ [1] с датой публикации от 10.03.2006 не может быть включен с этой даты в уровень техники для проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

При этом следует отметить, что согласно подпункту 4 пункта 19.4 Правил ПМ патентный документ [1] может быть включен в уровень техники с даты приоритета от 04.08.2004 только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения в соответствующем реестре.

Однако проведенный анализ формулы, содержащейся в патентном документе [1], показал, что в ней охарактеризован лишь состав высокопрочной коррозионно-стойкой стали и отсутствуют сведения о том, что указанный состав может быть использован для изготовления прутка.

Таким образом, нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что в патентном документе [1] охарактеризован пруток, т.е. описано средство того же назначения, что и устройство, охарактеризованное в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно сделать вывод, что техническому решению, охарактеризованному в патентном документе [1], не присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения (см. подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

В отношении приведенного лицом, подавшим возражение, патентного документа [9] следует отметить, что он признан изменяющим мотивы возражения и не может быть принят к рассмотрению в связи с тем, что он отсутствовал в первоначальных материалах возражения (см. пункт 2.5 Правил ППС).

В качестве сведений, на основании которых также сделан вывод о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна», дополнительно приводятся решения, раскрытые в патентных документах [2]-[5], в которых охарактеризованы прутки из нержавеющей высокопрочной стали.

При этом нельзя согласиться с доводами патентообладателя в том, что решение, раскрытое в патентном документе [2], не характеризует средство того же назначения, поскольку в данном источнике раскрыта высокопрочная нержавеющая сталь, используемая для изготовления прутков (см. формулу изобретения и пример).

Таким образом, прутки, раскрытые в патентных документах [2]-[5], представляют собой средства того же назначения, что и техническое решение, охарактеризованное в независимом пункте формулы полезной модели.

При этом следует отметить, что в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержится ряд признаков, выраженных альтернативными понятиями и касающихся качественного и количественного содержания компонентов стали, т.е. характеризующих множество альтернативных вариантов выполнения полезной модели по независимому пункту упомянутой формулы.

Вместе с тем, следует отметить, что в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, отсутствуют сведения о том, что методика расчета с использованием приведенных в формуле полезной модели математических соотношений характеризуется какими-либо особенностями. В частности, отсутствуют сведения о недопустимости использования при расчете формулы Niэкв=22,3±3-0,83Crэкв произвольных коэффициентов (22,3±3), предусмотренных в формуле полезной модели.

Так, согласно независимому пункту формулы полезной модели допустимым является использование любых количественных сочетаний элементов состава, при условии, что указанные количественные значения элементов состава входят в количественные интервалы, указанные в независимом пункте формулы полезной модели, и удовлетворяют ограничительным условиям, приведенным в том же пункте формулы. При этом выбор коэффициента (22,3±3) при расчете формулы Niэкв=22,3±3-0,83Crэкв также не ограничен формулой полезной модели, а конкретная методика выбора такого коэффициента в описании оспариваемой полезной модели не приведена.

При этом для специалиста является очевидным, что в реальном производстве при формировании состава стали по оспариваемому патенту будут использованы конкретные единичные значения содержания конкретных элементов и на основании формулы оспариваемого патента таких альтернативных составов может быть создано множество. Данный вывод подтверждается в самом оспариваемом патенте, где в таблице 1 приведены примеры конкретных (с единичными значениями содержания компонентов) альтернативных вариантов выполнения состава стали, указанного в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

Также необходимо отметить, что в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2022 по делу № СИП-32/2021 имеется прямое указание на то, что в независимом пункте формулы оспариваемой полезной модели отражены альтернативные варианты ее исполнения и что часть таких альтернативных вариантов характеризуется диапазонами значений элементов стали, известными из противопоставленных источников (см. стр. 12 постановления, абзац 5 снизу), а также прямо указано, что основной вопрос, который подлежит разрешению в рамках рассмотрения возражения, заключается в том, являются ли признаки, выраженные математическими соотношениями, содержащими ограничительные условия, имманентно присущими сталям, охарактеризованным в противопоставленных источниках информации.

С учетом вышеизложенного был проведен анализ сведений, содержащихся в патентных документах [2]-[5].

Что касается патентного документа [5], то следует констатировать, что в нем не раскрыта сталь, характеризующаяся качественным и количественным составом, аналогичным составу стали, раскрытому в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, для любого из альтернативных вариантов.

Так, состав стали, раскрытый в описании и в формуле патентного документа [5], содержит в качестве одного из компонентов вольфрам, отсутствующий в составе стали по оспариваемому патенту. При этом из сведений, приведенных в патентном документе [5], однозначно не следует, что вольфрам в составе раскрытой стали может быть отнесен к неизбежным примесям (см., например, определение понятия «примеси» (В.И. Куманин, «Толковый металлургический словарь. Основные термины», М., Русский язык, 1989 г., стр. 264)).

Что касается состава стали, не содержащего вольфрам и охарактеризованного в таблице 1 патентного документа [5], то он отличается количественным составом компонентов, а именно, количеством молибдена, титана. Также, исходя из представленных в данной таблице 1 сведений и сведений, раскрытых в описании данного источника информации, не представляется возможным однозначно определить количественное содержание углерода и азота каждого по отдельности.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что, в патентном документе [5] не раскрыта сталь, характеризующаяся составом, аналогичным составу стали, раскрытому в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, для любого из альтернативных вариантов.

Вместе с тем, пруток, раскрытый в патентном документе [2], охарактеризован количественными интервалами значений содержания компонентов, что говорит о возможности формирования множества альтернативных вариантов составов сталей. При этом в одном из конкретных альтернативных вариантов пруток выполнен из стали, которая содержит в своем составе следующие компоненты, мас.%: углерод – 0,01, кремний – 0,4, марганец – 0,8, хром – 15,0, никель – 5,0, медь – 4,0, ниобий – 0,4, азот – 0,01, алюминий – 0,05, титан – 0,05, железо и сопутствующие примеси, в том числе серу и фосфор в количестве 0,03 мас.%. При этом для указанного количественного содержания компонентов значение Niэкв составляет 10,0 и значение Crэкв составляет 16,0, что удовлетворяет математическому соотношению, приведенному в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту и характеризующему соотношение Crэкв/Niэкв<1,7, в частности, при вышеуказанном содержании компонентов соотношение имеет вид 1,6<1,7. Также при значении переменной (22,3±3), равной 23,28, выполняется и второе ограничительное условие Niэкв=22,3±3-0,83Crэкв, а именно, 10=23,28-13,28. Причем те же самые значения содержания компонентов, используемые для расчета, удовлетворяют также математическому соотношению Niэкв=К-А∙Crэкв, приведенному в патентном документе [2], т.е. указанное количественное сочетание компонентов присуще и техническому решению, раскрытому в патентном документе [2] [см. формула, пример 1, стр. 5, строки 44-54].

При этом для специалиста является очевидным, что незначительное изменение в большую или меньшую сторону количественного содержания вышеуказанных компонентов, участвующих в расчете математических соотношений, также приведет к выполнению указанных ограничительных условий, т.е. можно с уверенностью предположить, что выполнение ограничительных условий возможно и при других количественных значениях содержания компонентов.

Тут необходимо отметить, что известные из патентного документа [2] количественные значения содержания определенных компонентов характеризуют конкретный альтернативный вариант выполнения состава стали, в связи с чем признаки оспариваемой полезной модели, выраженные математическими соотношениями, содержащими ограничительные условия, имманентно присущи описанному выше альтернативному варианту стали, охарактеризованному в патентном документе [2], поскольку автоматически реализуются при формировании данного состава стали. При этом невыполнение данных соотношений не является возможным для указанного выше состава, ввиду невозможности изменения его качественного и количественного показателей.

В связи с изложенным может быть сделан вывод о том, что прутку по патентному документу [2], по меньшей мере, в части одного конкретного альтернативного варианта его выполнения присущи признаки, касающиеся математических соотношений, приведенных в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, из патентного документа [2] известны все признаки отдельного альтернативного варианта выполнения полезной модели по независимому пункту формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения, в части указанных выше совпадающих количественных значений содержания указанных компонентов.

При этом необходимо отметить, что, по мнению коллегии, применение к расчету ограничительных условий методологического подхода, приведенного в деле № СИП-1003/2019 и изложенного в заключении [10], в данном случае не представляется возможным, поскольку расчет осуществляется для конкретного состава стали из патентного документа [2] с единичными значениями содержания компонентов, т.е. для которых не предусмотрено изменение верхней и нижней границы содержания компонентов.

Кроме того, как справедливо отметило лицо, подавшее возражение, ограничительное условие, приведенное в формуле оспариваемого патента, не предусматривает расчет максимального и минимального значения по никелю, а при самом расчете использованы конкретные значения содержания компонентов конкретного состава.

Пруток по патентному документу [3] охарактеризован количественными интервалами значений содержания компонентов, что говорит о возможности формирования множества альтернативных вариантов составов сталей. При этом в одном из конкретных альтернативных вариантов пруток выполнен из стали, которая содержит в своем составе следующие компоненты, мас.%: углерод – 0,03, кремний – 0,8, марганец – 0,01, хром – 15,0, никель – 8,0, алюминий – 0,01, азот – 0,01, фосфор – 0,03, сера – 0,01, медь – 2,0, титан – 0,03, молибден – 0,3, ниобий – 0,4, железо и неизбежные примеси. При этом для указанного количественного содержания компонентов значение Niэкв составляет 11,205 и значение Crэкв составляет 16,9, что удовлетворяет математическому соотношению, приведенному в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту и характеризующему соотношение Crэкв/Niэкв<1,7, в частности, при вышеуказанном содержании компонентов соотношение имеет вид 1,51<1,7. Также при значении переменной (22,3±3), равной 25,232, выполняется и второе ограничительное условие Niэкв=22,3±3-0,83Crэкв, а именно, 11,205=25,232-14,027 [см. формула, реферат, абзацы 0020, 0022, 0043].

С учетом доводов, изложенных в настоящем заключении выше и касающихся анализа патентного документа [2], может быть сделан вывод о том, что прутку по патентному документу [3], по меньшей мере, в части одного конкретного альтернативного варианта его выполнения также присущ признак, касающийся математических соотношений, приведенных в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, из патентного документа [3] известны все признаки отдельного альтернативного варианта выполнения полезной модели по независимому пункту формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения, в части указанных выше совпадающих количественных значений содержания указанных компонентов.

Пруток по патентному документу [4] охарактеризован количественными интервалами значений содержания компонентов, что говорит о возможности формирования множества альтернативных вариантов составов сталей. При этом в одном из конкретных альтернативных вариантов пруток выполнен из стали, которая содержит в своем составе следующие компоненты, мас.%: углерод – 0,03, кремний – 0,1, марганец – 0,25, хром – 9,0, никель – 6,0, алюминий – 0,6, азот – 0,05, молибден – 2,0, а также железо и неизбежные примеси. При этом для указанного количественного содержания компонентов значение Niэкв составляет 8,525 и значение Crэкв составляет 13,6, что удовлетворяет математическому соотношению, приведенному в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту и характеризующему соотношение Crэкв/Niэкв<1,7, в частности, при вышеуказанном содержании компонентов соотношение имеет вид 1,6<1,7. Также при значении переменной (22,3±3), равной 19,813, выполняется и второе ограничительное условие Niэкв=22,3±3-0,83Crэкв, а именно, 8,525=19,813-11,288 [см. формула, реферат, кол. 2, строки 55-59, кол. 3, строки 13-16].

С учетом доводов, изложенных в настоящем заключении выше и касающихся анализа патентного документа [2], может быть сделан вывод о том, что прутку по патентному документу [4], по меньшей мере, в части одного конкретного альтернативного варианта его выполнения также присущ признак, касающийся математических соотношений, приведенных в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, из патентного документа [4] известны все признаки отдельного альтернативного варианта выполнения полезной модели по независимому пункту формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения, в части указанных выше совпадающих количественных значений содержания указанных компонентов.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что из всех противопоставленных в возражении источников информации было выявлено несколько конкретных решений, а именно, раскрытых в патентных документах [2]- [4], которым присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, для указанных выше альтернативных вариантов, когда указанные компоненты в составах сталей содержатся в указанных выше количествах.

На основании изложенного выше можно констатировать, что полезная модель по оспариваемому патенту для, по меньшей мере, описанных выше альтернативных вариантов реализации не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 5 Закона и подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

В отношении зависимых пунктов 3 и 8 формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

В зависимых пунктах 3 и 8 формулы полезной модели приведены сведения о режимах тепловой обработки. При этом в пункте 3 указано, что пруток выполнен с возможностью горячей прокатки при температуре ее окончания в интервале от 970 до 1050°С, а согласно пункту 8 пруток выполнен с возможностью термообработки, состоящей из нескольких режимов в диапазоне температур от -70 до 950°С при выдержке не менее 2 ч.

Таким образом, признаки зависимых пунктов 3 и 8 формулы не относятся к признакам, используемым для характеристики устройства, как таковым, поскольку характеризуют действие над материальным объектом, т.е., по сути, являются характеристикой объекта «способ», не охраняемого в качестве полезной модели (см. подпункт 2 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ и пункт 2 статьи 5 Закона).

Кроме того, следует отметить, что в зависимом пункте 8 формулы указано, что термообработка состоит из нескольких режимов в диапазоне температур от -70 до 950°С при выдержке не менее 2 ч. Вместе с тем, согласно описанию оспариваемого патента термообработка включает в себя такие режимы, как нормализация, отжиг, отпуск, охлаждение, причем каждый из режимов характеризуется собственным температурным интервалом обработки, а отпуск и охлаждение еще и продолжительностью обработки. Также для каждого из указанных конкретных режимов приведена причинно-следственная связь с техническим результатом. Осуществление полезной модели также проиллюстрировано с использованием указанных конкретных режимов.

Однако указанные конкретные режимы тепловой обработки не раскрыты в зависимом пункте 8 формулы и в том виде, как они отражены в указанном пункте, данные признаки не могут быть отнесены к существенным, поскольку подразумевают любое сочетание температурных режимов и их продолжительности, в том числе и не соответствующие тем, что приведены в описании оспариваемого патента (см. подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ).

В отношении признаков зависимых пунктов 2, 4-7, 9 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, необходимо отметить следующее.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.3.2.5 Правил ПМ зависимые пункты должны содержать развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели. При этом в независимом пункте формулы полезной модели охарактеризован пруток из стали определенного состава и отсутствуют какие-либо признаки, касающиеся способа получения прутка. Вместе с тем, признаки зависимых пунктов 2, 4-7, а также пунктов 3 и 8, касаются исключительно способа изготовления прутка и его дальнейшей обработки.

Таким образом, признаки зависимых пунктов 2-8 не развивают и не уточняют совокупность признаков независимого пункта, а характеризуют, как указано выше, способ изготовления прутка и его обработки.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что зависимые пункты 2-8 составлены с нарушением требований подпунктом 1 пункта 3.3.2.5 Правил ПМ, в связи с чем признаки указанных пунктов 2-8 формулы не могут быть включены в независимый пункт формулы.

Кроме того, признаки пунктов 2, 4-7 формулы характеризуют действия над материальным объектом и, как указано выше, не относятся к признакам, используемым для характеристики устройств.

При этом признаки зависимых пунктов 4-7 характеризуют стадии дальнейшей обработки уже изготовленного прутка и, как четко указано в пункте 4, являются дополнительными (т.е. необязательными) стадиями.

Также в описании оспариваемого патента отсутствуют сведения о наличии причинно-следственной связи между признаками зависимых пунктов 2, 4-7 формулы и приведенным в этом описании техническим результатом, что не позволяет отнести указанные признаки к существенным (см. подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ).

Признаки, указанные в зависимом пункте 9 формулы полезной модели, представляют собой характеристику задачи или технического результата, на которую направлена полезная модель, и, соответственно, не могут быть отнесены к существенным признакам полезной модели (см. подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ).

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что включение признаков зависимых пунктов 2-9 формулы полезной модели не изменит вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 5 Закона и подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

С учетом сделанного вывода анализ известности из уровня техники признаков зависимых пунктов 2-9 не является целесообразным.

Вместе с тем пруток по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту для всех оставшихся альтернативных вариантов отличается от прутков, раскрытых в патентных документах [2]-[4], и описанных выше, качественным составом, а именно, наличием или отсутствием дополнительных необязательных компонентов, а также несовпадающими количественными интервалами содержания некоторых компонентов стали, т.е. пруток по независимому пункту упомянутой формулы для указанных вариантов изготовлен из стали, имеющей качественный и количественный состав, отличный от составов сталей, раскрытых в патентных документах [2]-[4].

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что, в патентных документах [2]-[4] не раскрыты прутки, выполненные из стали, характеризующейся качественным и количественным составом, аналогичным составу стали, раскрытому в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, для вариантов, когда в составе стали присутствуют или отсутствуют дополнительные компоненты, а также когда компоненты присутствуют в количестве, не раскрытом в патентных документах [2]-[4].

При этом следует констатировать, что существенность признаков, касающихся, в частности, отличающихся количественных соотношений компонентов, установлена в решении Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2021 по делу № СИП-32/2021 и данный вывод был признан обоснованным в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2022.

Что касается признаков, характеризующих качественный состав, то следует констатировать, что в описании оспариваемого патента приведена причинно-следственная связь между указанными признаками и техническим результатом, приведенным в этом описании, в частности, описано влияние каждого из компонентов стали на свойства получаемого продукта.

В связи с вышеизложенным указанные отличительные признаки, касающиеся отличающихся диапазонов количественного содержания компонентов стали и наличия дополнительных компонентов, являются существенными (см. подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ).

Таким образом, в независимом пункте формулы полезной модели, помимо непатентоспособных альтернативных вариантов выполнения полезной модели, охарактеризованы альтернативные варианты, раскрывающие прутки, выполненные из составов сталей, содержащих совокупность компонентов (элементов), не присущую составам сталей, раскрытым в патентных документах [2]-[4]. Указанные альтернативные варианты представляют собой различное сочетание необязательных компонентов и их количеств, приведенных в отличительной части формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержит альтернативные варианты выполнения полезной модели, не раскрытые в патентных документах [2]-[4], в связи с чем коллегия пришла к выводу о возможности внесения соответствующих изменений в формулу полезной модели согласно пункту 4.9 Правил ППС.

Данные обстоятельства были озвучены коллегией на заседании, состоявшемся 07.09.2022, в связи с чем представитель патентообладателя, присутствовавший на данном заседании, ходатайствовал о переносе заседания коллегии для согласования с патентообладателем возможности корректировки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Вместе с тем на заседании коллегии, состоявшемся 26.10.2022, представитель патентообладателя в устной форме выразил отказ патентообладателя в представлении скорректированной формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом, как было установлено выше в настоящем заключении, в формуле полезной модели по оспариваемому патенту охарактеризованы альтернативные варианты выполнения прутка, не соответствующие условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, в связи с непредставлением уточненной формулы полезной модели указанное обстоятельство является основанием для признания оспариваемого патента недействительным полностью (см. пункт 4.9 Правил).

В отношении источников информации [7] и [8], представленных патентообладателем, необходимо отметить, что они содержат лишь информацию о влиянии термообработки на свойства изделий из стали, приведены для сведения и не изменяют сделанных выше выводов.

Что касается решений Суда [11]-[13], то они не касаются патентоспособности оспариваемой полезной модели, были представлены для сведения и не изменяют сделанные выше выводы.

В отношении материалов [14]-[16] необходимо отметить, что они были представлены лицом, подавшим возражение, для подтверждения его заинтересованности в подаче данного возражения, установленной выше, и не касаются патентоспособности оспариваемой полезной модели.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.07.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 61285 признать недействительным полностью.