Оспариваемый товарный знак по заявке №96704945/50 с приоритетом от 18.04.1996 зарегистрирован 18.08.1997 за №155739 на имя Товарищества с ограниченной ответственностью Центр народной медицины «Юнона», Москва в отношении товаров 05, 30, 31 классов МКТУ.

В дальнейшем наименование правообладателя было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Центр народной медицины «Юнона» (далее—правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Cat's Claw», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.07.2005 изложено мнение о том, что регистрация №155739 словесного товарного знака «Cat's Claw» произведена в нарушение пунктов 1, 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «Cat's Claw» является названием многолетней лазающей лианы, произрастающей в амазонских тропических лесах;

- латинское название этого растения «Uncaria Tomentosa», в английском языке оно называется «Cat's Claw», в русском – «Кошачий коготь», в испанском – «Una de Gato»;

- этимология названия этого растения связана с его характерной особенностью – наличием на первичных стеблях массивных древесных колючек, напоминающих по форме кошачьи когти;

- в 1994 г. решением Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) это растение было признано лекарственным растением и занесено в Международную Фармакопею;

- лекарственное растение «Cat's Claw» (оно же Uncaria Tomentosa/Una de Gato/Кошачий коготь) используется в качестве сырья для изготовления биологически активных добавок к пище (БАД) и входит в состав ряда БАД, зарегистрированных на территории РФ в Реестре биологически активных добавок [1, 2];

- «Cat's Claw» - это английское название, под которым в мире известно южноамериканское растение семейства «мареновые», применяемое в народной медицине ряда стран;

- латинское название этого растения - Uncaria Tomentosa, русское – Ункария войлочная или Кошачий коготь, испанское - Una de Gato;

- названия «Cat's Claw» и «Una de Gato», означающие в переводе «кошачий коготь», являются наиболее распространенными;

- в Регистре лекарственных средств России (РЛС) 1995г. [3] содержится указание на то, что растение «Cat's Claw» (называемое по-латыни «Uncaria Tomentosa», а по-русски «Кошачий коготь»), является сырьем для изготовления лекарственных средств и включено в РЛС как торговое название «Кошачий коготь (Una de Gato)», одна капсула которого содержит насыщенного экстракта Кошачьего когтя 0,02г. и натуральных эксципиентов 0,21г.;

- в Государственном реестре лекарственных средств «Кошачий коготь», название которого на английском языке «Cat's Claw», классифицирован как Международное непатентованное название (МНН);

- тот факт, что растение, известное под названиями «Cat's Claw/Una de Gato/Кошачий коготь», является сырьем для изготовления лекарственных средств, подтверждается информацией, относящейся к российскому патенту №2078578 с приоритетом от 23.02.1995г.[5];

- лекарственное растение «Cat's Claw» является основным компонентом ряда БАД различных производителей, официально зарегистрированных в Российской Федерации;

- обозначение «Cat's Claw» является распространенным названием лекарственного растения, известного под латинским названием «Uncaria Tomentosa», русским - «Кошачий коготь», испанским - «Una de Gato», а также используется в лечебных целях и служит сырьем для изготовления лекарственных средств и БАД и/или входит в их состав [6-17];

- лекарственное растение «Cat's Claw» является основным компонентом ряда БАД различных производителей, официально зарегистрированных в РФ [18];

- оспариваемый товарный знак является описательным в отношении зарегистрированных товаров 05, 30, 31 классов МКТУ, в состав которых входит и/или сырьем для изготовления которых служит лекарственное растение «Cat's Claw»;

- оспариваемое обозначение в отношении остальных зарегистрированных товаров 05, 30, 31 классов МКТУ, в состав которых не входит растение «Cat's Claw», способно вводить потребителя в заблуждение относительно этих товаров;

- поскольку лекарственные средства, в состав которых входит растение «Cat's Claw» зарегистрированы на имя перуанского производителя [3, 19, 20], регистрация оспариваемого товарного знака для маркировки товаров российской компании способна вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров.

Лицом, подавшим возражение, представлены следующие источники информации: 1) письмо ГУ НИИ Питания РАМН от 25.04.2005 [1]; 2) письмо ВИЛАР РАСН от 25.04.2005 [2];

3) Регистр лекарственных средств, М., Инфармхим, 1995г., стр.335 [3];

4) Распечатка из электронной версии Государственного реестра лекарственных средств от 29.06.2005, электронный адрес: www.remedium.ru [4];

5) Распечатка из открытого реестра ФИПС патента №2078578 с приоритетом от 23.02.1995 [5];

6) С.В. Орловой «Энциклопедия биологически активных добавок к пище», М., ПолиграфТехСервис, 1998г., том первый, с.211 [6];

7) В.А.Тутельян, Б.П.Суханов, А.Н.Австриевских, В.М.Позняковский «Биологически активные добавки в питании человека», Томск, Издательство научно-технической литературы, 1999г., стр.82 [7];

8) Т.Л. Пилат, А.А. Иванов «Биологически активные добавки к пище», М., Авваллон, 2002, с.349 [8];

9) Полная энциклопедия «Биологически активные добавки к пище» составитель Н.А.Натарова, СПб, ИД «Весь», 2001г.

[9];

10) Статья Ф.Н.Стейнберга от 03.12.2003 «Замечательная трава из влажных лесов Амазонки», электронная версия по адресу: http://hammer.prohosting.com/ [10];

11) Статья В.А.Цуприкова «Об Ункария томентозе и манаксе» от 31.03.2005, электронный адрес: file://Е:/020манаксе.htm [11];

12) Статья В.А.Цуприкова «Ботанические и этномедицинские исследования Uncaria Tomentosa» от 31.03.2005, электронный адрес: www.manaxx.com/ua [12];

13) Информационный материал «Cat's Claw – Кошачий коготь – волшебное растение перуанских джунглей» от 29.06.2005, электронный адрес: www.user.cityline/ru [13];

14) «Целительная сила Кошачьего когтя» от 03.12.2003, электронный адрес: provisor.kharkov.ua [14];

15) информационно-рекламный материал «Кошачий коготь» от 03.03.2005, электронный адрес: www.artlife.tomsknet.ru [15];

16) информационно-рекламный материал «Кошачий коготь» от 03.03.2005, электронный адрес: http:/fit-club.sitecity.ru [16];

17) информационный материал «Кошачий коготь (Кэтс кло).

Один из самых мощных природных стимуляторов, чья родина - Перу» от 03.03.2005, электронный адрес: www.peru.ru/koshachiiKogot [17];

18) Распечатка из электронной версии «Энциклопедии БАД», с информацией по БАД №№892, 2922 892, 680, 3172, 3444, 3452, 5369, 3357 от 30.06.2005, электронный адрес: www.remedium.ru [18];

19) Регистр лекарственных средств России «Энциклопедия лекарств», 1999г., М., «РЛС-2000», 1999г., с.868 [19];

20) Регистр лекарственных средств России «Энциклопедия лекарств», М., «РЛС», 2000г., с.757 [20];

21) «Англо-русский биологический словарь», М., Из-во «Русский язык», 1979г., стр.117 [21];

22) Перевод выдержки из формулы изобретения к патенту США [22].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №155739 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака «Cat's Claw» в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 08.07.2005 и представил отзыв, в котором, выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

При этом в отзыве указывается следующее:

- из представленных лицом, подавшим возражение, материалов 1995-2002 гг., могут быть приняты во внимание только те, которые были общедоступны на дату подачи и рассмотрения заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- приведенные выше документы не являются официальными источниками, чьи сведения не могут подлежать сомнению;

- в источниках [4, 7-9, 15-20] отсутствует информация, имеющая отношение к оспариваемому товарному знаку;

- в представленной лицом, подавшим возражение, информации [7] наименование биологически активной добавки (БАД) производства ООО «Артлайф», не соответствует наименованию, указанному самим производителем, а также в Регистрационном удостоверении [15];

- информация [1] не содержит сведений о том, что растение с названием «Cat's Claw» признано лекарственным растением и занесено в Международную Фармакопею;

- из материалов [2] нельзя сделать однозначный вывод о том, что в числе 30 видов лиан, относящихся к роду Uncaria (ункария), произрастающих в тропиках Центральной и Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и применяемых в народной медицине ряда стран, значится лиана под названием «Cat's Claw», поскольку не приведен официальный источник, который был бы известен в России;

- не подтвержден также тот факт, что словесное обозначение «Cat's Claw» является названием на английском языке древесной лианы «Uncaria Tomentosa», поскольку оба названия отсутствуют в словарях;

- сочетание английских слов «Cat's Claw» состоит из многозначимых слов «Cat» (кот, кошка, животное семейства кошачьих и т.д.) и «Claw» (коготь, лапа с когтями, клешня, (презр.) рука, лапа и т.д.) [Новый англо-русский словарь, изд. 2-е, стереотипное, М., «Русский язык», 1995г., с.105, 123];

- по своей семантике обозначение «Cat's Claw» является оригинальным, носящим фантазийный характер для товаров 05, 30, 31 классов МКТУ, и не может указывать на состав этих товаров;

- не представлено доказательств существования лианы с официальным названием «Cat's Claw», которая используется как сырье для товаров указанных классов;

- в возражении не приведено ни одной биологически активной добавки (БАД), зарегистрированной в Российской Федерации под названием «Cat's Claw»;

- ничем не подтверждено мнение о том, что оспариваемое обозначение квалифицируется как международное непатентованное наименование (МНН);

- не было представлено доказательств того, что словесный элемент «Cat's Claw» способен ввести потребителя в заблуждение относительно оснований, изложенных в возражении;

- за 10-летний период действия товарного знака «Cat's Claw» и использование его для маркировки товаров, например, препарата «КК» Кошачий коготь», факты введения в заблуждения потребителей не были выявлены;

- просим принять во внимание изложенные доводы и не удовлетворять возражение против регистрации №155739 словесного товарного знака «Cat's Claw».

Правообладателем к отзыву приложены следующие источники информации: 1. регистрационное удостоверение П-8-242№003993 [23]; 2. нормативный документ 42-2939-94 на препарат «КК» Кошачий коготь» [24];

3. ТУ 7387-002-652.986-94 [25]; 4. образец упаковки для препарата «КК» Кошачий коготь» [26].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166- ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (18.04.1996) поступления заявки №96704945/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 6 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3 (1.5) Правил к вышеуказанным обозначениям относятся, в частности, указания материала или состава сырья.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.3 (2.1) Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №155739 представляет собой словесное обозначение «Cat's Claw», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что включенные в его состав слова «cat» и «claw», являются лексическими единицами английского языка и в переводе на русский язык означают: «кот; кошка» и «коготь, лапа с когтями; клешня», соответственно. Таким образом, словосочетание «Cat's Claw» может быть переведено как «коготь кота», «лапа с когтями кошки», «кошачий коготь» и т.д.

Содержащиеся в словаре [21] сведения о том, что «Cat's-Claw» - 1. акация Грегги; 2. бот. питеколобиум кошачий коготь», не могут быть приняты во внимание, поскольку представленная лексическая единица выполнена через дефис и воспринимается как единое слово в отличие от товарного знака, представляющего собой словосочетание.

Источники информации [4, 6-18], представленные лицом, подавшим возражение и имеющие выходные данные 1998-2003, 2005гг., не могут служить доказательством того, что до даты приоритета рассматриваемой регистрации словесное обозначение «Cat's Claw»: во-первых, воспринималось российским потребителем как название одного и того же лекарственного растения на испанском, русском, латинском и английском языках; во-вторых, квалифицировалось как Международное непатентованное название (МНН); в-третьих, являлось сырьем для изготовления и/или входило в состав лекарственных средств и биологически активных добавок к пище (БАД).

Более того, материалы [1, 2], не позволяют сделать однозначный вывод о том, что названием «Cat's Claw» именуется конкретное растение, т.к. оно принадлежит к числу более 30 видов лиан, относящихся к роду Uncaria (ункария), произрастающих в тропиках Центральной и Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии.

Также отсутствуют документальные доказательства того, что «Cat's Claw» признан официально лекарственным растением и занесен в Международную Фармакопею [1].

Ссылка лица, подавшего возражение, на патент №2078578 [5], является несостоятельной, т.к. в качестве патентообладателя указан правообладатель оспариваемой регистрации.

Следует указать, что в соответствии с источниками информации [23- 26], представленными правообладателем, в состав лекарственного препарата «КК» Кошачий коготь» (Cat's Claw) входит экстракт ункарии сухого и вспомогательные вещества.

Вышеуказанное свидетельствует о том, что в состав лекарственного препарата «КК» «Кошачий коготь» не входит насыщенный экстракт кошачьего когтя как это указано в РЛС [3], а входит экстракт ункарии сухого как один из компонентов препарата.

На основании вышеизложенного, оспариваемый словесный товарный знак «Cat's Claw», правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 05, 30, 31 классов МКТУ, для этих товаров не является указывающим на состав сырья, т.е. описательным и, следовательно, не содержит сведений способных ввести потребителя в заблуждение относительно его состава.

Кроме того, поскольку оспариваемый товарный знак «Cat's Claw» не содержит в себе сведений, не соответствующих действительности относительно места его происхождения, то он не может быть признан ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения выпускаемых товаров, перечисленных в регистрации №155739.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований полагать, что регистрация №155739 оспариваемого товарного знака «Cat's Claw» произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 2 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 08.07.2005 и оставить в силе действие оспариваемой регистрации №155739.