Оспариваемый товарный знак по заявке №2010726418 с приоритетом от 13.08.2010 зарегистрирован 14.03.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №456274 на имя Акционерного общества «Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон», г. Красноярск (далее – правообладатель), в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КРАСКОША-ДРУГ БУРЕВЕСТНИКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 31.03.2017, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №456274 в отношении части товаров 30 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «КРАСКОША-ДРУГ БУРЕВЕСТНИКА» по свидетельству № 456274 сходен до степени смешения с товарным знаком «БУРЕВЕСТНИК» по свидетельству №164224 [1], имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство знаков определяется на основании критериев фонетического, графического и семантического сходства ввиду совпадения состава гласных и согласных звуков, использования одинаковых заглавных букв кириллического алфавита в словесных элементах «БУРЕВЕСТНИК». При этом в оспариваемом знаке словесные элементы «Краскоша», «друг» и «буревестника» не имеют какой-либо устойчивой смысловой связи, а основная фонетическая нагрузка в силу бóльшего количества букв и звуков приходится на последнее слово.

С учетом того, что словесный элемент «КРАСКОША-ДРУГ БУРЕВЕСТНИКА» не является устойчивым словосочетанием, закрепленным в словарях, книгах, журналах и других общедоступных источниках информации, а также отсутствия смыслового значения у словесного элемента «Краскоша», единственными знакомыми потребителю словами являются «друг» и «буревестника». Учитывая известность продукции под товарным знаком « БУРЕВЕСТНИК», основное логическое ударение в обозначении «КРАСКОША - ДРУГ БУРЕВЕСТНИКА» падает на словесный элемент «БУРЕВЕСТНИКА», который имеет самостоятельное семантическое значение и несет основную смысловую нагрузку в знаке в силу широкой известности обозначения «Буревестник» среди потребителей кондитерской продукции.

Кондитерские изделия, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются продуктами повседневного питания, товарами массового спроса, при покупке которых внимание потребителя к маркировке товаров снижено, в связи с чем вероятность смешения при покупке этих товаров усиливается.

В возражении также приведена информация об известности кондитерских изделий, маркированных товарным знаком «БУРЕВЕСТНИК», которые как минимум, начиная с 1949, на дату подачи заявки на товарный знак «КРАСКОША-ДРУГ БУРЕВЕСТНИКА» и по настоящее время, производятся ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и его лицензиатами.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, полагает, что центральным элементом, порождающим в сознании потребителя семантические образы при восприятии словосочетания «КРАСКОША-ДРУГ БУРЕВЕСТНИКА», является именно словесный элемент « БУРЕВЕСТНИК».

На дату приоритета товарного знака «КРАСКОША - ДРУГ БУРЕВЕСТНИКА» по свидетельству №456274 кондитерская продукция под обозначением «БУРЕВЕСТНИК» производилась фабрикой ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» в значительных объемах и на протяжении длительного периода времени (как минимум 60 лет). Общий объем кондитерской продукции фабрики ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» под обозначением «БУРЕВЕСТНИК», произведенной с 1949 по 2010 г, составил не менее 36 688 614 кг! (и это даже без учета некоторых данных из годовых отчетов фабрики, которые в архивах пока не обнаружены). К 2010 году кондитерская продукция под обозначением «БУРЕВЕСТНИК» фабрики ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» была удостоена знаком качества СССР в отношении конфет «БУРЕВЕСТНИК» и дипломом PRODEXPO 1999 г. о награждении ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" за конфеты «БУРЕВЕСТНИК». К 2010 году фабрика ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» была удостоена ряда наград за высокое качество продукции, что доказывает ее признание потребителями и наличие высокой репутации у самого производителя ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»;

К 2010 году фабрика ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» являлось правообладателем исключительного права на словесный товарный знак «БУРЕВЕСТНИК» по свидетельству №164224 с приоритетом от 13.05.1996 г. В связи с указанным появление на рынке других производителей кондитерских изделий, маркированных товарными знаками, включающими словесный элемент «БУРЕВЕСТНИК», неизбежно вызовет смешение и ассоциации с кондитерской продукцией под товарным знаком « БУРЕВЕСТНИК» ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский».

По мнению лица, подавшего возражение, очевидным становится тот факт, что в оспариваемом товарном знаке изначально сделан акцент на слове « БУРЕВЕСТНИК» с учетом широкой известности и популярности кондитерских изделий, маркированным противопоставленным товарным знаком «БУРЕВЕСТНИК», длительное время выпускаемых лицом, подавшим возражение.

В возражении приведены примеры товарных знаков, зарегистрированных на имя правообладателя оспариваемого товарного знака, в которых использованы словесные элементы, вызывающие ассоциации с известными товарными знаками других лиц, что, по мнению лица, подавшего возражение, нарушает права законных и добросовестных правообладателей, дезориентирует потребителей и, в конечном итоге, приводит к утрате различительной способности этих товарных знаков.

В возражении также приведены ссылки на Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу СИП-605/2016 и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2013 по делу №А40-9745/2013, которыми установлена длительность и интенсивность использования обозначения «БУРЕВЕСТНИК» для маркировки выпускаемых ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" конфет с 1949 года; обозначение «БУРЕВЕСТНИК» получило широкую известность среди потребителей применительно к их изготовителю - ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский"; в качестве критерия, на основании которого определяется значимость положения элемента в словесном обозначении, суд устанавливает не правила синтаксического построения предложения, а логическое ударение и самостоятельное значение элемента «Буревестник», при этом логическое ударение не обязательно падает на главное слово, оно может падать и на зависимое слово.

При широкой известности товарного знака с более ранним приоритетом увеличивается вероятность смешения (вероятность возникновения у потребителей ассоциаций) с оспариваемым товарным знаком, включающим в свой состав словесный элемент, являющийся широко известным товарным знаком.

С учетом вышеуказанных доводов лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №456274 недействительной в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «бисквиты; блины; бриоши; булки; вафли; изделия кондитерские; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; какао; какао-продукты; карамели; киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; кулебяки; кушанья мучные; леденцы; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мюсли; пастилки [кондитерские изделия]; петифуры; печенье; пироги; помадки [кондитерские изделия]; пралине; продукты мучные; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; шоколад».

К возражению приложены следующие материалы:

- копии свидетельств Российской Федерации на товарные знаки №№164224, 464712, международная регистрация №839449 и свидетельства о регистрации товарного знака «БУРЕВЕСТНИК» зарубежом;

- копии сертификатов и деклараций соответствия на продукцию ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» на конфеты « БУРЕВЕСТНИК»;

- справка об объемах продукции под товарным знаком «БУРЕВЕСТНИК» с разбивкой по годам с 1949 по 2016;

- выдержки из Словаря русского языка С.И. Ожегова;

- историческая справка об ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», исторические документы в отношении товарного знака «Буревестник», копии исторического этикета конфет «БУРЕВЕСТНИК», копии каталогов ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»; копии наград кондитерской продукции «БУРЕВЕСТНИК»;

- копия Решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-605/2016;

- копия Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-605/2016;

- копия Решения Роспатента от 26.10.2017 по делу в отношении товарного знака № №284474;

- копии документов, подтверждающих правопреемство ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»;

- распечатка страницы с интернет-сайта правообладателя в отношении конфет «Краскоша - друг буревестника».

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, в котором выразил несогласие с изложенными в нем доводами.

По мнению правообладателя, сравниваемые словесные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку в оспариваемом товарном знаке «КРАСКОША – ДРУГ БУРЕВЕСТНИКА» сильным элементом является слово «КРАСКОША», ввиду его особенного значения для производителя и потребителя кондитерских продуктов. Словесный элемент «БУРЕВЕСТНИК» является слабым элементом, известным потребителю еще по сборнику «Рецептуры на конфеты и ирис» от 1952 и 1986 годов, утвержденному ГОСАГРОПРОМом СССР, в котором содержался точный состав конфет и рецептов, позволявший использовать данное обозначение как описательное любым кондитерским фабрикам при соблюдении указанных в сборнике условий. Таким образом, это обозначение повсеместно знакомо потребителю и широко распространено среди многих кондитерских компаний, что подтверждается данными о производстве продукции Красноярским кондитерско-макаронным объединением в 1984, 1985, 1986 и 1988 годах.

Об этом же согласно отзыву правообладателя свидетельствуют товарные знаки, зарегистрированные в отношении кондитерских изделий («ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК» по свидетельству №300549; «ПЕСНЯ БУРЕВЕСТНИКА» по свидетельству №192315; «СКАЗ О БУРЕВЕСТНИКЕ» по свидетельству №359481, «ДОЗОР БУРЕВЕСТНИКА по свидетельству №419543 и др.) на имя разных правообладателей.

Слабая различительная способность слова «БУРЕВЕСТНИК» указывает на то, что слово «КРАСКОША» является сильным и оригинальным элементом оспариваемого товарного знака и происходит от уменьшительно-ласкательного названия производителя – АО «КРАСКОН», одного из старейших предприятий города Красноярска.

Обозначения «КРАСКОН» и «КРАСКОША» являются визитной карточкой предприятия. Для усиления связи между фабрикой и ее продукцией было принято решение включить в наименования большинства сладостей элемент «Краскон» или «Краскоша» и производные от них.

По мнению правообладателя, именно отсутствие сходства по сильному элементу «КРАСКОША» необходимо учитывать при рассмотрении данного возражения.

Исходя из вышеуказанного, правообладатель делает вывод об отсутствии сходства между сравниваемыми товарными знаками по фонетическому, семантическому и визуальному признакам сходства и полагает, что элемент «КРАСКОША» привносит в обозначение качественно иное значение и отсылает к названию конкретного кондитерского предприятия на территории города Красноярска, в связи с чем у потребителей отсутствуют какие-либо ассоциации с московской компанией ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и его продукцией.

В отзыве также приведена ссылка на решение Роспатента, принятое при рассмотрении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «Краскоша – друг белочки» по заявке №2010706623, по результатам которого было принято решение о его регистрации в качестве товарного знака.

Также в отзыве представлены сведения о деятельности правообладателя, о выпускаемой им кондитерской продукции, о наградах за высокое качество продукции, а также примеры регистраций товарных знаков правообладателя с элементами «КРАСКОН» и «КРАСКОША».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №456274 в полном объеме.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия сборника «Рецептуры на конфеты и ирис» от 1952 года и от 1986 года;

- копии обсчетов товарной продукции по Красноярскому кондитерско-макаронному объединению за 1984 -1986 и 1988 годы и себестоимости сравниваемой товарной продукции за 1984 год;

- выписка из Открытых реестров по запросу « БУРЕВЕСТНИК»;

- копии учредительных документов АО «КРАСКОН»;

- копия справки 1985-2016гг.;

- копии сертификатов соответствия и деклараций соответствия Таможенного союза;

- копии дипломов, грамот, благодарственных писем и медалей, полученных на краевых, региональных, российских и международных конкурсах; информация из СМИ о правообладателе и его продукции;

- выписка из Открытых реестров по запросу «Краскон»;

- заключение коллегии палаты по патентным спорам от 31.06.2016;

- заключение коллегии палаты по патентным спорам от 02.09.2011.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (13.08.2010) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КРАСКОША - ДРУГ БУРЕВЕСТНИКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ

- ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; глюкоза пищевая; дрожжи; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; карамели; каши молочные; киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; кулебяки; кушанья мучные; лапша; леденцы; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей]; мороженое; мороженое фруктовое; мука; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; петифуры; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине; приправы; продукты мучные; прополис; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; спагетти; сухари; сухари панировочные; тесто из бобов сои; тесто миндальное; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; шоколад; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел].

Противопоставленный товарный знак «БУРЕВЕСТНИК» по свидетельству №164224 [1] также является словесным обозначением и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что в состав оспариваемого знака в качестве одного из элементов входит противопоставленный товарный знак «БУРЕВЕСТНИК» [1].

Широкая известность этого обозначения среди потребителей применительно к их изготовителю, обусловленная длительностью и интенсивностью использования обозначения «БУРЕВЕСТНИК» для маркировки выпускаемых ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» кондитерских изделий, а именно конфет, уже была установлена судом (см. Решение и Постановление Суда по интеллектуальная правам по делу №СИП-605/2016).

Согласно указанным судебным актам при широкой известности товарного знака с более ранним приоритетом увеличивается вероятность смешения (вероятность возникновения у потребителей ассоциаций) его с оспариваемым товарным знаком, включающим в свой состав словесный элемент, являющийся широко известным товарным знаком.

С учетом выводов судов по делу №СИП-605/2016 оспариваемый товарный знак и товарный знак [1] подлежат признанию их сходными до степени смешения в отношении кондитерской продукции.

Товарный знак «БУРЕВЕСТНИК» [1] зарегистрирован и используется для маркировки кондитерских изделий, которые относятся к 30 классу МКТУ и являются однородными следующим товарам 30 класса МКТУ, указанным в свидетельстве №456274: «бисквиты; вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; леденцы; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; пастилки [кондитерские изделия]; петифуры; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; сладости; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад», поскольку они относятся к одной родовой группе – кондитерские изделия, имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей. Такие товары как «масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий» имеют непосредственное отношение к кондитерским изделиям, являясь их составной частью.

Что касается остальных товаров (блины; бриоши; булки; изделия пирожковые; какао; какао-продукты; киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; кулебяки; кушанья мучные; мюсли; пироги; продукты мучные; пудинги; сухари; хлеб; хлеб из пресного теста), в отношении которых также испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №456274, то они относятся к другим родовым группам товаров (хлебобулочные изделия, какао, зерновые продукты и др.) и не могут быть восприняты потребителем как товары, происходящие из того же источника, что и вышеуказанные кондитерские изделия.

В силу изложенного можно сделать вывод, о том, что оспариваемый товарный знак «КРАСКОША – ДРУГ БУРЕВЕСТНИКА» в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком «БУРЕВЕСТНИК», несмотря на отдельные отличия, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №456274 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными для части товаров 30 класса МКТУ.

Довод правообладателя о том, что словесный элемент «БУРЕВЕСТНИК» является слабым и описательным в силу того, что был известен потребителю по сборникам «Рецептуры на конфеты и ирис» за 1952 и 1986 годы, утвержденным, соответственно, Министерством пищевой промышленности СССР и ГОСАГРОПРОМом СССР, нельзя признать убедительным, так как это обозначение в течение длительного времени используется для маркировки кондитерских изделий лицом, подавшим возражение, что свидетельствует о том, что у потребителя за это время могла сложиться устойчивая ассоциативная связь между этим обозначением и лицом, подавшим возражение.

Что касается аргументов правообладателя в обоснование довода о слабости словесного элемента «БУРЕВЕСТНИК», базирующихся на приведенных в возражении примерах регистраций товарных знаков, включающих слово «БУРЕВЕСТНИК», и на практику Роспатента со ссылками на решения палаты по патентным спорам, то коллегия не может принять их во внимание, поскольку при регистрации товарных знаков, как и при рассмотрении возражений, учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности.

В отношении материалов об истории АО «Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон» и о высоком качестве производимой им кондитерской продукции, приложенных к отзыву правообладателя, коллегия отмечает, что указанные сведения не опровергают вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков и несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 31.03.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №456274 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ - «бисквиты;

вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели; конфеты; конфеты лакричные;

конфеты мятные; крекеры; леденцы; мармелад [кондитерские изделия];

марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; пастилки [кондитерские изделия];

петифуры; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники;

сладости; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад».