Обозначение по заявке № 2016702617 было подано 02.02.2016 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 21 класса МКТУ - бутыли; вазы; графинчики для уксуса или масла; графины; емкости шаровидные стеклянные (сосуды); сосуды для питья; флаконы.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой объемный товарный знак – прозрачную бутылку трапециевидной формы с впадинами по бокам и покатыми плечиками. В верхней части бутылки по центру расположено изображение круга, в нижней ее части – изображение овала с размещенным внутри него словом «Hennessy» в обрамлении рельефных изображений гроздьев винограда.

Роспатентом 24.10.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, мотивированного несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак по заявке №2016702617 не может быть зарегистрирован для товаров 21 класса МКТУ как не обладающий различительной способностью, поскольку представляет собой емкость, форма которой обусловлена исключительно ее функциональным назначением (используется для хранения жидких и сыпучих продуктов). Кроме того, заявленное обозначение представляет собой сам товар, в отношении которого испрашивается регистрация, а именно «бутыли».

Экспертиза отмечает, что указанному объемному обозначению, форма которого определяется главным образом функциональностью, может быть предоставлена правовая охрана в случае представления заявителем материалов, подтверждающих различительную способность обозначения.

Экспертиза проанализировала материалы, представленные заявителем, однако не смогла признать их достаточными для подтверждения приобретенной различительной способности объемного обозначения по заявке №2016702617 для заявленных товаров 21 класса МКТУ.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «X.O.», «the original», «Product of France», «Extra old», «FRANCE» являются неохраняемыми, поскольку не обладают различительной способностью.

В поступившем 08.06.2018 в Роспатент возражении заявитель выразил свое несогласие с указанным решением, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение имеет оригинальную грушевидную форму, напоминающую виолончель, и фронтально приплюснутую внешнюю форму, вогнутое дно, оригинальный выпуклый дизайн в форме перевернутой виноградной лозы и руки с алебардой на переднем корпусе, визуально занимающий 65-70% площади. Подобная грушевидная сходная с виолончелью форма бутыли не используется ни одним другим производителем кроме компании-заявителя (экспертиза не выявила никаких сходных знаков в виде бутылей аналогичной / сходной формы);

- в состав заявленного обозначения входит не только «сам товар», но и словесное обозначение «Hennessy», являющееся широко известным брендом с высокой различительной способностью;

- к бутылкам, форма которых определяется исключительно или главным образом назначением товара, относятся емкости (бутыли) однородной округлой или прямоугольной формы, обеспечивающие возможность комфортного и устойчивого переноса / удержания ее в руке, устойчивость к опрокидыванию на поверхности, удобство для массовой транспортировки в контейнерах;

- грушевидная напоминающая виолончель форма заявленного объемного обозначения не обусловливает функциональной ценности бутылки, не способствует ее повышенной устойчивости к опрокидыванию или удобству транспортировки в стандартных контейнерах. Грушевидная напоминающая виолончель форма бутыли является оригинальной и несет исключительно эстетическую функцию. Размещение оригинального дизайна в виде орнамента перевернутой виноградной лозы и руки с алебардой на фронтальной поверхности обозначения, занимающей более половины площади и прекрасно различимой с дальнего расстояния, усиливает художественную составляющую заявленной емкости, дополнительно повышает различительную способность изначально оригинальной формы, представляющей по сути серийный объемный товарный знак компании «Сосьетэ Жас Хеннесси энд Ко»;

- заявленное обозначение продолжает линейку серии объемных товарных знаков одного заявителя (№№ 1275195, 1248258; 1248225, 1117587), двум из которых предоставлена охрана в России для товаров 21 класса МКТУ, в связи с чем объемному обозначению также может быть предоставлена правовая охрана в отношении заявленных товаров 21 класса: "бутыли", в том числе с учетом подхода Роспатента к регистрации аналогичных товарных знаков;

- в дополнение к вышеизложенному заявитель представляет следующие доказательства, подтверждающие наличие дополнительно приобретенной различительной способности заявленного объемного обозначения ввиду его широкомасштабного и интенсивного использования в России и в мире;

- для релевантной оценки ранее представленных и прилагаемых к настоящему возражению документов заявитель обращает внимание Палаты по патентным спорам на необходимость применения правовой позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, содержащейся в постановлении Президиума ВАС РФ от 10.03.2009 № 14962/08 по делу № A11-3939/2007-К1-14/239, в соответствии с которой товарный знак производителя пищевых жидкостей (алкогольных напитков) не может быть размещен на самом товаре. Поэтому в отношении пищевой жидкости (т.е. товаров 33 класса) упаковка (стеклотара, т.е. товары 21 класса) является его неотъемлемой частью и необходимым средством для размещения товарного знака в целях индивидуализации производителя такого товара. Из этого следует, что товары 33 класса и упаковка (стеклотара) (21 класс) являются однородными, поскольку рядовой потребитель относит продукцию "алкоголь - бутылка" (с учетом ее функционального назначения) к одному и тому же источнику происхождения.

Правомерность такого подхода в правоприменительной практике подтверждена судебной практикой, изложенной в постановлении СИПа от 25.04.2016 г. № С01- 126/2016 по делу А53-14039/2015;

- то обстоятельство, что рассматриваемый вид товара (бутыли, 21 класс МКТУ) по своему функциональному назначению предназначен и используется для упаковки иного товара (алкогольные напитки, 33 класс МКТУ) является достаточным основанием для вывода об однородности таких товаров (см. Постановление СИПа от 01 декабря 2015 г. № СО1 -1009/2015 по делу № А51 -1801 /2015;

- вывод о неразрывном восприятии алкогольной продукции 33 класса (коньяк "Hennessy" Х.О) и заявленного объемного обозначения для товаров 21 класса (бутыль Х.О), используемого для розлива и реализации коньяка, однозначно подтверждается и результатами проведенных социологических опросов рядовых потребителей и специалистов, более 90% которых относят их к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю);

- с учетом установленной однородности товаров 33 и 21 классов МКТУ ранее представленные и прилагаемые к возражению доказательства использования рассматриваемого обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ служат доказательствами использования этого объемного обозначения и в отношении товаров 21 класса МКТУ;

- в 1947 г. Жеральд де Жоффр, племянник Мориса Хеннеси создал всемирно известный дизайн декантера коньяка Х.О (ИксО) для розлива элитного коньяка Х.О (ИксО);

- в России бутылки Х.О. с коньяком были впервые ввезены в 1993 г., что подтверждается копиями счета – фактуры, объемы продаж коньяка Hennessy ХО в бутылке Х.О. в России только за 3 года, предшествующих дате подачи заявки, за период с 2013 по 2015 гг. превысили 2,1 млрд рублей (с НДС), составили 17.704 ящиков бутылок, что подтверждается справкой. На протяжении нескольких лет, предшествующих подаче рассматриваемой заявки, коньячная продукция в бутылке Х.О. поставлялись ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус", входящей в группу компании-заявителя, локальным дистрибьюторам и ритейлерам на всей территории России, включая различные регионы и города страны, среди которых: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Томск, Сочи, Ульяновск, Челябинск;

- как следует из результатов социологических опросов, заявленное обозначение бутыль Х.О. обладает высоким уровнем известности: 71% (среди потребителей) и 91% (среди специалистов). Большинству потребителей (59%) и специалистов (82%) заявленное объемное обозначение стало известно более 10 лет назад, что свидетельствует о высоком уровне достоверности оценок респондентов и высоком уровне его ретроспективной известности на дату подачи заявки. Практически все потребители (91%) и специалисты (97%) на дату 02 февраля 2016 г. соотносили бутылку Х.О. с одним конкретным производителем, что позволяет сделать обоснованный вывод о наличии у заявленного объемного обозначения высокой степени различительной способности. Большинство респондентов как потребителей (61%), так и специалистов (68%) безошибочно указывают заявителя в качестве компании, использующей бутыль Х.О.;

- более 90% респондентов из обеих групп однозначно отвечают на вопрос о виде товара, содержащегося в исследуемой форме бутыли: "коньяк", что свидетельствует о неразрывном восприятии алкогольной продукции 33 класса МКТУ (коньяк "Hennessy" Х.О) и заявленного объемного обозначения для товаров 21 класса МКТУ (бутыль Х.О.), используемого для розлива и реализации коньяка, и их соотнесения с одним и тем же источником происхождения;

- представленные сведения и доказательства, подкрепленные результатами проведенных социологических опросов, подтверждают и дополнительно приобретенную различительную способность заявленного объемного обозначения;

- заявитель согласен с указанием в качестве неохраняемых элементов «X.O.», «the original», «Product of France», «Extra old», «FRANCE»; На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016702617 в отношении товаров 21 класса МКТУ- бутыли.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатки из Википедии в отношении коньяка, классификации коньяков [1];

- копии решений о предоставлении правовой охраны MP № 1275195, 1248258 в РФ[2];

- копия публикации объемного товарного знака по свидетельству № 322875[3];

- копия публикация объемного товарного знака по MP № 1117587[4];

- публикации упомянутых судебных актов [5];

- оригинал юбилейного выпуска издания 2015 г., приуроченного к 250-летию компании "Hennessy"; фотографии бутылок Х.О и упаковки коньяка Х.О., в том числе 2011 -2012 гг. выпуска; копия архивной иллюстрации эскиза созданной бутыли Х.О. [6];

- нотариально заверенный Аффидевит компании-заявителя с переводом основных позиций[7];

- заверенные копии Договора купли продажи от 23.04.2011 г. № 2-2011 и дополнительных соглашений к нему, Договора № Q3-2013 от 14.08.2013 г. на выполнение функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия продукции требованиям технических регламентов, национальных стандартов, заключенных между "Сосьетэ Жас Хеннесси энд Ко." и ООО "Моет Хеннесси Рус"[8];

- заверенные копии Договора купли продажи от 04.10.2011 № 403, заключенного между ООО "Моет Хеннесси Рус" и ООО "Моет Хеннесси Уайтхолл Рус", Дополнительного Соглашения № 1 от 04.10.2012 г. к Договору № 403 между ООО "Моет Хеннесси Рус" и ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус"; копия заверенного решения ООО "Моет Хеннесси Уайтхолл Рус" об изменении фирменного наименования на ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус"; копия свидетельства об изменении фирменного наименования[9];

- заверенные копии счетов-фактур (с переводом формы), таможенных деклараций, товарных накладных, подтверждающих импорт коньяка в бутылках Х.О в Россию и продажу товаров ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" за период 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.; справка по объемам продаж коньяка Hennessy ХО в бутылках ХО за период 2013-2018 гг., заверенная копия доверенности на В.Л. Кайдалова, Директора по продажам ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус"[10];

- заверенные копии товарных накладных, счетов-фактур, договоров поставки, подтверждающих ввод продукции заявителя в бутылках Х.О в коммерческий оборот в России за период 2013, 2014, 2015, 2016 гг., обощенная справка ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" по поставкам коньячной продукции по указанным договорам в России[11];

- оригиналы Заключений Лаборатории Социологической Экспертизы ФГБУН Федерального Научно-Исследовательского Центра Российской Академии Наук от 23.04.2018 по результатам социологических опросов, проведенных с 30 марта по 09 апреля 2018 г. среди российских потребителей товаров 33 класса: "алкогольные напитки, а именно коньяк", и потребителей товаров 21 класса: "бутыли", пояснительная записка заведующего лабораторией Федерального социологического центра РАН к CD-диску с контрольными аудиозаписями, результаты которых представлены в заключении № 154-2018[12];

- справка, касающаяся расходов на мероприятия рекламного характера по продвижению коньяка Hennessy ХО за период 2015- 2017 гг.; заверенный отчет с подборкой публикаций о PR-акциях, светских, публичных мероприятиях с "участием" коньяка в бутылках Х.О; копии публикаций российской прессы за период 2008 -2018гг.; распечатки с веб-сайта заявителя [13];

- заверенное подтверждение "Ipsos Comcon" данных проведенного в 2013-2015 гг. исследования на предмет известности бренда Hennessy ХО и потребления коньячной продукции [14].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (02.02.2016) подачи заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2016702617 включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение представляет собой объемный знак – прозрачную бутылку грушевидной формы с покатыми плечиками, в нижней части которой расположены рельефные изображения гроздьев винограда и овала с размещенным внутри него словесным элементом «Hennessy». Государственная регистрация знака испрашивается для товаров 21 класса МКТУ – бутыли.

Как было указано экспертизой, рассматриваемый знак не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой объемное изображение бутылки, форма которой обусловлена исключительно или главным образом ее функциональным назначением.

Коллегия не может согласиться с доводом заявителя о том, что форма заявленного изделия не обусловлена функциональным назначением и является оригинальной, поскольку такая форма позволяет использовать заявленную бутылку по ее прямому назначению в качестве емкости для жидких и сыпучих продуктов.

Что касается особенностей выполнения этой бутылки, что делает ее оригинальной, то они относятся к художественно-дизайнерскому решению внешнего вида данного изделия и характеризуют само изделие, а не товарный знак.

Следовательно, трехмерное изображение бутылки относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

Следует отметить, что пункт 1 статьи 1483 Кодекса допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые приобрели дополнительную различительную способность в результате их использования.

Вместе с тем, анализ имеющихся в деле заявки материалов и представленных с возражением документов не позволяет сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности на территории Российской Федерации в отношении товаров 21 класса МКТУ - бутыли и восприятии его в качестве средства индивидуализации указанной продукции, поскольку представленные заявителем материалы касаются товара 33 класса МКТУ.

Доказательства использования рассматриваемого обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ не могут служить доказательствами использования заявленного объемного обозначения и в отношении товаров 21 класса МКТУ, поскольку факт использования обозначения устанавливается для каждого конкретного товара без учета их однородности.

Относительно ссылки заявителя на зарегистрированные объемные знаки в виде бутылок следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в состав заявленного обозначения входит также словесный элемент «Hennessy», который и выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «X.O.», «the original», «Product of France», «Extra old», «FRANCE» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие в возражении.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием формы бутылки и всех словесных элементов, кроме «Hennessy», как неохраняемых.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 08.06.2018, отменить решение Роспатента от 24.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016702617.