Обозначение по заявке № 2009708564 с приоритетом от 21.04.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01 – 34 и услуг 35 – 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, расположенное на прямоугольнике темно-синего цвета и состоящее из стилизованного изображения латинской буквы «G» в виде факела белого цвета. А также изобретенного словосочетания «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», выполненного стилизованным шрифтом заглавными латинскими буквами белого и темно-синего цветов, слова расположены друг под другом, первое слово «ГАЗПРОМ» выполнено буквами большего размера, чем второе слово «НЕФТЬ», которое расположено на вытянутом прямоугольнике белого цвета. Общий фон товарного знака белый. Правовая охрана испрашивается в темно-синем и белом цвете.

Роспатентом принято решение от 11.10.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009708564 в отношении части заявленных товаров и услуг с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «НЕФТЬ». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 45 классов МКТУ, а также в отношении части услуг 39 класса МКТУ на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент «НЕФТЬ» в силу своего семантического значения указывает на вид товаров и услуг, свойства и состав товаров, поэтому способен ввести потребителей в заблуждение относительно вида части заявленных товаров и услуг, свойств и состава товаров. В отношении иной части товаров и услуг элемент «НЕФТЬ» может быть включен в состав знака без предоставления ему самостоятельной правовой охраны.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.01.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 11.10.2010.

Возражение содержит следующие доводы:

- ложными должны признаваться обозначения, которые по своему смысловому значению близки истинным описательным характеристикам товара, но не являются таковыми;

- заявленное комбинированное обозначение «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» в принципе не может породить в сознании потребителя представление о каких-либо свойствах товара как такового и вообще быть соотнесено с такими свойствами;

- заявленное обозначение представляет собой неделимое словосочетание «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», которое является широко известным в России и по всему миру;

- словесные элементы знака представляют собой название компании ОАО «Газпром нефть», основным владельцем которой является заявитель – ОАО «Газпром»;

- как верно указывает экспертиза, «нефть – это природная легковоспламеняющаяся жидкость, которая находится в глубоких осадочных отложениях и используется в качестве топлива и сырья для химического производства», при этом массовый потребитель прекрасно представляет себе свойства и природу этого специфического вещества, а также наиболее известную сферу его использования;

- совершенно очевидно, что использование в составе заявленного обозначения слова «нефть» не может вызвать у потребителя представление, что маркированные товары содержат нефть или изготовлены из нефти;

- указанное вызвано тем, что обозначение является цельным и неделимым брендом, содержащим помимо слова «нефть» изобразительный элемент и слово «ГАЗПРОМ», и, кроме того, представляющее собой единую композицию, визуально знакомую подавляющему большинству потребителей и воспринимающуюся исключительно как единый образ;

- если бы нормы о ложности автоматически применялись в отношении существительных, имеющих смысловое значение, то большинство из существующих товарных знаков должно было быть признано вводящим потребителя в заблуждение: они на основании своего смысла обязательно либо описывают какой-либо товар, либо являются ложными в отношении этого товара;

- можно привести десятки примеров (например, товарные знаки «APPLE» для компьютерной техники или «ГАЗ» для автомобилей), когда слово настолько очевидно не относится к свойствам товара или услуги, что вполне может быть признано фантазийным;

- заявленное обозначение предназначено вызывать ассоциации с определенной сферой деятельности компании и с названием дочернего предприятия заявителя, но не со свойствами конкретного продукта;

- ввиду известности бренда «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», нанесение его на товары и использование при оказании услуг будет означать только то, что данный товар или услуга произведены в рамках деятельности заявителя;

- заявленное обозначение наносится на огромный ассортимент товаров и сопровождает оказание широкого перечня услуг;

- массовое распространение бренда «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» привело к его повсеместной известности в большинстве регионов России, причем именно в виде комбинированного обозначения, содержащего слово «НЕФТЬ»;

- «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» – единый бренд сети АЗС;

- согласно исследованиям заявителя название «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» за счет прямой ассоциации с компанией «ГАЗПРОМ» выступает гарантом качества и придает высокий уровень доверия к сети АЗС;

- использование в составе товарного знака дескриптора «НЕФТЬ» предназначено для маркирования специализации розничного бренда и обеспечивает смысловой переход от главной специализации «ГАЗПРОМа» (газ) к другой сфере бизнеса (автомобильное топливо, сеть АЗС);

- учитывая медийный вес, который компания «ГАЗПРОМ» имеет в России, под брендом «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» на рынок выводится не только нефть, но и абсолютно любые товары и услуги, так как он символизирует государственный надзор за качеством;

- фирменный блок «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» является неразделимым, ни один из его элементов не может использоваться по отдельности;

- заявленное обозначение широко рекламировалось в большинстве регионов России − затраты на рекламу в 2007 году составили 3 000 000 000 рублей;

- широкое использование заявленного обозначения при обширной массовой и социальной деятельности, напрямую не связанной с нефтедобычей, приводит к тому, что в глазах потребителей каждый из элементов утрачивает свое основное значение и становится фантазийным товарным знаком, идентифицирующим деятельность заявителя;

- использование в составе заявленного обозначения слова «НЕФТЬ» не может быть признано описательным или ложным, это слово ассоциируется с определенной сферой деятельности компании, но не со свойствами конкретного продукта;

- заявленное обозначение является логотипом, все элементы которого связаны, оно не может восприниматься как информация о свойстве и составе товара, а исключительно как идентификация производителя;

- «никакому здравомыслящему человеку не может прийти в голову мысль, что если на футболке или на обертке шоколадной плитки или на печатной продукции присутствует заявленное обозначение, то это означает, что одержимое маркированного товара сделано из нефти или нефтепродуктов»;

- заявителем проведены исследования, подтверждающие вышеуказанные доводы.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в целом (с включением элемента «НЕФТЬ» в состав знака в качестве охраняемого) в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия письма ОАО «Газпром нефть» [1];

- копия договора № 17696 от 24.10.2007 [2];

- копия договора № ГПН-08/06400/00675/Р от 01.08.2008 с приложениями [3];

- копия договора № 6800 от 01.03.2007 [4];

- копия договора № ГПН-08/06400/00007/Р от 01.01.2008 [5];

- копия договора № ГПН-09/09000/00177/Р от 01.01.2009 [6];

- копия отчета за апрель 2009 «ГАЗПРОМ НЕФТЬ в рекламе футбольного клуба «Зенит» [7];

- копия Устава Некоммерческого партнерства «Спортивный клуб «АВАНГАРД», 2009 год [8];

- копия договора № 771 от 24.12.2007 с приложениями [9];

- копия договора № 13067 от 09.07.2007 с приложениями [10];

- копия договора № 22977 от 17.12.2007 с приложениями [11];

- копия договора № 12171 от 27.06.2007с приложениями {12};

- копия договора № ГПН-09/09000/00845/Р от 01.06.2009 с приложениями [13];

- копия договора № ГПН-08/06400/00140/Р от 29.04.2008 с приложениями [14];

- копия договора № 17689 от 24.10.2007 с приложениями [15];

- копия договора № 11508 от 05/06/2007 с приложениями [16];

- копии свидетельств о регистрации СМИ [17];

- копия договора № ГПН-08/06400/00015/Р от 29.02.2008 с приложением [18];

- копия договора № 28355 от 01.02.2008 с приложением [19];

- копия договора № 28356 от 01.02.2008 с приложением [20];

- копия договора № 21418 от 28.11.2007 с приложениями [21];

- копия договора № Инфор-10/4-57 от 23.07.2008 [22];

- копия договора № /08 от 22.10.2008 [23];

- копия договора № 35/09/08 от 03.09.2008 с приложением [24];

- копия договора № 26008 от 25.12.2007 [25];

- копия договора № STP08-SP001-2007 с приложением [26];

- копия договора № 19336 от 12.11.2007 [27];

- копия договора от 22.09.2009 с приложениями [28];

- копия договора № Инфор-10/4-055 от 15.07.2009 с приложением [29];

- копия Генерального соглашения от 02.09.2006 с дополнительными соглашениями и приложениями [30];

- копия соглашения от 16.07.2009 [31];

- копия Генерального соглашения от 20.11.2006 с дополнительными соглашениями и приложениями [32];

- копия Генерального соглашения от 13.02.2009 с приложением [33];

- копия соглашения от 03.02.2009 с приложением [34];

- копия соглашения от 20.07.2009 с приложением [35];

- копии приложения к соглашению и соглашений к Генеральному соглашению [36];

- копия отчета об участии ОАО «Газпром нефть» в выставке «Авиасалон МАКС 2009» [37];

- копия отчета об участии ОАО «Газпром нефть» в выставке «Нефть и Газ 2009»[38];

- копия отчета «ГАЗПРОМ НЕФТЬ в рекламе футбольного клуба «Зенит», сезон 2007 года [39];

- копия отчета «Оценка рекламной кампании «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» [40];

- копия отчета «Трекинговое исследование имиджа и знания корпоративного бренда «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» по итогам 2009 г.» [41];

- копия отчета «Исследование коммуникационной кампании. Количественное исследование» [42];

- копии писем Федеральной антимонопольной службы» [43];

- копии публикаций средств массовой информации (далее – СМИ) [44];

- фотографии рекламных щитов [45];

- обзоры центральной прессы от 01.02.2008, от 18.03.2008, от 23.05.2008 от 01.07.2008, от 27.11.2008 [46];

- копии протоколов собрания акционеров [47];

- фотографии продукции [48].

До заседания коллегии, состоявшегося 21.03.2011, заявителем представлены результаты всероссийского социологического исследования, касающегося восприятия потребителями заявленного обозначения [49].

Заседание коллегии было перенесено в связи с необходимостью представления заявителем дополнительных материалов и пояснений в пользу охраноспособности заявленного обозначения.

На заседании коллегии 20.05.2011 заявителем представлено дополнение к возражению, содержащее следующие доводы:

- представленный заявителем аналитический отчет [49] подтвердил, что подавляющим большинством потребителей заявленное обозначение не рассматривается как указывающее на вид, назначение, свойства или состав товаров/услуг, а также не вводит потребителей в заблуждение относительно вида, назначения, свойства или состава заявленных товаров/услуг;

- заявитель просит продолжить рассмотрение возражения от 13.01.2011 в отношении товаров и услуг 06, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 35, 36, 39, 41, 43, 45 классов МКТУ;

- представленные данные (отчет [49]) являются решающим фактором при оценке возможной ложности заявленного обозначения, поскольку они «представляют собой фактическую оценку потребителями заявленного обозначения с учетом известной потребителям информации о знаке и о компании, а не умозрительное заключение о возможном восприятии товарного знака»;

- заявленное обозначение представляет собой корпоративный бренд, все элементы которого взаимосвязаны, поэтому оно воспринимается не как информирующее о виде, назначении, свойствах или составе товара/услуг, а исключительно как идентифицирующее товар/услугу конкретного производителя;

- действительно, для потребителей – специалистов в химической промышленности указание в товарном знаке словесного элемента «НЕФТЬ» на таких товарах, как «молоко», «чай» может привести к рассуждениям относительно свойств и состава товара, то есть может возникнуть вопрос, возможно ли применение компонентов нефти в указанных товарах, однако, для таких рассуждений необходимы именно знания предмета, свойств, характеристики, состава такого продукта, как нефть;

- для рядового потребителя нефть – это маслянистая жидкость, важнейшее полезное ископаемое и ассоциируется она только с бензином;

- обозначение «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» будет информировать потребителя только об известной компании с хорошей репутацией;

- словесный элемент «НЕФТЬ» в заявленном обозначении выполнен более мелким шрифтом и располагается в нижней части обозначения, то есть указанный элемент не занимает доминирующей позиции в обозначении и может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент;

- заявленное обозначение более пяти лет широко используется в Российской Федерации и за рубежом, активно рекламируется в СМИ;

- практически все российские потребители хорошо знают заявленное обозначение, компанию и ее области деятельности, что подтверждается отчетом [49];

- заявитель является спонсором большого количества культурно-просветительских мероприятий, а также музыкальных концертов в различных городах России;

- в связи с тем, что в настоящее время из нефти или продуктов ее переработки изготавливается огромное количество различной продукции, включая пищевые продукты, то наличие слова «НЕФТЬ» в составе заявленного обозначения не может вводить потребителей в заблуждение;

- в любом товаре могут содержаться компоненты, полученные из нефти, следовательно, невозможно выделить среди всех товаров конкретного класса МКТУ товары, произведенные только из нефти или продуктов ее переработки;

- многие крупные компании стремятся защитить свой корпоративный бренд по максимальному количеству классов МКТУ;

- крупные компании и/или их дочерние общества производят/оказывают самые разнообразные товары/услуги, которые относятся не только к их основной деятельности;

- крупные компании стремятся предотвратить использование их бренда или сходных с ним обозначений недобросовестными производителями, которые могут захотеть получить преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности с использованием широкой известности крупной компании и ее бренда – такие недобросовестные производители могут представлять серьезную угрозу для имиджа крупной компании.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 01, 02, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ с включением словесного элемента «НЕФТЬ» в состав товарного знака в качестве неохраняемого.

Заявителем дополнительно приобщены следующие материалы:

- копии публикаций «Новости компании» [50];

- копия отчета от 30.10.2009 «Система профессионального обучения в ОАО «Газпром нефть» [51];

- распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам № 404432, № 419921, № 404433, № 364551, № 352704, № 308410, № 162817, № 424458, № 395552 [52];

- фотографии [53];

- копии публикаций СМИ [54];

- фотографии продукции [55];

- копия отчета «Оформление административных зданий» [56];

- фотографии и рекламные материалы [57];

- предложения по оформлению спортплощадок [58];

- копия договора № ГПН-10/30000/01034 от 01.07.2010 с приложениями [59].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (21.04.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, состоящих только из элементов: характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из положений пункта 2.5.1 Правил, обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой композицию, состоящую из словесных элементов «ГАЗПРОМ» и «НЕФТЬ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и расположенных друг под другом, и изобразительного элемента, выполненного в виде латинской буквы «G», стилизованной под факел. Обозначение выполнено в темно-синем и белом цветовом сочетании.

Решением Роспатента заявленному обозначению предоставлена правовая охрана для товаров и услуг 01, 02, 04, 07, 11, 12, 17, 19, 37, 39, 40, 42 и 44 классов МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «НЕФТЬ».

В соответствии с изложенными выше доводами заявителя, он согласен с исключением из правовой охраны элемента «НЕФТЬ» и оспаривает решение Роспатента от 11.10.2010 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 06, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 35, 36, 39, 41, 43 и 45 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Композиционно обозначение состоит из трех основных элементов: изображения буквы «G», стилизованной под факел, слов «ГАЗПРОМ» и «НЕФТЬ».

При этом словесный элемент «НЕФТЬ» в силу своего семантического значения (нефть – горючая маслянистая жидкость со специфическим запахом, см. БСЭ), способен указывать на товар и его свойства, а также характеризовать оказываемые услуги как относящиеся к нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслям. Указанное свидетельствует о правомерности сделанных экспертизой выводов.

Вместе с тем при принятии решения коллегией Палаты по патентным спорам были учтены следующие обстоятельства.

Два из трех указанных выше элементов: обозначение «ГАЗПРОМ» и изображение буквы «G», стилизованной под факел, – каждый в отдельности являются объектами исключительных прав, принадлежащих ОАО «Газпром», удостоверяемых свидетельствами № 365985 и № 359971 (01 – 45 классы МКТУ). Кроме того, указанные два обозначения признаны также общеизвестными за № 30 и 31, соответственно, в отношении товара 04 класса МКТУ «газ».

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается также на имя ОАО «Газпром».

В связи с этим коллегия полагает, что восприятие заявленного обозначения в целом будет связанно непосредственно с ОАО «Газпром» – заявителем. При этом словесный элемент «НЕФТЬ» несет в рассматриваемом обозначении дополнительную информативную нагрузку относительно направления деятельности компании.

Сказанное подтверждается результатами всероссийского исследования, представленного заявителем.

В частности, практически всем (96 %) опрошенным потребителям известно обозначение «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» (стр. 9 отчета [49]). При этом в действительности словесный элемент «НЕФТЬ», включенный в состав заявленного обозначения, не воспринимается потребителями как указание на состав индивидуализируемых обозначением товаров (в частности, для печатной продукции, напитков – см. стр. 16 отчета [49]).

Напротив, словесный элемент «НЕФТЬ» в составе заявленного обозначения большинством опрошенных потребителей (49,8 %) воспринимается как указание на одно из направлений деятельности компании «Газпром» (стр. 22 отчета [49]).

Таким образом, проанализировав все имеющиеся материалы и доводы, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану заявленному обозначению по заявке № 2009708564 в отношении более широкого перечня товаров и услуг, в сравнении с приведенным в решении Роспатента от 11.10.2010.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 13.01.2011, изменить решение Роспатента от

11.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009708564.