Заявителем обозначения по заявке № 2005702006/50 с приоритетом от 02.02.2005 является компания Коста Лимитед, Великобритания.
Согласно заявке в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «COSTA COFFEE», состоящее из окружности, внутри которой по дуге оригинальным шрифтом выполнено слово «COSTA», а в центре окружности – изображение трех фигур сердцевидной формы с продольным вырезом посередине, также заключенное в окружность, слева и справа от которой выполнено «SINCE» «1971», а вдоль нижней части окружности оригинальным шрифтом выполнено слово «COFFEE».
Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.
Экспертиза приняла 17.08.07 решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении товара 30 класса МКТУ «кофе».
В части остальных товаров 30 класса МКТУ экспертизой признано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-I, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон), и пунктов 2.3.2.3 и 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции России 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее - Правила). Экспертиза отметила, что словесный элемент «COFFE» (в переводе с английского языка – кофе) видовое наименование товара и для товара 30 класса МКТУ «кофе» является неохраняемым, в отношении остальных товаров 30 класса МКТУ - ложно. В части услуг 43 класса МКТУ признано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и пункта 2.8 Правил, поскольку оно сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, зарегистрированными в Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет:
- комбинированным товарным знаком со словесными элементами «КОСТА KOSTA» (свидетельство № 213206 с приоритетом от 11.07.2000) - [1];
- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «KOSTA» (свидетельство № 265915 с приоритетом от 29.10.2003) - [2];
- словесным товарным знаком «КОСТА» (свидетельство № 213211 с приоритетом от 01.09.2000) - [3].
В отношении элементов «since» и «1971» экспертизой установлено, что с учетом представленных заявителем материалов они являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил.
Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы и в возражении от 22.11.2007 привел следующие доводы:
- ограничение заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ только товаром «кофе» является необоснованным, поскольку словесный элемент «COFFEE» представлен в заявленном обозначении в составе словосочетания «COSTA COFFEE», являющегося фантазийным по отношению к указанным в перечне товарам и услугам, что обусловлено идентичным шрифтовым исполнением слов, входящих в состав словосочетания, и смысловой связью между ними;
- слово «costa» является лексической единицей нескольких европейских языков, из которых наиболее распространенным и известным является его употребление как лексической единицы итальянского языка, где оно означает «берег, побережье»; в английском языке слово «coffee» имеет несколько значений – «кофе, кофейное дерево, зерно кофе, кофейный», с учетом чего словосочетание «COSTA COFFEE» может переводиться на русский язык как «побережье кофе, кофейный берег», и является фантазийным по отношению к заявленным товарам;
- кофе является ингредиентом широкого ассортимента пищевых товаров, в связи с чем, принимая во внимание фантазийность словосочетания «COSTA COFFEE», слово «COFFEE» будет восприниматься не как прямое указание на определенный товар, а как указание на наличие его в качестве ингредиента в товарах, маркированных заявленным обозначением, например, в мороженом или хлебобулочных изделиях; кроме того, «термин «кофе» является общим наименованием и для кофезаменителей, производимых из самого разнообразного растительного сырья, не содержащего кофеина»;
- товары 30 класса МКТУ «кофе, заменители кофе, хлебобулочные изделия, мороженое», для которых испрашивается регистрация, не являются однородными товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, «так как относятся к разным видам, изготовлены из различных товаров, имеют различное назначение и условия сбыта, при этом заявитель «не оспаривает заключение экспертизы ФГУ ФИПС об однородности услуг 43 класса, в отношении которых подано заявленное обозначение, и услуг 42 и 43 классов, соответственно, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки»;
- сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков является частичным ввиду лишь частичного совпадения фонетического ряда сравниваемых обозначений, а именно части «КОСТА». Полного сходства заявленного обозначения нет ни с одним из противопоставленных товарных знаков, «так как и заявленное обозначение, и противопоставленные товарные знаки [1] и [2] содержат другие словесные элементы»;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки «производят совершенно различное общее зрительное впечатление за счет абсолютного различия доминирующих элементов сравниваемых обозначений».
Кроме того, заявитель обращает внимание Палаты по патентным спорам на то, что в уведомлении от 16.05.2006 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства упоминание о товарных знаках [1] - [3] отсутствовало, а противопоставление указанных товарных знаков было осуществлено экспертизой только на стадии вынесения окончательного решения.
Заявитель указывает также, что владелец противопоставленных товарных знаков [1] - [3] ранее предоставил письмо-согласие на регистрацию других обозначений заявителя, в частности, обозначения «COSTA» по заявке № 2005701655/50 и «COSTA COFFEE» по заявке № 2005702004/50, которое было учтено при экспертизе второй из указанных заявок, по которой было принято решение о регистрации заявленного обозначения для всех услуг 43 класса МКТУ (свидетельство № 328012).
Поскольку товарный знак по свидетельству № 328012, по мнению заявителя, «полностью совпадает с основными элементами заявленного обозначения по заявке № 2005702006/50», а перечни услуг 43 класса МКТУ по указанным знакам совпадают, то, по мнению заявителя, ему «уже принадлежат исключительные права на основные словесные элементы заявленного обозначения и их графическое исполнение», поскольку «заявленное обозначение является модификацией ранее зарегистрированного товарного знака с изменениями, не меняющими отличительного характера знака».
К возражению приложены копии следующих материалов:
- распечатка словарей из Интернета на 3л.- [4];
- распечатка сайта "кофейное мороженое" из Интернета на 2л.- [5];
- распечатка сайта "хлебопечка" из Интернета на 7л.- [6];
- распечатка сайта "рестораны" из Интернета на 4л.- [7];
- распечатка словарей русского языка из Интернета на 3л.- [8];
- распечатка списка товарных знаков из Интернета на 25л.- [9];
- письмо-согласие от 17.07.2006 на 1 л. - [10];
- копии решения ФИПС о регистрации обозначения по заявке № 2005702004/50 и свидетельства № 328012 на товарный знак на 3л.- [11].
На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, заменители кофе, хлебобулочные изделия, мороженое, содержащее кофе» и для всех услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.
Впоследствии, на заседании коллегии, состоявшемся 02.09.2008, заявителем перечень товаров 30 класса скорректирован следующим образом - «кофе, заменители кофе, мороженое, содержащее кофе или ароматизированный кофе».
Кроме того, на заседании коллегии, состоявшейся 13.01.2009, заявителем представлены следующие материалы:
- письмо-согласие от 10.11.2008 правообладателя товарных знаков [1]-[3] на 1 л. - [12];
- уведомление от 09.10.2008 о поступлении и регистрации заявки № 2008733083/50 на 1 л. - [13];
- решение 19.11.2008 о принятии к рассмотрению заявки № 2008733083/50 на 3 л. [14];
- письмо заявителя от 23.12.2008 на 1 л. [15];
- заявление о внесении изменений в обозначение по заявке № 2005702006/50 на 3 л. [16].
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.
С учетом даты (02.02.2005) поступления заявки № 2005702006/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьим настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя. В соответствии с пунктом 6 статьи 10 Закона в период проведения экспертизы заявки до принятия по ней решения заявитель вправе подать на это же обозначение выделенную заявку, содержащую перечень товаров, указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и не однородных с товарами, перечень которых остается в первоначальной заявке.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1502 Гражданского кодекса РФ (далее Кодекс) в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на то же самое обозначение выделенную заявку. Такая заявка должна содержать перечень товаров из числа указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в данный федеральный орган и неоднородных с другими товарами из содержавшегося в первоначальной заявке перечня, в отношении которых первоначальная заявка остается в силе.
В соответствии с пунктом 13.8 Правил подача выделенной заявки после принятия решения по первоначальной заявке на товарный знак может являться основанием для отказа в принятии выделенной заявки к рассмотрению.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки.
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.
В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона элементы, указанные в абзацах 2-5 настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нём доминирующего положения.
В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, характеризующие товары, данные по истории создания производства.
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.4 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из двух концентричных окружностей, в верхней части зазора между которыми расположено слово «COSTA», выполненное буквами латинского алфавита, а в нижней части зазора - слово «COFFEE», также выполненное буквами латинского алфавита. Во внутренней окружности расположено стилизованное изображение трех кофейных зерен, а справа и слева в зазоре между окружностями размещены, соответственно, слово «since» и цифры (дата «1971»). Обозначение выполнено в черно-белой цветовой гамме.
Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным обозначением, включающим изображение упитанного кота и расположенного рядом с ним стилизованного изображения Земного шара, над которым расположено слово «КОСТА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а под изображением шара - слово «KOSTA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом по экватору Земного шара выполнена белая полоса изменяющейся ширины, на фоне которой в центре расположена буква «К», выполненная оригинальным шрифтом, и расположенные по обе стороны от нее буквы «m» и «D».
Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным обозначением, состоящим из заключенного в окружность стилизованного изображения Земного шара, над которым по окружности расположены словесные элементы "Торговый Дом КОСТА", слова которого выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а под изображением Земного шара - словесный элемент "Trading House KOSTA", слова которого выполнены стандартным шрифтом латинского алфавита. По экватору шара размещена буква "К", выполненная оригинальным шрифтом, и расположенные по обе стороны от нее буквы "m" и "D".
Противопоставленный товарный знак [3] является словесным обозначением, состоящим из слова «КОСТА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.
Противопоставленные товарные знаки [1]-[3] принадлежат одному правообладателю и составляют серию товарных знаков, объединенных словесным элементом "КОСТА".
Сопоставительный анализ заявленного обозначения «COSTA COFFEE» и противопоставленных товарных знаков [1] и [2] показал следующее.
В заявленном обозначении в словосочетании «COSTA COFFEE» сильным элементом является слово «COSTA», тогда как слово «COFFEE» является слабым элементом ввиду его описательного характера, в связи с чем при анализе на сходство следует учитывать именно слово «COSTA».
Слово «KOSTA» противопоставленных знаков [1] и [2] и слово «COSTA» заявленного обозначения состоят из пяти букв/звуков, последние четыре из которых «O», «S», «T» и «A» являются тождественными, совпадая по составу и расположению в словах, а буква «К» в начале словесного элемента противопоставленного знака совпадает по звучанию с латинской буквой «С», поскольку, будучи расположенной в начале слова, она произносится как «К», что, в совокупности, определяет тождественность звучания сравниваемых слов.
Поскольку слово «КОСТА» является транслитерацией слова «KOSTA», то оно также фонетически сходно со словом «COSTA» заявленного обозначения.
Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1] - [2] являются фонетически сходными.
Необходимо отметить, что в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, т.к. он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нём акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.
Анализ по графическому фактору сходства показал, что в противопоставленных знаках [1] и [2] использованы стилизованные изображения Земного шара, тогда как в заявленном обозначении - фигура в виде двух концентрично расположенных окружностей.
В противопоставленном товарном знаке [1] присутствует изображение кота, однако оно не оказывает существенного влияния на общее восприятие данного знака, поскольку сравниваемые знаки содержат сходные словесные элементы «КОСТА»/«KOSTA» и «COSTA», на которых прежде всего акцентируется внимание потребителя.
Визуальному сходству способствует также характер написания словесных элементов сравниваемых обозначений - по дуге окружности, и их расположение в композиции - над и под изобразительным элементом.
Слово «COSTA» заявленного обозначения является лексической единицей испанского и итальянского языков (Новый итальянско-русский словарь, Москва, Русский язык, 1995, с.223 [4]; Словарь Мультитран, http://www.multitran.ru), в то время как слова «КОСТА» и «KOSTA» противопоставленного знака не являются лексической единицей ни одного из европейских языков (Новый немецко-русский словарь-справочник, Минск, Асар, 2001 [5]; Новый англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1996 [6]; Е.Ф.Гринева, Т.Н.Громова, Французско-русский словарь, Москва, ЦИТАДЕЛЬ, 1998 [7]), в связи с чем не представляется возможным анализ сравниваемых обозначений по семантическому фактору сходства.
Таким образом, фонетическое и графическое сходство обусловливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] и [2] в целом.
Сопоставительный анализ заявленного обозначения «COSTA COFFEE» и противопоставленного товарного знака [3] показал следующее.
Слово «KOСTA противопоставленного знака [3] и слово «COSTA» заявленного обозначения состоят из пяти букв/звуков, из которых четыре звука «O», «С», «T» и «A» являются тождественными, совпадая по составу и расположению в словах, поскольку буква «С» русского алфавита и буква "S" латинского алфавита произносятся одинаково как "С". Буква "К" словесного элемента противопоставленного знака совпадает по звучанию с латинской буквой «С», поскольку, будучи расположенной в начале слова, она произносится как «К», что в совокупности определяет тождественность звучания сравниваемых слов.
Противопоставленный знак [3] входит в серию знаков, принадлежащих одному правообладателю и объединенных словесным элементом "КОСТА", в связи с чем заявленное обозначение, несмотря на отдельные визуальные различия с противопоставленным знаком [3], является сходным со всей серией знаков, поскольку слово «COSTA» заявленного обозначения будет восприниматься как транслитерация слова "КОСТА", входящего в состав как противопоставленного знака [3], так и всех товарных знаков серии.
Как отмечалось выше, слово «COSTA» заявленного обозначения является лексической единицей испанского и итальянского языков (Новый итальянско-русский словарь, Москва, Русский язык, 1995 [4]; Словарь Мультитран, http://www.multitran.ru), в то время как слово «КОСТА» противопоставленного товарного знака не является лексической единицей русского или какого-либо европейского языка ([5] - [7]), в связи с чем не представляется возможным анализ сравниваемых обозначений по семантическому фактору сходства.
Фонетическое и графическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловливает их сходство в целом.
Таким образом, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [3] является правомерным.
Анализ товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, с целью установления их однородности с товарами и услугами, в отношении которых произведена регистрация противопоставленных товарных знаков, показал следующее.
В перечнях противопоставленных товарных знаков [1] - [3], отсутствуют товары 30 класса МКТУ «кофе, заменители кофе, мороженое» или товары, однородные им. Что касается товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой», то данный товар, указанный в заявленном перечне, является однородным товарам 30 класса МКТУ "изделия кондитерские мучные, пироги, изделия пирожковые", приведенным в перечнях противопоставленных знаков [1]- [3], поскольку они совпадают по назначению, виду материала, из которого они изготовлены, условиям сбыта и кругу потребителей.
В отношении услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки № 2005702006/50, установлено, что услуги указанного перечня совпадают с услугами, приведенными в перечнях 42 и 43 классов противопоставленных товарных знаков [1] - [3].
Представленное заявителем письмо-согласие [10] относится к заявкам № 2005701655/50 и № 2005702004/50, поэтому оно не может быть учтено при рассмотрении заявки № 2005702006/50. Письмо-согласие от 10.11.2008 [12], представленное на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 13.01.2009, также не может быть учтено, поскольку оно поступило после подачи возражения.
Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении всех услуг 43 класса, приведенных в перечне заявки № 2005702006/50, и не сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, заменители кофе, мороженое, содержащее кофе или ароматизированный кофе».
Экспертиза признала элементы «since» и «1971» неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил с учётом представленных заявителем документов о начале деятельности компании – заявителя. Экспертиза правомерно отнесла указанные элементы «since» и «1971» к неохраняемым, т.к. они являются описательными и не занимают доминирующее положение в обозначении.
Относительно доводов экспертизы относительно того, что заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 3 статьи 6 Закона, поскольку в отношении товаров 30 класса МКТУ, за исключением товара «кофе», оно является ложным, необходимо отметить следующее. Как указывалось выше, на заседании коллегии, состоявшемся 02.09.2008, заявителем был скорректирован перечень товаров 30 класса следующим образом - «кофе, заменители кофе, мороженое, содержащее кофе или ароматизированный кофе». Поэтому с учётом скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ основания для признания того, что заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 3 статьи 6 Закона, отсутствуют.
Заявителем представлено «Особое мнение», в котором, в частности, указано, что Палатой по патентным спорам на заседании коллегии от 08.07.2008 было предложено заявителю представить дополнительные материалы для полного и объективного рассмотрения дела. Заявитель представил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения от владельца противопоставленных товарных знаков [1] - [3]. Однако на заседании коллегии от 13.01.2009 упомянутое письменное согласие принято во внимание не было по причине того, что «Палата не принимает во внимание обстоятельства, возникшие после подачи возражения».
Кроме того, заявителю было предложено представить дополнительные обоснования для включения в заявленное обозначение указания года («since 1971»), при этом было сказано, что в случае отсутствия таких доводов, заявителю следует внести изменения в заявленное обозначение путем исключения элементов «since 1971».
Мнение заявителя, что указанные действия Палаты по патентным спорам выходят за рамки ее полномочий, было проигнорировано.
Также Палатой по патентным спорам не было принято во внимание ходатайство заявителя о переносе рассмотрения возражения, а также информация о подаче выделенной заявки в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.
По существу затронутых вопросов необходимо отметить следующее.
Согласно Информационному письму от 26.09.2006 «О практике аргументации переноса даты рассмотрения возражения или заявления в ФГУ «Палата по патентным спорам» на заседании коллегии ФГУ ППС следует принимать во внимание обстоятельства, действовавшие на дату принятия возражения к рассмотрению ФГУ ППС, вне зависимости от изменений, произошедших в правовой охране товарных знаков на дату проведения заседания коллегии ФГУ ППС.
Упомянутое в Особом мнении письмо-согласие правообладателя товарных знаков [1] - [3] в отношении рассматриваемой заявки на момент подачи возражения отсутствовало, в связи с чем и на основании вышеуказанного Информационного письма Палатой по патентным спорам письмо-согласие принято не было. Также не была принята очередная просьба о переносе рассмотрения возражения по причине того, что при рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам от заявителя уже дважды поступали ходатайства о переносе рассмотрения возражения для представления дополнительных материалов (08.07.2008г и 02.09.2008), которые были удовлетворены коллегией Палате по патентным спорам. Ходатайство о выделении заявки было подано заявителем в ФГУ ФИПС 09.10.2008, тогда как решение об отказе в регистрации заявленного обозначения принято 17.08.2007, в связи с чем на основании пункта 6 статьи 10 Закона и пункта 2 статьи 1502 ГК РФ указанное ходатайство коллегией Палаты по патентным спорам не принято во внимание.