Международная регистрация знака за № 1349036 с конвенционным приоритетом от 11.05.2016 была произведена 25.10.2016 на имя заявителя в отношении товаров 09, 12, 25 и 28 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Знак «» по международной регистрации № 1349036 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «MOTORCYCLES», выполненный буквами английского алфавита, и изобразительный элемент в виде букв «TRS», расположенный над словесным элементом.

Роспатентом 22.05.2018 было принято решение о предоставлении знаку по международной регистрации № 1349036 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении части товаров 09, 12, 25, 28 классов МКТУ с указанием словесного элемента «MOTORCYCLES» в качестве неохраняемого. Для иной части товаров 09, 12, 25, 28 классов МКТУ в предоставлении правовой охраны отказано в связи с несоответствием знака по международной регистрации № 1349036 требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «MOTORCYCLES», который в переводе с английского языка означает «мотоцикл» – двухколесное (либо трехколесное) транспортное средство с механическим двигателем. Данный элемент признан ложным в отношении тех двухколесных транспортных средств, которые не оснащены мотором, и товаров, которые не предназначены для мотоциклов. Таким образом, в указанной части знаку по международной регистрации № 1349036 отказано в предоставлении правовой охраны на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Входящий в состав обозначения словесный элемент «MOTORCYCLES» указан в качестве неохраняемого элемента товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 19.09.2018 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента, отметив следующее:

- отказ в предоставлении правовой охраны знаку «» в отношении товаров, наименования которых содержат слово «motorist», неправомерен, поскольку данный термин может быть переводен на русский язык как «водитель транспортного средства», что, конечно же, применимо к мотоциклам;

- корень слова (motor) предполагает транспортное средство с двигателем, поэтому соотнесение терминов «motorist» и «motorcycle» более чем уместно;

- знаку по международной регистрации № 1349036 не может быть отказано в правовой охране в отношении товаров «helmets for motorists», «leather clothing for motorists»;

- отказ в предоставлении правовой охраны знаку «» в отношении товаров, наименования которых содержат слова «cycle», «bicycle», «tricycle», также неправомерен, поскольку английское слово «cycle» означает «bicycle» (велосипед), «tricycle» (трехколесный велосипед или мотоцикл), «motorcycle» (мотоцикл), то есть любое двух- или трехколесное транспортное средство, с коляской и без, с ручным или автоматическим управлением;

- кроме того, большинство крупных и всемирно известных производителей мотоциклов занимаются также производством и продажей велосипедов, скутеров, самокатов, багги и прочих средств передвижения;

- для абсолютного большинства потребителей мотоциклы, велосипеды, скутеры, багги и прочие средства передвижения являются сходными товарами, а производители, традиционно ассоциирующиеся с мотоциклами, в течение многих десятилетий успешно выпускают и прочие средства передвижения, в связи с чем потребители стали соотносить эти товары между собой и, соответственно, не могут быть введены в заблуждение;

- знаку по международной регистрации № 1349036 не может быть отказано в правовой охране в отношению товаров 09 класса МКТУ – «cycling helmets», 12 класса МКТУ – «pedal bicycles; racing bicycles; mountain bicycles; children's bicycles; touring bicycles; tandem bicycles; folding bicycles; buggies; cycles; go-karts; tricycles; motor scooters; bicycles; all-terrain bicycles; delivery bicycles; pedal cycles; delivery tricycles; kite buggies; motor vehicles; bags (saddlebags) for bicycles; saddles for bicycles or motorcycles; bags for bicycles; luggage carriers for bicycles; direction indicators for bicycles; stabilizers for bicycles; shock absorbers for bicycles; axles for bicycles; bicycle pumps; bicycle bells; bicycle tires; tires for bicycles; bicycle wheels; dress guards for bicycles; tubeless tires for bicycles; bicycle brakes; frames for bicycles; bicycle chains; bicycle frames; saddles for bicycles; tubeless tires for bicycles; transmissions for bicycles; baskets adapted for bicycles; chains [bicycle parts]; bags (saddlebags) for bicycles; rotating grips for bicycles; luggage carrying structures for bicycles; forb [parts of bicycles]; structural parts of bicycles; powers [parts of bicycles]; tires for children's bicycles; covers for bicycle pedals; chain guards for bicycles; sprocket wheels [bicycle parts]; saddlebag supports for bicycles; lenticular wheels [bicycle parts]; brake levers for bicycles; direction indicators for bicycles; directional signals for bicycles; saddle covers for bicycles; bicycle saddle covers; road racing bicycles; metal bells for bicycles; bicycle transport racks; handlebars for cycles and bicycles; inner tubes for bicycles; pumps for cycles and bicycles; chain plates for bicycles; brakes for cycles and bicycles; frames for cycles and bicycles; chains for cycles and bicycles; rims for bicycle wheels; saddles for cycles and bicycles; spokes for cycles and bicycles; wheel hubs for bicycles; drive chains [bicycle parts]; fork crowns [bicycle parts]; gear wheels [bicycle parts]; rims for cycles and bicycles; tires for cycles and bicycles; pumps for cycles and bicycles; mudguards for two-wheeled motor vehicles or bicycles; inner tubes for two-wheeled motor vehicles or bicycles; luggage-carrying accessories for bicycles; motors for cycles; engines for automobiles; motors and engines for land vehicles; engines for cars; wheel rims», 25 класса МКТУ – «clothing for cyclists», 28 класса МКТУ – «toy bicycles; tricycles [toys]»;

- отказ в предоставлении правовой охраны знаку «» в отношении товаров, наименования которых содержат слово «vehicle», неправомерен, поскольку данный термин переводится на русский язык как «транспортное средство; средство передвижения»;

- все транспортные средства, упомянутые в заявленном перечне товаров, подпадают под понятие «vehicle» и/или могут быть использованы для различных транспортных средств;

- любой из товаров «passenger motor vehicles; automotive vehicles; vehicles with wheels; electric vehicles; vehicle parts and accessories; land vehicles and means of transport; anti-theft devices, safety devices and equipment for vehicles; parts and accessories for land vehicles; electrically operated motor vehicles; electric vehicles for use on land; motor vehicles» (12 класс МКТУ) может быть отнесен к разряду мотоциклов;

- большинство товаров, затронутых отказом, могут быть использованы для всех видов транспортных средств, что является очевидным для любого здравомыслящего потребителя, даже если в наименовании товара указано, что он предназначен для определенного транспортного средства (так, любому человеку понятно, что «sports goggles» (защитные очки для спорта) могут быть использованы для катания на разных средствах передвижения, a «luggage carrying structures for bicycles» могут быть закреплены также на мотоцикле или ином средстве передвижения, следовательно, потребитель не может быть введен в заблуждение;

- существует большое количество товарных знаков, зарегистрированных в отношении как мотоциклов, так и других видов транспорта (велосипедов, скутеров, автомобилей и т.д.), содержащих словесный элемент «MOTO», явно указывающий на принадлежность к мототехнике, а некоторые еще и изобразительный элемент в виде мотоцикла (товарные знаки по свидетельствам №№ 511871, 577063, 585631, 626202, 624527, 620889, 622780);

- словесный элемент «MOTORCYCLES» не будет вводить потребителя в заблуждение и не является ложным по отношению к заявленным товарам, так как все они являются сходными, у них схожие цели использования, и для потребителей давно неудивительно, что один и тот же производитель может выпускать мотоциклы, велосипеды, мопеды, скутеры, багги, вездеходы и прочие смежные товары.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.05.2018 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1349036 в отношении всех заявленных товаров 09, 12, 25 и 28 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка из он-лайн словаря «Multitran» с переводом слова «motorist»;

(2) скриншот Кэмбриджского словаря с определением слова «motorist»;

(3) распечатки из словарей «Мерриам-Вебстер», «Dictionary.com»;

(4) распечатка из он-лайн словаря «Multitran» с переводом слова «bicycle»;

(5) распечатка из он-лайн словаря «Multitran» с переводом слова «tricycle»;

(6) распечатка из он-лайн словаря «Multitran» с переводом слова «motorcycle»;

(7) скриншоты сайтов «panavto-yamaha.ru», «shopotam.ru», «kawasaki.ru», «shopotam.ru», «e-bay.com»;

(8) распечатка из он-лайн словаря «Multitran» с переводом слова «vehicle»;

(9) сведения о товарных знаках по свидетельствам №№ 511871, 577063, 585631, 626202, 620889, 622780.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (11.05.2016) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии c подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные выше элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Знак «» по международной регистрации № 1349036 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «MOTORCYCLES», выполненный буквами английского алфавита, изобразительный элемент в виде букв «TRS», расположенный над словесным элементом. Знак выполнен в белом, желтом и черном цветовом сочетании.

Правовая охрана испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 12, 25 и 28 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения с точки зрения его соответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарным источникам слово «MOTORCYCLES» (мн. число от существительного «MOTORCYCLE») является лексической единицей английского языка, означает «мотоциклы» (см. https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/MOTORCYCLES). Иных смысловых значений данного существительного заявителем не представлено.

Мотоцикл – двухколесное одноколейное транспортное средство, снабженное двигателем внутреннего сгорания и предназначенное для перевозки людей и грузов или спортивных целей; часто имеют прицепную (сбоку) коляску. Разновидностями мотоцикла можно считать мопед – велосипед с моторчиком и мотороллер, отличающийся от мотоцикла колесами малого размера и повышенными удобствами для водителя (см. Большая политехническая энциклопедия, 2011 г., https://polytechnic_dictionary.academic.ru/1384/МОТОЦИКЛ).

Разные виды мотоциклов – результат их огромного выбора и возможностей создателя делать упор на различные характеристики. В зависимости от езды есть классификация мотоциклов – спорт, турист, спорт-турист, чоппер, классик, эндуро. Каждый из них предназначен для своей езды и удобства (https://mirmotorbike.ru/tipyi-mototsiklov).

В частности, в сети Интернет имеются сведения о существовании гибридных мотоциклов. Например, существует байк под названием М-55, который является гибридом мотоцикла и велосипеда (https://novate.ru/blogs/090211/16787/). Кроме того, имеются сведения о создании компанией Lit Motors гибрида автомобиля и мотоцикла (http://www.automotonews.ru/moto-news/lit-motors-predstavlyaet-gibrid-motocikla-i-avtomobilya.html).

С учетом сказанного, можно заключить, что на сегодняшний день понятие «мотоцикл» может относиться к широкому кругу товаров, тем не менее, объединенных рядом общих характеристик (средство передвижения, имеющее мотор, предназначенное для перемещения человека).

Вместе с тем, рассматриваемый словесный элемент «MOTORCYCLES» называет вид товаров, относящихся к 12 классу МКТУ, следовательно, является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данный вывод заявителем не оспаривается.

Незначительный размер по сравнению с изобразительным элементом и периферийное местоположение словесного элемента «MOTORCYCLES» в обозначении «» позволяют сделать вывод о том, что он не занимают в обозначении доминирующего положения, следовательно, на основании абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса словесный элемент «MOTORCYCLES» может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент, с чем заявитель выразил свое согласие.

Оценка соответствия обозначения, включающего словесный элемент «MOTORCYCLES», требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса осуществляется на основе анализа перечня товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана рассматриваемого знака.

Знаку по международной регистрации № 1349036 отказано в предоставлении правовой охраны в отношении товаров 09 класса МКТУ – «шлемы для автомобилистов; велосипедные шлемы; спортивные очки; очки для велосипедистов», товаров 12 класса МКТУ – «пассажирские моторизированные транспортные средства; самоходные транспортные средства; транспортные средства с колесами; транспортные средства электрические; части транспортных средств и аксессуары к ним; наземные транспортные средства и средства для передвижения; противоугонные устройства, устройства и оборудование для безопасности для транспортных средств; части и аксессуары для наземных транспортных средств; педальные велосипеды; гоночные велосипеды; горные велосипеды; детские велосипеды; туристические велосипеды; тандемные велосипеды; складные велосипеды; багги; средства колесные; карты; средства трехколесные; электрически управляемые моторизированные транспортные средства; электрические транспортные средства для использования на суше; велосипеды; велосипеды повышенной проходимости; велосипеды для доставки; педальные колесные средства; средства трехколесные для доставки; кайт-багги; двигатели для транспортных средств; сумки седловые для велосипедов; велосипедные седла; сумки для велосипедов; багажники для велосипедов; индикаторы поворота для велосипедов; стабилизаторы для велосипедов; амортизаторы для велосипедов; оси для велосипедов; велосипедные насосы; звонки велосипедные; шины велосипедные; шины для велосипедов; велосипедные колеса; сетки предохранительные для велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; тормоза для велосипедов; рамы для велосипедов; цепи для велосипедов; велосипедные рамы; седла для велосипедов; трансмиссии для велосипедов; корзинки для велосипедов; цепи [велосипедные детали]; вращающиеся рукоятки для велосипедов; багажные конструкции для велосипедов; вилки [велосипедные детали]; конструктивные части велосипедов; усилители [велосипедные детали]; шины для детских велосипедов; чехлы для велосипедных педалей; приспособление защитное для цепей велосипедов; цепные колеса [велосипедные детали]; держатели сумок седловых для велосипедов; двояковыпуклые колеса [велосипедные детали]; тормозные рычаги для велосипедов; указатели поворота для велосипедов; чехлы седельные для велосипедов; велосипедные седловые покрытия; гоночные велосипеды; металлические звонки для велосипедов; приспособления для транспортировки велосипедов; рули для колесных средств и велосипедов; камеры колес для велосипедов; насосы для колесных средств и велосипедов; цепные пластины для велосипедов; тормоза для колесных средств и велосипедов; рамы для колесных средств и велосипедов; цепи для колесных средств и велосипедов; ободья колес велосипедов; седла для колесных средств и велосипедов; спицы для колесных средств и велосипедов; ступицы колес для велосипедов; приводные цепи [велосипедные детали]; корона вилки [велосипедные детали]; шестерни [велосипедные детали]; ободья колес для колесных средств и велосипедов; шины для колесных средств и велосипедов; щитки противогрязевые для двухколесных моторизированных транспортных средств или велосипедов; камеры колес для двухколесных моторизированных транспортных средств или велосипедов; багажные аксессуары для велосипедов; моторы для колесных средств; двигатели для автомобилей; моторы и двигатели для наземных транспортных средств; двигатели для машин; колесные диски», товаров 25 класса МКТУ – «кожаная одежда для автолюбителей; одежда для велосипедистов», товаров 28 класса МКТУ – «игрушечные велосипеды; трехколесные велосипеды [игрушки]».

Приведенный перечень товаров не содержит товаров, в отношении которых словесный элемент «MOTORCYCLES» мог бы быть признан очевидно ложным или вводящим в заблуждение указанием, по следующим причинам.

Понятие «введение в заблуждение» предполагает субъективность восприятия обозначения. Заблуждаться означает прийти к ошибочному суждению. Суждение, в свою очередь, возможно лишь на основе предшествующего опыта, различного у разных людей. Следовательно, возможность введения в заблуждение зависит от совокупности предшествующих знаний и, таким образом, носит явно субъективный характер.

Маркировка рассматриваемым обозначением товаров, имеющих непосредственное отношение к колесным транспортным средствам, не может считаться ложным или вводящим в заблуждение потребителей указанием в силу смыслового содержания обозначения, установленного выше.

С учетом изложенного, коллегия не усматривает оснований для признания обозначения «» не соответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1349036 в отношении всех товаров 09, 12, 25 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, исключив из него дублирующие позиции 12 класса МКТУ, перечисленные в предварительном решении («motor scooters, saddle covers for bicycles or motorcycles, tubeless tires for bicycles, bags (saddlebags) for bicycles, direction indicators for bicycles, pumps for cycles and bicycles» («мотороллеры, сумки (сумочки) для велосипедов, седельные чехлы для велосипедов или мотоциклов, указатели поворота для велосипедов, бескамерные шины для велосипедов, насосы для велосипедов и велосипедов»)), с чем заявитель также выразил согласие в ответе на указанное решение.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.09.2018, отменить решение Роспатента от 22.05.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1349036 в отношении всех товаров 09, 25, 28 классов МКТУ и товаров 12 класса МКТУ – «passenger motor vehicles; automotive vehicles; vehicles with wheels; electric vehicles; vehicle parts and accessories; land vehicles and means of transport; anti-theft devices, safety devices and equipment for vehicles; parts and accessories for land vehicles; electric bicycles; motorized bicycles; pedal bicycles; racing bicycles; mountain bicycles; children's bicycles; touring bicycles; tandem bicycles; folding bicycles; buggies; mopeds; cycles; go-karts; mini motorcycles; motorcycles; motocross motorcycles; motor scooters; electrically operated scooters; tricycles; two-wheeled motor vehicles; electrically operated motor vehicles; electric vehicles for use on land; light motorcycles; sidecars for motorcycles; structural parts for motorcycles; motorized scooters; bicycles; all-terrain bicycles; delivery bicycles; pedal cycles; delivery tricycles; kite buggies; motorbikes; motorcycle engines; motor vehicles; saddlebags for motorcycles; bags (saddlebags) for bicycles; carriers for motorcycles; tires for motorcycles; shock absorbers for motorcycles; trunks for motorcycles; wheels for motorcycles; foot rests for motorcycles; crankshafts for motorcycles; frames for motorcycles; handlebars for motorcycles; saddles for motorcycles; mudguards for motorcycles; luggage carriers for motorcycles; pedals for motorcycles; adjustable covers for motorcycles; rotating hand grips for motorcycles; horns for motorcycles; handlebars [motorcycle parts]; front forks for motorcycles; front spacers [motorcycle parts]; grip tape for motorcycles; transmission chains for motorcycles; transmission gears for motorcycles; saddle covers for motorcycles; saddles for bicycles or motorcycles; gear levers for motorcycles; chain plates for motorcycles; wheel rims for motorcycles; brake disks for motorcycles; air pumps for motorcycles; spokes for motorcycle wheels; spare wheels for motorcycles; warning horns for motorcycles; brake calipers [motorcycle parts]; brake rotors [motorcycle parts]; clutch cables [motorcycle parts]; handlebar grips [motorcycle parts]; brake pedals [motorcycle parts]; wheel hubs for vehicles (motorcycles); gearshift levers [motorcycle parts]; brake cables [motorcycle parts]; saddle covers for bicycles or motorcycles; headlight assemblies [motorcycle parts]; dust seals for forks [motorcycle parts]; tires and inner tubes for motorcycles; front dashboard panels [motorcycle parts]; inner tubes for motorcycle tires; handlebar suspension stems [motorcycle parts]; handlebar control levers [motorcycle parts]; bags for bicycles; luggage carriers for bicycles; direction indicators for bicycles; stabilizers for bicycles; shock absorbers for bicycles; axles for bicycles; bicycle pumps; bicycle bells; bicycle tires; tires for bicycles; bicycle wheels; dress guards for bicycles; tubeless tires for bicycles; bicycle brakes; frames for bicycles; bicycle chains; bicycle frames; saddles for bicycles; transmissions for bicycles; baskets adapted for bicycles; chains [bicycle parts]; rotating grips for bicycles; luggage carrying structures for bicycles; forks [parts of bicycles]; structural parts of bicycles; powers [parts of bicycles]; tires for children's bicycles; covers for bicycle pedals; chain guards for bicycles; sprocket wheels [bicycle parts]; saddlebag supports for bicycles; lenticular wheels [bicycle parts]; brake levers for bicycles; directional signals for bicycles; saddle covers for bicycles; bicycle saddle covers; road racing bicycles; metal bells for bicycles; bicycle transport racks; handlebars for cycles and bicycles; inner tubes for bicycles; pumps for cycles and bicycles; chain plates for bicycles; brakes for cycles and bicycles; frames for cycles and bicycles; chains for cycles and bicycles; rims for bicycle wheels; saddles for cycles and bicycles; spokes for cycles and bicycles; wheel hubs for bicycles; drive chains [bicycle parts]; fork crowns [bicycle parts]; gear wheels [bicycle parts]; rims for cycles and bicycles; tires for cycles and bicycles; mudguards for two-wheeled motor vehicles or bicycles; inner tubes for two-wheeled motor vehicles or bicycles; luggage-carrying accessories for bicycles; motors for cycles; engines for automobiles; motors and engines for land vehicles; engines for cars; wheel rims».