Комбинированное обозначение «» по заявке №2021750441, поданной 11.08.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в следующем цветовом сочетании: черный, темно - красный, белый, бежевый, светло - бежевый, темно - бежевый, коричневый, светло - коричневый, темно – коричневый.

Роспатентом 29.11.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021750441 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «CHOCOLATE & APRICOT FLAVOR BLENDED WITH NATURAL FLAVORING», которые, как указывает заявитель в материалах заявки, являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение также включает словесные элементы «ORIGINAL BLEND», которые в переводе с английского языка на русский язык означают «Original» – оригинальный, авторский; «Blend» – смесь, сочетание» (см. Интернет, https://translate.yandex.ru), в связи с чем не обладают различительной способностью, указывают на свойства (состав) товаров и относятся к неохраняемым элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «» по свидетельству №863182 с приоритетом от 22.09.2020 – (1);

- «» по свидетельству №728851 с приоритетом 15.01.2019 – (2);

- «» по свидетельству №718109 с приоритетом 08.12.2018 – (3);

- «» по свидетельству №569528 с приоритетом 23.06.2014 – (4);

- «» по свидетельству № 396024 с приоритетом от 08.07.2008 – (5).

В Роспатент 10.03.2023 поступило возражение и 22.05.2023 дополнение к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками ввиду нижеследующего:

- так изобразительные элементы, входящие в состав заявленного обозначения «» и противопоставленных товарных знаков «» – (1), «» – (2) , «» – (3) имеют ряд различий, так в центральной части изобразительного элемента заявленного обозначения располагается щит четырехугольной формы с вогнутыми по бокам элементами, внутри которого располагается монограмма 2-х букв «CG», а в верхней части – стилизованное изображение рыцарского шлема. Слева и справа от щита располагаются стилизованные изображения животных, головы которых повернуты в сторону щита.

В противопоставленном изобразительном элементе «» товарного знака (1) и товарного знака «» – (3) щит имеет форму без каких-либо вогнутых элементов, внутри располагается буква «М», в верхней части щита расположено изображение короны, а слева, справа и снизу располагается орнаментальная виньетка. Кроме того, данный изобразительный элемент в противопоставленном товарном знаке (1) «» расположен на кольеретке, занимает незначительное место и не является доминирующим;

- в противопоставленном товарном знаке (2) в центральной части изобразительного элемента расположено изображение бочки с монограммой букв «ОВ», слева и справа от бочки – львы, головы которых повернуты в противоположенные стороны, в верхней части - словесный элемент «FATHER’S» и изображение короны;

- заявитель отмечает, что сами по себе такие элементы как щит и расположенные по его бокам животные, являются распространенными элементами, как в товарных знаках, так и элементами геральдики (например, «» по свидетельству № 616457, «» по свидетельству № 594585, «» по свидетельству № 672474, «» по свидетельству № 727046, «» по свидетельству № 642403, и другие;

- заявитель также отмечает, что сравниваемые словесные элементы «MONTE CHOCO» и «GRAND CHOCO» не сходны, так как имеют разное фонетическое звучание [мон-те чо-ко] - [гранд чо-ко], разное семантическое значение, так словосочетание «GRAND CHOCO», означает «большой / парадный / важный шоколад», в свою очередь, «Monte choco» переводится как «Шоколадная гора» и именно так на этикетке продукции, производитель позиционирует свою продукцию;

- кроме того, поскольку словесный элемент «CHOCO» переводится как «шоколад» и указывает на свойство товара, то и в отношении товаров 33 класса МКТУ, указывает на вкус и/или состав данной продукции, что также подтверждается практикой Роспатента;

- заявитель просит включить словесный элемент «Choco» в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента;

- заявленное обозначение также не является сходным с товарными знаками «» – (4) и «» – (5), поскольку, как было указано выше, сравниваемые словесные элементы «GRAND CHOCO» и «MONTE CHOCO» не являются сходными;

- заявитель также отмечает, что производство алкогольной продукции, под наименованием «Коньячно-шоколадный дижестив Grand Choco (Гранд Чоко) «Шоколад и Абрикос» началось в 2021 году на заводе – партнере принадлежащего ООО «Тульский винокуренный завод 1911». На мощностях данного завода, начиная с 01.01.2021 и по 16.05.2023 г. было произведено уже 1 827 442 бутылки. Продукция выпускается исключительно в интересах ООО «Родник и К»;

- самостоятельно производство данной продукцию заявителем начато с 1-го квартала 2022 года. На сегодняшний день, на собственных производственных мощностях, было произведено 309 804 бутылки.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021750441 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ с указанием словесных элементов «CHOCOLATE & APRICOT FLAVOR BLENDED WITH NATURAL FLAVORING», «ORIGINAL BLEND», «CHOCO» в качестве неохраняемых.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- заключение бюро переводов о значении слова «Choco» – [1];

- сведения по рассматриваемой заявке – [2];

- распечатки товарных знаков, в которых словесный элемент «Choco» является неохраняемым элементом и решений Роспатента о регистрации товарных знаков, в которых словесный элемент «Choco» признан неохраняемым элементом – [3];

- информационное письмо от ООО «Тульский винокуренный завод 1911» показывающий – [4];

- объемы производства продукции Grand Choco Chocolate & Apricot с 01.01.2021 по 16.05.2023 – [5];

- информационное письмо исх. № 804 от 10.05.2023 – [6];

- информационное письмо от ООО «Родник и К» о произведенных объемах продукции за 2022 – 2023гг. – [7].

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.08.2021) поступления заявки № 2021750441 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 - 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «» по заявке №2021750441, представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в следующем цветовом сочетании: черный, темно - красный, белый, бежевый, светло - бежевый, темно - бежевый, коричневый, светло - коричневый, темно – коричневый.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Заявленное обозначение включает словесные элементы «CHOCOLATE & APRICOT FLAVOR BLENDED WITH NATURAL FLAVORING», «ORIGINAL BLEND», которые в переводе с английского языка на русский язык означают «шоколадно-абрикосовый вкус с натуральными ароматизаторами» «оригинальное сочетание» (см. Интернет, https://translate.yandex.ru), в связи с чем не обладают различительной способностью, указывают на свойство товаров и являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Довод заявителя о включении словесного элемента «CHOCO» заявленного обозначения в качестве неохраняемого, не может быть признан убедительным.

Примеры товарных знаков, указанных заявителем в возражении, в которых данный элемент признан неохраняемым, касается товарных знаков, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, относящихся к кондитерским изделиям, в то время как заявленные товары 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» представляют собой различные виды алкогольной продукции. Сведений о том, что для данной продукции словесный элемент «CHOCO» указывает на свойство товаров, заявителем не представлено.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021750441 в заключении по результатам экспертизы также отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, а именно:

- «» по свидетельству №863182 с приоритетом от 22.09.2020 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, в котором форма бутылка признана неохраняемым элементом.

Товарный знак выполнен в следующем цветом сочетании: белый, черный, серый, золотистый, бежевый, коричневый, светло-коричневый.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива».

- «» по свидетельству №728851 с приоритетом 15.01.2019 – (2), представляющий собой комбинированное обозначение.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые»;

- «» по свидетельству №718109 с приоритетом 08.12.2018 – (3), представляющий собой комбинированное обозначение. Товарный знак выполнен в следующем цветом сочетании: красный, бежевый.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков», и товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

- «» по свидетельству №569528 с приоритетом 23.06.2014 – (4), представляющий собой комбинированное обозначение. Товарный знак выполнен в следующем цветом сочетании: желтый, синий, темно-синий, голубой, коричневый.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)»;

- «» по свидетельству № 396024 с приоритетом от 08.07.2008 – (5), представляющий собой словесное обозначение.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; соки овощные; сусла; экстракты хмелевые для изготовления пива», товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные; содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы на имя одного лица компании БиЭкс ХОЛДИНГ ЛТД, Никосия, Кипр, и представляют собой серию товарных знаков.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ заявленного обозначения «» и противопоставленных товарных знаков (1, 4, 5) показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки «» – (1); «» – (4); «» – (5) объединенные общим элементом «MONTE CHOCO», который лежит в основе данных товарных знаков.

Заявленное обозначение в качестве индивидуализирующего элемента включает словесный элемент «GRAND CHOCO».

Сходство сравниваемых словесных элементов «GRAND CHOCO» и «MONTE CHOCO» обусловлено тем, что они включают тождественный фонетически и семантически и сходный визуально словесный элемент «CHOCO».

При этом коллегия учитывала, что в заявленном обозначении исходя из особенностей графического исполнения словесных элементов «GRAND CHOCO» (слова расположены на разном контрастном цветовом поле), воспринимаются как два самостоятельных элемента. Кроме того, сочетание указанных выше слов в силу их смыслового значения не формирует какой-либо новой оригинальной семантики, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов, как, например, в словосочетании Cherchez la femme (Шерше ля фам) – французское выражение, которое буквально означает «ищите женщину», вместе с тем, несет другой смысл «виновницей всякого события является женщина).

Довод заявителя о восприятии обозначения «GRAND CHOCO» как словосочетания не содержит фактического подтверждения, что до даты подачи заявки именно в этом смысловом значении потребитель воспринимал данное обозначение.

Кроме того, коллегия отмечает, что в отношении товаров 33 класса МКТУ словесный элемент «GRAND», в силу частого использования различными производителями, имеет слабую различительную способность (например, зарегистрированные товарные знаки: «» по свидетельству № 829636;

«» по свидетельству №815770;; по свидетельству № 800838; «» по свидетельству № 805633 по свидетельству № 723686; по свидетельству № 722256 и другие).

Сходство заявленного обозначения «» и противопоставленных товарных знаков «» – (1); «» – (2) и «» – (3), обусловлено тем, что они содержат сходный изобразительный элемент в виде геральдического щита.

При определении сходства изобразительных обозначений коллегия учитывала, что наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые, как правило, сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти. Поэтому, если первым впечатлением от сравниваемых обозначений является сходство, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений следует руководствоваться первым впечатлением.

В рассматриваемом случае сходство изобразительных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 3) обусловлено общим зрительным впечатлением и композиционным построением, а именно традиционной внешней формой щита, имеющей заостренное основание, правый и левый углы в верхней части щита, наличие монограммы в центра щита, расположением в верхней части щита стилизованного изображения короны, наличием симметрии, обрамлением щита растительным узором.

Сходство изобразительных элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) обусловлено общим зрительным впечатлением и композиционным построением, которое заключается одинаковым расположением в центре композиции элемента овальной формы (щит / бочка), содержащего монограмму из двух букв, сходных по начертанию; животных, в виде стилизованного изображения львов, расположенных справа и слева, стоящих на задних лапах с раскрытой пастью и передними лапами держащими щит / бочку; расположением в верхней части стилизованного изображения короны.

С учетом изложенного выше заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-5) признаются коллегией сходными.

Сравнение товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне рассматриваемой заявки, и товаров 32, 33 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-5), с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары идентичны, либо относятся к одной родовой группе товаров (алкогольные напитки), имеют одно назначение, один круг потребителей и одинаковые условия сбыта.

В возражении заявитель не оспаривает однородность товаров.

При определении сходства коллегия также учитывала, что, противопоставленные товарные знаки (1-5), как было указано выше, представляют собой серию знаков, зарегистрированных на имя одной компании; заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-5) предназначены для маркировки товаров широко потребления, в связи с чем высока опасность смешения.

Кроме того, коллегия отмечает, что материалы заявки содержат обращение правообладателя противопоставленных товарных знаков, поступившее в Роспатент 22.04.2022, в котором он выражает обеспокоенность в отношении возможной регистрации товарного знака рассматриваемой заявке на имя заявителя, поскольку полагает, что сравниваемые обозначения являются сходными.

В обращении также указано, что товары правообладателем, маркируемые товарными знаками (1-5) производятся с 2012 года, в связи с чем в настоящее время широко известны на российском рынке.

Довод заявителя о производстве им продукции под заявленным обозначением принят к сведению, однако не может повлиять на выводы коллегии о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, указанных выше. Кроме того, производство продукции начато с 01.01.2021, то есть незадолго до даты (11.08.2021) подачи рассматриваемой заявки.

Что касается приведенных в возражении примеров регистрации товарных знаков в виде изображения геральдики, то следует отметить что, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Каждый знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия не имеет оснований для опровержения доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.03.2023, оставить в силе решение Роспатента от 29.11.2022.