Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2019701794 с приоритетом от 21.01.2019 зарегистрирован 27.01.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №743892 в отношении товаров 29 класса МКТУ на имя Молчановой Ксении Васильевны, 214013, г. Смоленск, ул. Кирова, 15, 124 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 27.01.2020 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №3 за 2020 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №743892 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ предоставлена в нарушение пунктов 3, 8, 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров 29 класса МКТУ, а также сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также сходен до степени смешения объектов авторского права, которое принадлежит лицу, подавшему возражение.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, заключается в том, что это лицо использует обозначение «Фермерское подворье» с 2017 года в качестве средства индивидуализации товаров и фирменного наименования, обладает исключительным авторским правом на сходное обозначение, а также подало на регистрацию сходное до степени смешение обозначение по заявке №2020712318;

- согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» было зарегистрировано в качестве юридического лица до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно 12.12.2017, в отношении следующих видов деятельности: производство колбасных изделий; производство мяса в охлажденном виде; производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде; производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде; производства мяса птицы в охлажденном виде; производство мяса птицы в замороженном виде; производство жиров домашней птицы; производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу; производство соленого, вареного, запеченого, копченого, валеного и прочего мяса; производство мясных (мясосодержащих) консервов; производство мясных (мяосодержащих) полуфабрикатов; производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий; производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов; производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов; непригодных для употребления в пищу; представление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов; торговля оптовая мясом и мясными продуктами, при этом ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» активно использовало обозначение «Фермерское подворье» для индивидуализации своей деятельности согласно представленным договорам поставки продукции и договорам на изготовление упаковок;

- на дату подачи заявки №2019701794 на регистрацию оспариваемого товарного знака потребители ассоциировали спорное обозначение с ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЬЕ», следовательно, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя;

- в соответствии с договором авторского заказа от 22.12.2017 Новиковым Дмитрием Владимировичем был создан объект авторского права - дизайнерское решение «», исключительное право на которое передано ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ», при этом своего разрешения на использование и регистрацию оспариваемого товарного знака, полностью скопированного с указанного дизайнерского решения, ИП Молчановой К.В. не предоставлялось.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №743892 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие документы (копии):

- Договор авторского заказа от 22.12.2017, заключенный ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» с Новиковым Д.В. с техническим заданием и актами приема-передачи денежных средств и актом приема-передачи произведения копия [1];

- Аффидевит от 29.02.2020 [2];

- Уведомление о приеме и регистрации заявки №2020712318 [3];

- Договор на производство и поставку партий этикеток, упаковочного материала с нанесением печати и без печати, фотополимерных пластин №143-18 от 30.01.2018, заключенный ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» с ООО Флексография «ИскраУпак» со спецификациями [4];

- Договор поставки товаров №01/01/2020 НИВ, заключенный 01.01.2020 ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» с ИП Наумовой И.В. [5];

- Договор поставки товаров, заключенный 10.02.2020 ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» с ИП Захаркиной Н.А. [6];

- Договор поставки товаров №01/01/2020 СТВ, заключенный 01.01.2020 ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» с ИП Сиваевой Т.В. [7];

- Договор поставки товаров №02/02/2020 ТТН, заключенный 02.02.2020 ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» с ИП Троян Т.Н. [8];

- Договор поставки товаров, заключенный 12.12.2020 ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» с ИП Спиридович И.А. [9];

- Договор поставки товаров №22/03/2020 САС, заключенный 22.03.2020 ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» с ИП Смирновым А.С. [10];

- Договор поставки товаров №21/02/2018-30, заключенный 21.02.2018 ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» с ИП Ивановой Л.Н. [11];

- Договор поставки товаров №20/02/2018-30, заключенный 20.02.2018 ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» с ИП Рябова Л.П. [12];

- Договор поставки товаров №20/02/18-8, заключенный 20.02.2018 ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» с ИП Сиваев Н.М. [13];

- Договор поставки товаров №27/02/2018, заключенный 27.02.2018 ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» с ИП Петросяном А.Г. [14];

- Договор поставки товаров №15/10/2018, заключенный 15.10.2018 ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» с ИП Орлов А.И. [15];

- Договор поставки товаров №23/10/2019-1, заключенный 23.10.2019 ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» с ООО «Торговая компания Продуктив» [16];

- Договор поставки товаров №21/08/2018, заключенный 21.08.2018 ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» с ИП Лаптевым В.И. [17];

- Договор поставки товаров №01/01/2018, заключенный 01.01.2018 ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» с ИП Романенко С.В. [18];

- Договор поставки товаров №07/08/2018, заключенный 07.08.2018 ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» с ИП Смирновой Е.И. [19];

- Договор поставки флексопечатной продукции №459-02 от 06.12.2017, заключенный ИП Алексаняном А.Р. с ООО «Типография «Флексоград» с приложениями к нему [20];

- Договор поставки товаров №16/03/2020 ПНЮ, заключенный 16.03.2020 ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» с ИП Пушкаревой Н.Ю. [21];

- Договор поставки товаров №2, заключенный 01.01.2020 ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» с ООО «КДМ» [22];

- Договор поставки товаров №25/02/2018-12, заключенный 25.02.2018 ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» с ООО «Терве» [23];

- Договор поставки товаров от 2019 года, заключенный ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» с ИП Макеевой Е.Ф. [24];

- Договор поставки товаров от 2020 года, заключенный ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» с ИП Щелчковой И.Г. [25].

Правообладатель оспариваемого товарного знака был в установленном порядке извещен о поступившем возражении уведомлением о принятии возражения к рассмотрению от 31.08.2020, которое было получено правообладателем 28.09.2020 (почтовый идентификатор №12599349547390), однако свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал, вследствие чего возражение было рассмотрено в его отсутствие.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (21.01.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству №743892 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Исходя из положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующие произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №743892 с приоритетом от 21.01.2019 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «Фермерское Подворье», выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак по свидетельству №743892 в отношении товаров 29 класса МКТУ «изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; мясо; мясо консервированное; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; субпродукты».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №743892 и фирменное наименование ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ». В возражении также отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, которое в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, использовалось лицом, подавшим возражение, в гражданском обороте для индивидуализации мясной продукции. Кроме того, в возражении указывается на нарушение принадлежащего ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» авторского права на обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание наличие спора о столкновении прав на средства индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №743892.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №743892 произведена в нарушение авторских прав лица, подавшего возражение, на словесно-графическую композицию, включающую изобразительные и словесные элементы оспариваемого товарного знака «», необходимо отметить следующее.

В соответствии с материалами дела [1] до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно 22.12.2017, ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» был заключен договор с Новиковым Д.В., предметом которого являлась разработка логотипа.

Согласно акту выполненных работ от 27.12.2017 Новиковым Д.В. были разработаны три варианта логотипа (в том числе обозначение «»), исключительное право собственности на которые в соответствии с пунктом 1.4 договора [1] перешли к ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ».

Созданное произведение искусства (дизайна) «» и оспариваемый товарный знак «» характеризуются высокой степенью сходства за счет тождества основных элементов (фрагментов), входящих в их состав – корзины с продуктами, стилизованной ленты со словесным элементом «Фермерское Подворье» в оригинальном шрифтовом исполнении, лаврового венка, расположенных на фоне овала.

При этом необходимо отметить, что наличие у ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» авторских прав на произведение искусства, фрагменты которого входят в состав оспариваемого товарного знака, правообладателем этого товарного знака не оспаривается.

Правовая норма пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса не допускает регистрацию обозначения в качестве товарного знака, которое тождественно или сходно до степени смешения с произведением искусства или его фрагментом без согласия обладателя авторского права.

В деле заявки №2019701794 отсутствует согласие ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, ввиду наличия в оспариваемом товарном знаке оригинальных фрагментов объекта, охраняемого авторским правом, без согласия его правообладателя – лица, подавшего возражение, коллегия пришла к выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №743892 была произведена с нарушением положений пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его отдельными элементами);

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и включает в свой состав доминирующий словесный элемент «Фермерское Подворье», на котором акцентируется внимание потребителя в первую очередь. Доминирующий словесный элемент «Фермерское Подворье» оспариваемого товарного знака тождественен отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Согласно сведениям Государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) право на фирменное наименование возникло у ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» с 12.12.2017, а значит, до даты приоритета (21.01.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству №743892.

При этом представленные документы [4] – [19], [21] – [25] свидетельствуют о том, что деятельность ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» связана с производством мясной продукции, в частности, колбасных изделий, которые однородны товарам 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №743892. При этом из договоров [11] – [15], [17] – [19], [23] усматривается, что указанная деятельность осуществлялась до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

В свою очередь анализ материалов возражения на предмет соответствия товарного знака по свидетельству №743892 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 показал следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности товаров, сопровождаемых оспариваемым знаком, лицу, подавшему возражение.

Исходя из имеющихся в деле документов, продукция ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» действительно была представлена в гражданском обороте на территории Российской Федерации под обозначением «» до даты приоритета (21.01.2019) оспариваемого товарного знака, а именно, в 2018 году, что подтверждается соответствующими договорами поставки [11] – [15], [17] – [19], [23].

Однако лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих тот факт, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака продвижение мясной продукции ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» под обозначением «» осуществлялось в таких объемах, что привело к узнаваемости этого обозначения и его устойчивой ассоциативной связи именно с лицом, подавшим возражение. Каких-либо социологических исследований, из которых бы усматривалось мнение потребителей на этот счет, материалы возражения также не содержат.

Иными словами, лицом, подавшим возражение, не доказано, что в результате его деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака спорное обозначение «» порождало в сознании потребителей представление об определенном изготовителе товаров, а именно, о лице, подавшем возражение.

С учетом сказанного, коллегия не располагает доказательствами несоответствия оспариваемой регистрации положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Следует указать, что по результатам рассмотрения поступившего возражения поступило особое мнение представителя лица, подавшего возражение, к которому приложены следующие документы (в копиях):

- акт обследования ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» на наличие условий для соблюдения ветеринарно-санитарных требований на производстве, хранении и реализации мясной и мясосодержащей продукции от 14.12.2017;

- декларации о соответствии продукции от 2018 г.

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения.

Фактически поступившее обращение включает новые материалы, свидетельствующие о деятельности ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ПОДВОРЪЕ» в качестве производителя мясной продукции, т.е. эти документы касаются использования лицом, подавшим возражение, своего фирменного наименования до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №743892 в рамках требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем данные материалы не содержат сведений о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 29 класса МКТУ, следовательно, не опровергают вышеприведенные доводы коллегии об отсутствии оснований для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №743892 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, все обстоятельства дела в совокупности позволяют прийти к выводу об обоснованности доводов поступившего возражения только в части несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №743892 требованиям пунктов 8 и 9 (1) статьи 1483 Кодекса, что является основанием для признания предоставления правовой охраны этому товарному знаку недействительным в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 11.06.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №743892 недействительным полностью.