Словесный оспариваемый товарный знак «БИРЧИКИ» по заявке №2016742043 с приоритетом от 09.11.2016 зарегистрирован 17.10.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №632988 в отношении товаров 29 класса МКТУ, на имя ООО «Дымовское колбасное производство», Москва (далее - правообладатель).
В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.03.2018, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.
Доводы возражения сводятся к следующему:
- оспариваемый товарный знак по свидетельству №632988 сходен до степени смешения с товарным знаком «ПИВЧИКИ» по свидетельству №291221, принадлежащим лицу, подавшему возражение;
- фонетически сравниваемые словесные элементы являются сходными, поскольку состоят из трех слогов, семи букв и звуков, ударение падает на первый слог, содержат тождественный состав гласных звуков и близкий состав согласных звуков, при тождестве звучания конечных частей обозначений, начальные элементы «БИР» и «ПИВ» имеют незначительные отличия, так как первые буквы «Б» и «П» являются фонетической парой и имеют схожее звучание;
- указанные выводы подтверждаются результатами опроса ВЦИОМ, в котором 81% опрошенных считают сопоставляемые обозначения схожими или скорее схожими между собой по звучанию и результатами опроса РАН, где 73% респондентов считают, что обозначения сходны по звуковому признаку сходства;
- сопоставляемые обозначения визуально сходны, так как выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, содержат близкий буквенный состав и маркируются аналогичными по внешнему виду товарами;
- согласно результатам опроса ВЦИОМ 69% респондентов свидетельствуют о наличии визуального сходства между обозначениями, по результатам опроса РАН 64% опрошенных подтвердили наличие сходства по внешнему виду;
- семантическое сходство сравниваемых обозначений основано на том, что элемент «БИР» оспариваемого товарного знака является транслитерацией английского слова «BEER» (пиво), а элемент «ПИВ» противопоставленного товарного знака является производным от слова «пиво», следовательно, слова имеют одинаковый корень;
- уменьшительно-ласкательные суффиксы «ЧИК» не несут дополнительной смысловой нагрузки, а лишь призваны образовать диминутив и за счет этого продемонстрировать, что мясные изделия представляют собой небольшие колбаски;
- ассоциация товарного знака «Пивчики» с пивом отражена в решении Роспатента от 07.12.2015 по заявке №2010736801;
- английское слово «BEER» (БИР) широко распространено в Российской Федерации и известно рядовому потребителю, о чем свидетельствуют наименования пивных ресторанов (например, «Бирхофф», «Бирхаус», «Биргартен») и регистрации товарных знаков (например, «ТЭДДИ БИР», «БИРГАРНИР», «Бирбарх», «БИРЛАНДИЯ» и т.д.), правовая охрана которым предоставлена на товар «пиво», различные заведения общественного питания, развлекательные учреждения;
- согласно исследованиям РАН абсолютное большинство респондентов считают, что тестируемые обозначения семантически связаны друг с другом или одинаковы по смыслу, или одно из них является переводом другого с иностранного языка, 66% респондентов ВЦИОМ признали сравниваемые обозначения близкими по смыслу;
- сведения из сети Интернет подтверждают, что слово «ПИВЧИК» и слово «БИР», входящее в состав оспариваемого обозначения «БИРЧИКИ», относятся к пиву;
- Арбитражный суд Самарской области утвердил мировое соглашение по делу №А55-22445/2015, согласно которому ООО «Золушка металлист» добровольно прекращает выпуск товара под обозначением «БИРЧИКИ», сходного до степени смешения с товарным знаком «ПИВЧИКИ»;
- таким образом, сравниваемые обозначения сходны по семантическому критерию, а потребители могут воспринять продукцию «БИРЧИКИ» как продолжение линейки закусок к пиву «ПИВЧИКИ», изготовленной лицом, подавшим возражение;
- лицо, подавшее возражение, выпускает линейку мясных снеков, позиционируемых как закуска к пиву, маркированную обозначением «Пивчики» более 10 лет в больших промышленных масштабах по всей территории Российской Федерации, что подтверждается приложенными к возражению материалами;
- вышеуказанная продукция широко рекламируется, пользуется популярностью среди потребителей и ассоциируется исключительно с ЗАО «Микояновский мясокомбинат», то есть с лицом, подавшим возражение;
- товарный знак «ПИВЧИКИ» стал объектом злоупотреблений со стороны конкурентов – производителей мясных товаров, рыбных закусок к пиву, кулинарии, в связи с чем лицо, подавшее возражение, неоднократно обращалось в суд за защитой своих интеллектуальных прав;
- в пользу лица, подавшего возражение, было вынесено решение Роспатента о признании товарного знака «ИКОРНЫЕ ПИВЧИКИ» по свидетельству №443857 недействительным в связи с установленным сходством с товарным знаком «ПИВЧИКИ» по свидетельству №291221;
- опрос ВЦИОМ показал, что 44% респондентов знакомо обозначение «ПИВЧИКИ», а исследование РАН подтвердило, что 61% опрошенных ассоциирует обозначение «ПИВЧИКИ» с продукцией ЗАО «Микояновский мясокомбинат»;
- на основании изложенного мясная гастрономия и пивные закуски под обозначением «ПИВЧИКИ» приобрели различительную способность в отношении лица, подавшего возражение;
- товары 29 класса МКТУ оспариваемой регистрации и товары 29 класса МКТУ «мясо, изделия из мяса, изделия колбасные, колбаса кровяная, сардельки, сосиски» противопоставленного товарного знака являются однородными;
- на основании технической документации товары, выпускаемые под сравниваемыми обозначениями, относятся к одному виду мясной продукции – «сырокопченая колбаса», изготовлены из одинакового материала, имеют очень схожий внешний вид (небольшие колбаски коричневого цвета), позиционируются как закуска к пиву.
На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №632988 недействительным полностью.
К возражению приложены следующие материалы:
- информация о товарных знаках по свидетельствам №№632988, 291221 (1);
- отчет по результатам исследования Фонда «ВЦИОМ», массив анкет без персональных данных респондентов (2);
- заключение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук №68-2018 от 26.02.2018 с пояснительной запиской к CD-диску с контрольными аудиозаписями, протоколом осмотра письменного доказательства с пояснительной запиской к протоколу осмотра (3);
- сведения из Государственного реестра товарных знаков Российской Федерации о товарных знаках, содержащих элемент «БИР» (4);
- информация с веб-сайтов пивных ресторанов с наименованием, включающим слово «Beer» (БИР) (5);
- информация о значении слов «ПИВЧИК» и «БИР» с веб-сайта словаря молодежного слэнга (6);
- отзыв о товаре «БИРЧИКИ» с веб-сайта (7);
- Определение Арбитражного суда Самарской области об утверждении мирового соглашения по делу №А55-22445/2015 от 20.11.2015 (8);
- образцы этикеток и упаковок товара «Пивчики» (9);
- Технические условия, сертификаты, декларации о соответствии, подтверждающие выпуск товара под обозначением «Пивчики» с 2004 года (10);
- фотографии и образцы рекламной продукции «Пивчики», плакат, открывалка для бутылок, подставка для пивного стакана (11);
- фото и образцы рекламных реконструкций продукции «Пивчики»: шоу-бокс и стрип-лента (12);
- оборотные ведомости за период с 2005 по 2017 гг., подтверждающие продажу продукции «Пивчики» (13);
- письма-благодарности покупателей, подтверждающие известность продукции «Пивчики» (14);
- результаты поиска по запросу «Пивчики Микоян» в системе поиска «Яндекс» (15);
- отзывы потребителей с сайта http://otzovik.com4 о качестве продукции «Пивчики» (16);
- копии решений судов (17);
- заключение Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ИКОРНЫЕ ПИВЧИКИ» по свидетельству №443857 (18);
- сведения из сети Интернет (19).
Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:
- в процессе проведения экспертизы заявленного обозначения «БИРЧИКИ» по заявке №2016742043 не были противопоставлены какие-либо заявленные на регистрацию обозначения или зарегистрированные товарные знаки, в том числе и знак «ПИВЧИКИ» по свидетельству № 291221;
- фонетика сравниваемых обозначений различна, так как отличается первый слог [БИР] и [ПИВ] в словах «БИРЧИКИ» и «ПИВЧИКИ», в слоге [БИР] два звонких согласных звука «Б» и «Р», а в слоге [ПИВ] - только один [В], первый и последний звуки слогов не совпадают;
- различны также и первые слоги в сопоставляемых обозначениях, на которые акцентируется основное внимание потребителя при произношении;
- согласно отчету Аналитического центра Юрия Левады подавляющее большинство потребителей (78%) ответили, что не смогли бы перепутать по звучанию сопоставляемые обозначения;
- сравниваемые словесные обозначения не имеют словарных значений, являются фантазийными, но при этом вызывают разные ассоциативные представления;
- словесный элемент «БИРЧИКИ» ассоциируется с созвучным словом «бирка», «бирочки», используется на небольших колбасках, в связи с чем ассоциации вполне оправданы, так как бирки, этикетки, ярлычки – это нечто маленькое, привлекательное, сопровождающее товар;
- 50% опрошенных слово «БИРЧИКИ» связывают с бирками, этикетками, ценниками, брелоками, 10% респондентов относит данное слово к различным продуктам питания: блинчики, перчики, сырники, 12% потребителей ассоциируют с широким кругом предметов, вещей; 11% респондентов указали на различные мясные продукты: колбаски, сосиски, котлеты, фрикадельки, биточки и только 9% респондентов ассоциируют его со словом «БИРЧИКИ»;
- подавляющее большинство потребителей (80%) ответили, что не смогли бы перепутать по смыслу сопоставляемые обозначения;
- довод лица, подавшего возражение, о том, что элемент «БИР» является транслитерацией английского слова «BEER» (пиво), нельзя признать состоятельным, поскольку оно транслитерируется как «БИИР», значение слова «BEER» не всем известно, слово «БИРЧИКИ» визуально никак не разделено в силу чего рассматривается как единое слово;
- часть «БИР» транслитерируется как «BIR» и имеет перевод на русский язык с нескольких иностранных языков, например, с турецкого, азербайджанского, крымскотатарского и туркменского языков переводится как «один»; с албанского языка на русский язык - «сын»;
- визуальные отличия сравниваемых знаков обусловлены разницей в буквах, образующих первый слог «БИР» и «ПИВ» соответственно;
- по данным социологического исследования подавляющее большинство потребителей (77%) не смогли бы перепутать по внешнему виду обозначение «ПИВЧИКИ» с обозначением «БИРЧИКИ»;
- различия сравниваемых обозначений по всем трем критериям сходства позволяет сделать вывод об отсутствии ассоциирования обозначений друг с другом и их сходства до степени смешения в целом;
- далеко не всегда словесный элемент «ПИВ» входит в состав товарных знаков, предназначенных для маркировки пивной продукции или служащих для индивидуализации ресторанов (например, товарный знак «ПивАм» по свидетельству №413279 зарегистрирован в отношении товаров 01, 05, 35 классов МКТУ);
- представленное лицом, подавшим возражение, мировое соглашение по делу №А55-22445/2015, судебные решения и заключение Палаты по патентным спорам, не относятся к настоящему спору, и не могут быть приняты во внимание;
- правообладатель активно продвигает на рынке колбаски «БИРЧИКИ», благодаря чему они стали известны и узнаваемы как продукт компании «Дымов»;
- выпуск продукции «колбаски Бирчики острые» производится на основании представленной в материалы дела соответствующей документации, колбаски «БИРЧИКИ» поставляются в крупные сетевые магазины и супермаркеты, реализуются через торговые площадки в сети Интернет, информация о продукте «БИРЧИКИ» представлена на сайте правообладателя http://dymov.com и в каталогах;
- правообладателем представлены сведения об объемах продаж, согласно которым в 2018 году отмечается рост продаж колбасок «БИРЧИКИ»;
- продукция правообладателя выпускается под зонтичным брендом «Дымов», воспроизводящим коммерческое обозначение компании «Дымов», что исключает её смешение с аналогичной продукцией конкурентов;
- на имя ООО «Дымовское колбасное производство» зарегистрирована серия товарных знаков со словесными элементами «ДЫМОВ, «DYMOV», «ДЫМОФФ», «DYMOFF»;
- колбаски «БИРЧИКИ» присутствуют на рынке с января 2017 года и до настоящего времени не было случаев их смешения потребителями с колбасками «ПИВЧИКИ», маркированными зонтичным брендом «МИКОЯН»;
- 57% опрошенных ассоциируют обозначение «ПИВЧИКИ» с продукцией, выпускаемой ЗАО «Микояновский мясокомбинат», 84% респондентов считают, что не могли бы перепутать и по ошибке купить продукт с товарным знаком «БИРЧИКИ» вместо продукта с товарным знаком «ПИВЧИКИ», 80% опрошенных относят сравниваемые обозначения к разным производителям;
- представленные лицом, подавшим возражение, социологические опросы имеют ряд существенных недостатков (например, смещения выборки, отсутствие репрезентативности, намеренное искажение данных и т.д.).
На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №632988.
Правообладателем представлены следующие документы:
- отчёт аналитического центра Юрия Левады по исследованию о восприятии потребителями товарных знаков «БИРЧИКИ» и «ПИВЧИКИ», наличии/отсутствии их сходства до степени смешения, возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя продукции, маркированной товарными знаками «ПИВЧИКИ» и «БИРЧИКИ» (20);
- распечатки с сайтов https://dic.academic.ru, https://www.transliter.ru, «Яндекс», «bing», «google», «mail», https://translate.yandex.ru (21);
- страницы Технических условий и изменения к ним (22);
- декларация о соответствии Таможенного союза, декларация Евразийского экономического союза, приложение № 1 (23);
- распечатки с сайтов: https://www.ozon.ru, «bristol.ru», «click-food.ru», «Palitrapk.ru», www.palitrapk.ru, http://dymov.com (24);
- договор поставки № БП-39/16 от 28.10.2016, приложения №1 от 07.12.2016 (спецификация к договору); счёт-фактура № Р0043700 от 03.04.2018; транспортная накладная № УПД Р0043700 (25);
- справка о продажах продукции под обозначением «Бирчики» (26);
- каталог продукции (27).
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.
С учетом даты (09.11.2016) приоритета товарного знака по свидетельству №632988 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:
1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Оспариваемый товарный знак по свидетельству №632988 представляет собой словесное обозначение «БИРЧИКИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.
Противопоставленный товарный знак по свидетельству №291221 представляет собой словесное обозначение «ПИВЧИКИ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.
Сопоставительный анализ товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых знаков, показал следующее.
Оспариваемые товары 29 класса МКТУ «мясо, в том числе: готовые мясные снэки, мясные чипсы (солёные, копчёные, вяленые ломтики, палочки, шарики из мяса; мясные батончики; изделия колбасные; колбаса кровяная; сардельки; сосиски; сосиски в сухарях; шпикачки (короткие сардельки с вкраплениями шпика)» и товары 29 класса МКТУ «изделия колбасные; колбаса кровяная; мясо и изделия из мяса, в том числе деликатесы из мяса; продукты мясной переработки; мясо и изделия из мяса, подвергнутые тепловой обработке и замороженные; мясо консервированное; мясо сублимированное; свинина; солонина; сосиски; сардельки» противопоставленного товарного знака, являются однородными, поскольку относятся к родовым понятиям «мясо и мясные продукты, изделия колбасные», следовательно, имеют одинаковый состав, назначение, способы приготовления, единые условия и каналы реализации (магазины, супермакеты), относятся к товарам широкого потребления, краткосрочного использования и средней ценовой категории, являются взаимодополняемыми.
Следует указать, что однородность товаров правообладателем не оспаривается.
Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал следующее.
По смысловому признаку сходства оценить словесные элементы «БИРЧИКИ» и «ПИВЧИКИ» сравниваемых знаков не представляется возможным, поскольку согласно общедоступным словарно-справочным источникам сравниваемые товарные знаки не имеют смыслового значения.
Довод лица, подавшего возражение, о том, что часть «БИР» оспариваемого товарного знака является транслитерацией английского слова «BEER», которое в переводе на русский язык означает «пиво», является необоснованным, поскольку словесный элемент «БИРЧИКИ» представляет собой единое фантазийное слово, в котором элемент «БИР» никак не выделен (например, цветом, шрифтом), ничем не разделен (например, пробелом, дефисом), выполнен слитно с другой частью обозначения «-ЧИКИ».
Мнение правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что словесный элемент «БИРЧИКИ» ассоциируется с созвучным словом «бирка», «бирочки», является неубедительным, так как для понимания его семантического значения среднему российскому потребителю понадобятся дополнительные домысливания и рассуждения.
С точки зрения визуального признака, сравниваемые товарные знаки «БИРЧИКИ» и «ПИВЧИКИ» являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами одного алфавита (русского), в связи с чем роль визуального критерия не может быть признана определяющей при установлении сходства сравниваемых обозначений.
Таким образом, основным признаком, позволяющим сделать вывод о наличии или отсутствии сходства сравниваемых знаков является звуковой критерий сходства.
Анализ фонетического сходства сравниваемых обозначений показал следующее.
Словесные элементы «БИРЧИКИ» и «ПИВЧИКИ» имеют одинаковую длину, одинаковое количество слогов, одинаковое расположение совпадающих гласных (И, И, И) и согласных букв (Ч, К). Вместе с тем, наблюдается отличия, исключающие их фонетическое сходство в целом. Так, в словах не совпадает первая часть обозначений [БИР-] и [ПИВ-], с которой начинается прочтение слов и на которой, в первую очередь концентрируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом. При этом в оспариваемом товарном знаке буквы [Б] и [Р] являются звонкими и прочитываются четко, в то время как в противопоставленном товарном знаке буквы [П] и [В] произносятся глухо и не четко. С учетом приведенных отличий звукоряд сравниваемых обозначений существенно отличается. Следует также отметить, что сравниваемые обозначения представляют собой короткие слова, в силу чего различие даже в одной букве может существенно повлиять на вывод об их несходстве.
Таким образом, указанные выше фонетические отличия приводят к выводу о фонетическом различии сравниваемых обозначений.
Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству №291221, не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, не являются сходными.
Что касается представленных сторонами возражения социологических опросов, то они содержат взаимоисключающие выводы, в связи с чем не могут быть положены в основу вывода о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.
Вместе с тем следует отметить, что в представленных с возражением исследованиях (2, 3) респондентов осознано и целенаправленно подводят к вопросу о сходстве обозначений «БИРЧИКИ» и «ПИВЧИКИ». Анализ анкет с вопросами, предложенными для ответов респондентам, показал, что имеющийся при проведении данного исследования порядок вопросов и их формулировки преднамеренно формировали мнение опрашиваемых потребителей, что привело к предсказуемости полученных на эти вопросы ответов. В частности, прежде чем респондентам были предложены для сравнения два знака «БИРЧИКИ» и «ПИВЧИКИ», были заданы вопросы, акцентирующие внимание на товар и его применение, например, в опросе (2) был поставлен вопрос: «Скажи, пожалуйста, на какие элементы упаковки колбасок к пиву Вы обращаете/обратили бы внимание в первую очередь?».
Кроме того, исследования по методу Интернет-опроса (3) содержат ряд недостатков, например, таких как: стихийность выборки, неоднократное участие в опросе, изменчивость социального пространства в Интернете и так далее.
Таким образом, результаты данных опросов не могут считаться объективными.