Регистрация указанного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.09.1999 за №180144 по заявке №98709672/50 с приоритетом от 26.06.1998 на имя Акционерного общества закрытого типа «Орими Трэйд», Санкт-Петербург в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай».

Впоследствии (12.06.2005) в наименование правообладателя были внесены изменения, а именно, организационно правовая форма юридического лица изменена на Закрытое акционерное общество «Орими Трэйд» (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.05.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №180144 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации (требования скорректированы согласно приложению №1 к протоколу от 15.11.2005).

Знак по данной регистрации представляет собой стилизованное изображение женского профиля, заключенное в овальную рамку, под которой расположен изобразительный элемент в виде цветка и словесный элемент «ПРИНЦЕССА ЯВА», выполненный в две строки буквами русского алфавита.

Правообладатель знака, в установленном порядке ознакомленный с поступившим заявлением, представил в Палату по патентным спорам отзыв от 27.04.2006, в котором выразил несогласие с изложенным в заявлении утверждением, сославшись на следующее:

- ЗАО «Орими Трэйд» зарегистрировано как юридическое лицо Комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга 12.10.1994 (реестровый №АОЛ-8138), новая редакция Устава зарегистрирована решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №66806 от 18.03.1997;

- ЗАО «Орими Трэйд» входит в группу компаний «Концерн ОРИМИ», в которую также входят ООО «Невские пороги» и ООО «Орими Трэйд»;

- с данными компаниями заключены лицензионные договоры на использование товарных знаков ЗАО «Орими Трэйд», зарегистрированные Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26.04.2005 и 29.04.2005;

- фасовка чайной продукции осуществляется ООО «Невские пороги», а непосредственное введение в хозяйственный оборот, включая продажу продукции, осуществляет ООО «Орими Трэйд»;

- на имя ООО «Орими Трэйд» выданы сертификаты соответствия, являющиеся обязательными при производстве и продаже продуктов питания на территории РФ;

- с момента регистрации лицензионных договоров и до даты подачи заявления от 27.05.2005, товарный знак использовался на упаковках чая, которые были введены в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации.

В подтверждение изложенных в отзыве доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- список дипломов, которыми удостоена марка чая «Принцесса Ява» компании «Орими Трэйд», на 1л. [1];

- диплом третьего международного конкурса чая Всемирного фестиваля чая и кофе, 2005, о награждении серебряной медалью чай «ПРИНЦЕССА ЯВА» ООО «Орими Трэйд» на 1л. [2];

- диплом 5-го юбилейного международного специализированного салона чая и кофе, подводимый Министерством сельского хозяйства РФ, Компанией М-ЭКСПО, Москва, 10-13 октября 2000 года, которым награждена фирма «Орими Трэйд» за чай «Принцесса Ява», сорт Медиум, на 1л. [3];

- диплом 5-го юбилейного международного специализированного салона чая и кофе, подводимый Министерством сельского хозяйства РФ, Компанией М-ЭКСПО, Москва, 10-13 октября 2000 года, которым награждена фирма «Орими Трэйд» за чай «Принцесса Ява», сорт Бест, занявший 2 место в номинации «зеленый китайский», на 1л. [4];

- диплом организационного комитета выставки Tea&Coffe’99, полученный фирмой «Орими Трэйд» за чай «Принцесса Ява» Премиум HGT с/1, который занял 2 место в номинации «зеленый китайский», на 1л. [5];

- диплом Союза дизайнеров России о награждении фирмы «ORIMI TRADE» за серию упаковок для чая, Москва, октябрь 2000 на 1л. [6];

- информация из сети Интернет (сайт www.orimitrade.ru), распечатанная 09.11.2005, которая касается обновлений в коллекции кофе «Жокей»; новинок продукции, маркируемой обозначением «Принцесса Ява»; участия компании «Орими Трэйд» в днях празднования Дня рождения города; наград, полученных в рамках участия в III Международном фестивале чая и кофе; конкурса чая, проводимого на «Егорьевских Игрищах», на 7л. [7];

- сертификат соответствия № POCC RU.АЯ61.B62584, сроком действия с 20.06.2003 по 25.09.2005 с приложением, на 3л. [8];

- сертификат соответствия № POCC IN. CH 01. A69258, на 1л. [9];

- уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о регистрации лицензионного договора, на 1л. [10];

- лицензионный договор №1/ЛТЗ об использовании товарных знаков от 10.11.2004, на 1л. [11];

- учредительные документы ЗАО «Орими Трэйд», на 4л. [12];

- справка о реализации торговых марок «Принцесса Гита», «Принцесса Канди», «Принцесса Ява» за апрель-май 2005 г., на 1л. [13];

- комплект документов на изготовление упаковки по заказу ООО «Невские пороги»: Договор № 1 от 08.01.2004 г. между ООО «Невские пороги» и ЗАО «Доброе утро» [14], дополнительное соглашение [15], спецификация № 35 [16], спецификация №33 [17], спецификация № 34 [18], оригинал макет по спецификации № 35 [19], товарная накладная № 72 от 10.05.2005 [20], товарная накладная № 19/73-2 от 04.05.2005 г. [21], счет-фактура 72 от 10 мая 2005 г. [22], платежное поручение 2176 от 19.05.2005 г. [23], на 18л.;

- комплект документов на изготовление упаковки по заказу ООО «Невские пороги»: Договор № 19 от 08.01.2004 г. между ООО «Невские пороги» и ЗАО «Санкт-Петербургская Образцовая типография» [24], дополнительное соглашение [25], спецификация № 73 [26], спецификация № 74 [27], товарная накладная № 19,74-1 от 16.05.2005 г, [28], счет фактура 1051 от 18 мая 2005 г. [29], платежное поручение 2214 от 20.05.2005 г. [30], счет-фактура от 06.05.2005 г. [31], платежное поручение 2073 от 14.05.2005 г,, оригинал макеты [32], на 24л.;

- комплект документов на реализацию чая между ООО «Невские пороги» и ООО «Орими Трэйд»: Договор № 19/НО от 29 апреля 2004 г., между ООО «Невские пороги» и ООО «Орими Трэйд» [33], отчет о состоявшейся отгрузке товара № 0-14/05 от 21.05.2005 г. [34], счет-фактура № 0-14/05 от 21.05.2005 г. [35], платежное поручение № 929 от 23.05.2005 г. [36], платежное поручение №927 от 23.05.2005 г. [37], платежное поручение № 933 от 24.05.2005 г. [38], на 19л.;

- комплект документов на поставку товара в розничную сеть Санкт-Петербурга: Договор поставки №С-36 от 31.01.2004 г., между ООО «Орими Трэйд» и ООО «Лента» [39], товарная накладная 120 от 12.05.2005 г. [40], счет-фактура 6444 от 12.05.2005 г, [41], платежное поручение 970 от 26.05.2005 г. [42] на 9л.;

- комплект документов на поставку товара в регионы: Договор поставки № 2/05 от 01.01.2005 г. между ООО «Торговая фирма Форвард» и ООО «Орими Трэйд» [43], дополнительное соглашение [44], накладная № 64 от 12.05.2005 г. [45], квитанция о приеме груза ЭЛ589555 [46], счет-фактура 6676 от 12.05.2005 г. [47], платежное поручение 877 от 30.05.2005 г. [48], платежное поручение от 06.06.2005 г. [49], на 11л.;

- упаковка китайского чая, маркированная комбинированным обозначением со словесным элементом «принцесса Ява» - с одной стороны и «princess JAVA» - c другой, 1 шт., дата изготовления 05/2005 ООО «Орими Трэйд» [50];

- каталог продукции «Принцесса НУРИ», «Принцесса ЯВА» ООО «Орими Трэйд», август 2004 [51].

С учетом даты (30.09.1999) регистрации товарного знака по свидетельству №180144 правовая база для рассмотрения заявления от 24.05.2005 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

Поскольку регистрация товарного знака по свидетельству №180144 произведена более пяти лет назад, лицо, подавшее заявление от 24.05.2005, исчерпало свое право на подачу заявления в пятилетний срок с даты регистрации, законодательно установленный для подачи такого рода заявлений. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам рассматривала использование знака в период времени, составляющий пять лет, предшествующий подачи заявления, а именно, с 27.05.2000 по 27.05.2005 включительно.

Исследуемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение профиля головы женщины, заключенное в рамку из двух линий в форме вертикально ориентированного овала, под которым помещено стилизованное изображение цветка. Внизу в две строки расположены слова «принцесса» и «ЯВА», выполненные буквами русского алфавита, стандартным и оригинальным шрифтом, соответственно. При этом размер шрифта букв слова «ЯВА» несколько больше размера шрифта, которым выполнен расположенный над ним словесный элемент «принцесса». Справа от композиции размещен знак предупредительной маркировки - буква «R», заключенная в окружность. Словесные и изобразительные элементы исполнены в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товара 30 класса МКТУ – чай.

За указанный период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №180144 являлось АОЗТ «ОРИМИ ТРЭЙД», впоследствии преобразованное в ЗАО «Орими Трэйд», о чем имеются сведения на титульном листе новой редакции Устава ЗАО «ОРИМИ ТРЭЙД», зарегистрированной в установленном порядке 28.06.2002 [12].

Анализ документов об использовании знака, представленных правообладателем, показал следующее.

Производство чайной продукции и ввод ее в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации правообладатель осуществлял посредством совместной деятельности с ООО «Невские пороги» и ООО «Орими Трэйд», с которыми им были заключены лицензионные договоры (неисключительные лицензии сроком на 5 лет, зарегистрированные в установленном порядке в Роспатенте 26.04.2005 за №35215 и 29.04.2005 за №35220, соответственно).

Так, по договору заказа [14] по поручению ООО «Невские пороги» ЗАО «Доброе утро» изготавливало упаковки для чая (крой коробок), которые согласно спецификации [17] и оригинал-макетам [19] содержали комбинированное обозначение, соответствующее товарному знаку по свидетельству №180144. Исполнение указанного Договора подтверждается товарной накладной [21]. Аналогичные отношения существовали между ООО «Невские пороги» и ЗАО «Санкт-Петербургская Образцовая Типография», что подтверждается договором заказа от 08.01.2004 [24], спецификацией к нему [26], счет-фактурой [31] и платежным поручением от 14.05.2005 №2073 [32].

В соответствии с отчетом о состоявшейся отгрузке товара [34], счет-фактурой от 21.05.2005 [35] и платежными поручениями [36-38], расфасованный ООО «Невские пороги» в упаковки по 50, 100, 200, 250 гр. чай «принцесса Ява» передавался для реализации ООО «Орими Трэйд». Взаимоотношения между компаниями регулируются Договором от 29.04.2005 [33].

Договора поставки от 31.01.2004, от 01.01.2005, товарные накладные, счета-фактуры, квитанции, платежные поручения [39-49] свидетельствуют о том, что ООО «Орими Трэйд», в свою очередь, осуществляло поставки пакованного чая оптовым покупателям – ООО «Лента» и ООО ТК «Форвард».

Также была представлена сводная справка [13], содержащая информацию о реализации ООО «Орими Трэйд» продукции, маркированной оспариваемым обозначением, за период апрель-май 2005 года. Кроме того, на имя этой компании для товара “чай кенийский черный гранулированный», фасованный по 100 г., 150 г., 250 г. торговой марки «принцесса Ява» был получен Сертификат соответствия [8], сроком действия до 25.09.2005, являющийся одним из обязательных товаросопроводительных документов.

Из приведенных выше сведений явствует, что отношения по производству чая «Принцесса Ява» и его реализации на территории Российской Федерации между правообладателем и ООО «Невские пороги» и ООО «Орими Трэйд» возникли до регистрации лицензионных договоров в Роспатенте (2004 год). Вместе с тем, они имели место и в период с 26.04.2005 по 27.05.2005, то есть после регистрации лицензионных договоров и до даты подачи заявления, что подтверждается счетами-фактурами и платежными поручениями за апрель-май 2005 года.

Таким образом, представленные правообладателем документы дают основания для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №180144 в хозяйственном обороте на территории Российской Федерации лицами, которым такое право было предоставлено на основе лицензионного договора.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 24.05.2005 и оставить в силе правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «принцесса ЯВА» по свидетельству №180144.