Оспариваемый словесный товарный знак «» по заявке №2010718394 с приоритетом от 07.06.2010 зарегистрирован 06.05.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №436583 в отношении товаров 05, 25, 28 и услуг 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Индивидуального предпринимателя Лукьянова Александра Сергеевича, Москва (далее – правообладатель).

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №436583, в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий», предоставлена в нарушение требований пункта 1 (1) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- правообладатель товарного знака № 436583 направил в адрес лица, подавшего возражение, претензию о прекращении незаконного использования товарного знака «FLEX GYM» и нарушении его прав в отношении услуги 41 класса МКТУ - организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий. Арбитражный суд Тверской области принял к производству исковое заявление правообладателя к ИП Чобитько А.В. о защите исключительных прав на товарный знак «ФЛЕКС ДЖИМ» «FLEX GYM» и взыскании компенсации (дело № А66-11416/2022), что свидетельствует о заинтересованности лица в подаче возражения;

- словесный элемент «FLEX GYM», входящий в состав оспариваемого знака, образован двумя лексическими единицами английского языка «Flex» и «Gym», которые имеют определенное значение в английском языке и в переводе на русский язык означают (источник: Большой англо-русский словарь 380 000 слов и словосочетаний с двусторонней транскрипцией / под ред. Карантирова С.И. – М.: Хит-книга, 2020 – 816 с.): Flex – гибкий шнур, сгибать, изгибать; Gym – гимнастический зал, гимнастика;

- слова «ФЛЕКС ДЖИМ» являются транслитерацией английских слов «FLEX GYM»;

- при наборе в сети Интернет в поисковой строке системы «Яндекс» словосочетания «Flex Gym» обнаружены различные спортивные тренажеры и услуги оздоровительных и фитнес-тренировок;

- на видео от 22.08.2009 показана фитнес-тренировка и услуги фитнес тренера с использованием обозначения «FLEX GYM»: https://www.youtube.com/watch?v=VcDw1Q7E6ew;

- на видео от 15.07.2010 показана тренировка с использованием обозначения «Flexgym»: https://www.youtube.com/watch?v=xolN0L2H28c;

- на видео от 19.11.2006 показано помещение с тренажёром для фитнес-тренировки с использованием обозначения «FLEX GYM»: https://www.youtube.com/watch?v=bW38-NnoNPU;

- на видео, от 03.05.2010 показана фитнес-тренировка в фитнес-зале с использованием обозначения «FLEX GYM»: https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12369937314308220504&text=Gymflex;

- лицо, подавшее возражение, указывает, что словесный элемент «ФЛЕКС ДЖИМ» «FLEX GYM» воспринимается потребителем в качестве характеристики услуг фитнес-залов, указывая на их вид и назначение - спорт, тренировки, услуги фитнес-залов, товары для спорта, спортивное питание, спортивные мероприятия, в общем во всем, что связано с организацией спортивного процесса, спортивных мероприятий.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №436583 недействительным частично, а именно: в отношении услуг 41 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

1. Копия решения о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 14.03.2011 года;

2. Копия искового заявления, уточненного искового заявления.

Правообладатель оспариваемого товарного знака был в установленном порядке уведомлен о поступившем возражении и представил свои доводы относительно охраноспособности оспариваемого товарного знака в отзыве от 29.11.2022, которые сводятся к следующему:

- грамматическая конструкция оспариваемого товарного знака по свидетельству №436583 способна восприниматься в следующих значениях: «гнуть гимнастический зал», «гибкая физкультура», «гибкий гимнастический зал», «гнуть гимнастику»;

- оспариваемый товарный знак носит фантазийный характер, поскольку для доказательств того, что он указывает на услуги «воспитание: обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» требуются дополнительные рассуждения через ассоциации о том, что слова, входящие в состав оспариваемого обозначения, имеют, скорее всего, отношение к спорту, и почему и как эти слова указывают именно на оспариваемые услуги;

- словосочетание «Flex gym» только в том случае могло бы быть признано вошедшим во всеобщее употребление для обозначения оспариваемых услуг, когда потребители и специалисты на протяжении длительного времени отождествляли бы данное словосочетание и конкретную услугу. То есть для каждого потребителя и специалиста было бы очевидным, что Flex gym - это услуги по воспитанию; обеспечению учебным процессом; развлечений; организации спортивных и культурно-просветительных мероприятий»;

- данное словосочетание отсутствует в словарях, что позволяет сделать вывод, что данное словосочетание не является вошедшим во всеобщее употребление, и оно может индивидуализировать услуги правообладателя;

- лицо, подавшее возражение, само указывает, что необходимо обратиться к словарям и энциклопедиям. Вместе с тем, в возражении не приведено каких-либо словарей, в которых встречается оспариваемый товарный знак, кроме Большого англо-русского словаря, где содержатся значения отдельных слов, входящих в товарный знак по свидетельству №436583, но не обозначение полностью;

- ни одно из представленных лицом, подавшим возражение, доказательств всеобщего употребления словосочетания «Flex gym» не относится напрямую к оспариваемым услугам. В большинстве доказательств словосочетание используется для тренажеров (https://www.youtube.com/watch?v=bW38-NnoNPU), (https://yandex.ru/video/preview/13501580791484635881), одежды (https://www.youtube.com/watch7v-VcDwlQ7E6ew), либо в развлекательных видеороликах, в которых не рекламируются и не предлагаются к продаже какие-либо товары/услуги, поэтому подобное использование нельзя признать использованием товарного знака по смыслу статьи 1484 Кодекса;

- представленные лицом, подавшим возражение, доказательства не подтверждают факта широкого использования оспариваемого товарного знака на протяжении длительного времени какими-либо третьими лицами, помимо правообладателя. В результатах выдачи поисковой системы «Яндекс» фигурируют исключительно услуги, связанные с правообладателем (напрямую или на основании предоставления права использования оспариваемого товарного знака третьим лицам). А количество просмотров представленных в качестве доказательства видеороликов ничтожно мало (максимальное количество просмотров - несколько сотен) для целей признания словосочетания «Flex gym» вошедшим во всеобщее употребление;

- часть видеороликов явным образом созданы лицами, не проживающими на территории Российской Федерации, и направлены на аудиторию иных государств;

- если бы оспариваемый товарный знак по свидетельству №436583 стал бы видовым понятием товара, то для каждого потребителя и специалиста было бы очевидным, что «Flex gym» - это «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий», а «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» - это только «Flex gym», что не соответствует действительности;

- правообладатель хочет обратить внимание коллегии, что решением Роспатента от 27.10.2022 было отказано в удовлетворении аналогичного возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку правообладателя «Flex Gym» по заявке №2017751525 правовая охрана товарного знака оставлена в силе.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству №436583.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы отзыва, правообладателем представлены копии следующих документов:

3. Скриншот с сайта dic.academic.ru;

4. Скриншот с результатами выдачи поисковой системы Яндекс.

От лица, подавшего возражение, поступили дополнения 12.12.2022, которые сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, указывает, что словесный элемент «FLEX», входящий в состав спорного товарного знака, имеет определенное значение, а именно: псевдоним «Flex» (гибкий) выдающегося американского культуриста Flex Wheeler;

- согласно сведениям https://ru.wikipedia.org Флекс Уиллер (англ. Flex Wheeler; род. 23 августа 1965 года, Фресно, США) — выдающийся американский культурист, которому принадлежит рекорд по количеству побед на конкурсе Айронмен Про ( 1993, 1995, 1996 — 1998) и конкурсе Арнольд Классик ( 1993,1997,1998,2000). Став профессиональным культуристом взял себе псевдоним «Flex» (гибкий);

- в честь культуриста назван американский журнал о бодибилдинге, публикуемый корпорацией «American Media». «FLEX» или «Joe Weider’s FLEX», Журнал «FLEX», специализирующийся на «профессиональном бодибилдинге, который, наряду с другими журналами этого издательства, распространяется в России (https://ru.wikipedia.org/wiki/Flex_(журнал);

- лицом, подавшим возражение, приведены сведения, а именно ссылки из сети Интернет, о наличии товаров, в наименовании которых используется слово «Flex»: спортивное питание по название «Universal Nutrition Animal Flex», вибротренажер «LiveUp FLEX BAR», биологический активный комплекс «Inner Armour Joint Flex», тренажер шпагата «M-FLEX»;

- слово «Gym», как существительное, имеет следующее обозначение для носителей языка: тренажерный зал, спортивный зал и имеет прямую ассоциативную отсылку к занятию спортом. Соответственно такое же обозначение имеет и на русском языке, поскольку популяризация занятиями спортом осуществляется через спортивные клубы;

- лицо, подавшее возражение, также указывает, что зарегистрированы более 50 товарных знаков в отношении 41 класса МКТУ на территории РФ с использованием словесного элемента «Gym» при том данный словесный элемент выведен из под охраны, то есть является неохраняемым: товарные знаки по свидетельствам №№678282, 473865, 614165, 868821 и др.;

- согласно выписке из ЕГРЮЛ использование словосочетаний ФЛЕКС ДЖИМ в наименовании организаций, занимающихся «спортивной» тематикой, отмечено у НП «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ФЛЕКС ДЖИМ» (ОГРН: 1035513014569, дата присвоения ОГРН: 25.10.2003, ИНН: 5507066953), НП СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ФЛЕКС ДЖИМ» (ОГРН: 1035501004263, дата присвоения ОГРН: 19.02.2003, ИНН: 5501063360);

- данное обозначение для фитнес-клубов использовалось ранее (https://yandex.ru/video/preview/8526882383455826890?reqid=1663665896399523-7891861917479699239-sas2-0451-sas-l7-balancer-8080-BAL4841&sug-gest_reqid=234114362164680602058816802449947&text=+flex+gym+%D0%B5%D0% B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5; https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12369937314308220504&suggest_reqid=780718 788162685945430872975796988&text =+flex+gym+европе с датой 3.05 2010 г.);

- оспариваемый товарный знак, как на русском, так и на английском языке, не является фантазийным, а имеет четкое указание на характеризующий признак товаров и оказываемых услуг;

- словесные элементы «Flex» и «Gym» так и их сочетание «Flex Gym» являются общеупотребимыми в сфере спорта в течение длительного времени и выполняют главным образом информационную функцию, указывая потребителю на видовое наименование предприятия и область его деятельности.

В качестве подтверждения доводов возражения лицом, его подавшем, представлены копии лицензионного договора № 02/2013 от 30.08.2013 года; №01/2013 от 30.04.2013 года [5].

О поступивших дополнениях правообладатель был уведомлен надлежащим образом и на заседании коллегии, состоявшемся 14.12.2022, представил свою позицию, которая сводится к следующему:

- в целом обозначение «FLEX GYM» не вызывает каких-либо правдоподобных ассоциации и не может являться прямым указанием на вид оспариваемых услуг 41 класса МКТУ, в указании данных услуг обозначение «FLEX GYM» следует признать фантазийным;

- указание словесного элемента «FLEX» на периодических изданиях способно индивидуализировать именно обозначение «FLEX», а не «FLEX GYM» в отношении услуг издательства и таких товаров, как тематические журналы, а не оспариваемых услуг;

- в представленных доказательствах содержится лишь один из словесных элементов оспариваемого товарного знака - «FLEX», во всех остальных элементах обозначения отличаются. Следовательно, их вообще нельзя считать сходными и делать вывод об описательности оспариваемого знака;

- приведенная лицом, подавшим возражение, в своем дополнении ссылка на видеоролик с датой ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака не может служить доказательством всеобщего использования или описательности обозначения, поскольку не относится к территории Российской Федерации;

- доводы лица, подавшего возражение, о существовании юридических лиц, имеющих сходное название с оспариваемым товарным знаком, не могут являться доказательствами, поскольку: 1) ФНС России не проверяет наименования юридических лиц при регистрации на предмет схожести с зарегистрированными товарными знаками; 2) приведенные лицом, подавшим возражение, юридические лица на текущий момент ликвидированы.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (07.06.2010) оспариваемого товарного знака по свидетельству №436583 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельны буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый словесный товарный знак «» по свидетельству №436583 с приоритетом от 07.06.2010 выполнен заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Согласно сведениям поступившего возражения, лицо, подавшее возражение, использует обозначение «FLEX GYM» в своей коммерческой деятельности, что стало причиной направления правообладателем оспариваемого товарного знака в адрес лица, подавшего возражение, претензии. С учетом вышеизложенного и наличия судебного спора между сторонами данного дела, усматривается наличие заинтересованности ИП Чобитько Андрея Владимировича в подаче возражения, что правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем, по существу поступившего возражения основанием для подачи которого явилось несоответствие оспариваемого товарного знака по свидетельству №436583 требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.

В возражении содержится довод лица, подавшего возражение, о том что оспариваемое обозначение не обладает различительной способностью, поскольку вошло во всеобщее употребление как характеризующее услуги 41 класса МКТУ - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, указывающее видовое наименование предприятия и область его деятельности.

Анализ оспариваемого товарного знака , показал, что он включает словесные элементы «FLEX GYM» и его транслитерацию «ФЛЕКС ДЖИМ», которые являются лексическими единицами английского языка (где: «flex» имеет значение «сгибать», «гнуть»; «gym» имеет значение «спортзал», «гимнастический зал», «гимнастика»), образуют грамматическую конструкцию, которая способна восприниматься в значении «гибкий тренажерный зал» (см. Интернет-переводчик https://translate.google.com/). Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров и услуг 02, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ

Учитывая вышеизложенные семантические значения, словесный элемент «FLEX» добавляет словесному элементу «GYM» не соответствующее реальной действительности значение. Следовательно в целом обозначение «FLEX GYM» не вызывает каких-либо правдоподобных ассоциации и не может являться прямым указанием на какую-либо характеристику услуг 41 класса МКТУ воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий. Таким образом, в указании данных услуг обозначение «FLEX GYM»/ «ФЛЕКС ДЖИМ» следует признать фантазийным.

В отношении довода лица, подавшего возражение, относительно того, что словесный элемент «FLEX GYM»/ «ФЛЕКС ДЖИМ» вошел во всеобщее употребление как обозначение услуг определённого вида коллегия указывает следующее.

Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного вида товаров/услуг, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара/услуги или товара/услуги того же вида различными производителями стало видовым понятием.

Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров/услуг определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара/услуг специалистами соответствующих отраслей производства (сферы оказания услуг), работниками торговли, потребителями;

- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара/услуги или товаров/услуг того же вида, выпускаемых различными производителями (оказываемых различными участниками рынка);

- применение обозначения длительное время.

Коллегия отмечает, что согласно словарно-справочным источникам (приведены по тексту заключения выше) словесный элемент «FLEX GYM» оспариваемого обозначения изначально воспринимался потребителями как фантазийный элемент в отношении оспариваемых услуг.

Анализ информации, размещенной на указанных лицом, подавшим возражение, сайтах (https://www.youtube.com/watch?v=VcDw1Q7E6ew; https://www.youtube.com/watch?v=xolN0L2H28c; https://www.youtube.com/watch?v=bW38-NnoNPU; https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12369937314308220504&text=Gymflex; https://yandex.ru/video/preview/8526882383455826890?reqid=1663665896399523-7891861917479699239-sas2-0451-sas-l7-balancer-8080BAL4841&su ggest_reqid=234114362164680602058816802449947&text=+flex+gym+%D0%B5%D0% B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5; https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12369937314308220504&suggest_reqid=780718 788162685945430872975796988&text =+flex+gym+европе) выявил видео материалы, в которых показаны различные помещения со спортивным инвентарем, которые, в свою очередь, не содержат прямого указания на услуги фитнес-тренировок в тренажерных или гимнастических залах, не содержат учебного материала или учебно-воспитательного процесса, нельзя установить на территории какой страны сделаны данные видео материалы и где конкретно они получили распространение. Количество видео просмотров под каждым видео не превышает и одной тысячи.

Указанные лицом, подавшим возражение, ссылки на Интернет сайты, в которых предлагаются к покупке различного рода товары (спортивное питание по название «Universal Nutrition Animal Flex», вибротренажер «LiveUp FLEX BAR», биологический активный комплекс «Inner Armour Joint Flex», тренажер шпагата «M-FLEX»), включающими в свой состав обозначение «FLEX» , не свидетельствуют о широком использовании именно оспариваемого товарного знака, который состоит из двух слов «FLEX GYM», а также данного обозначении в транслитерации русскими буквами в отношении оспариваемых услуг 41 класса МКТУ, отсутствует дата публикации этих сведений, которую можно было бы соотнести с датой приоритета оспариваемого товарного знака.

Довод лица, подавшего возражение, относительно того, что обозначение «FLEX» стало популярным благодаря известному бодибилдеру и одноименному журналу не являются доказательством того, что обозначение «FLEX GYM» /«ФЛЕКС ДЖИМ» вошло во всеобщее употребление на территории Российской Федерации для услуг воспитания, обеспечения учебного процесса, развлечений, организации спортивных и культурно-просветительных мероприятий, данный вывод не доказан материалами возражения. Указание словесного элемента «FLEX» на периодических изданиях способно индивидуализировать услуги издательства и таких товаров, как тематические журналы, а не оспариваемые услуги.

Вышеизложенное, свидетельствует о том, что данные доказательства не являются подтверждением интенсивного использования обозначения «FLEX GYM» /«ФЛЕКС ДЖИМ» в отношении оспариваемых услуг 41 класса МКТУ, в результате чего оно вошло во всеобщее употребление.

В отношении довода лица, подавшего возражение, относительно ссылок на иные регистрации, в которых словесный элемент «GYM» выведен из правовой охраны, коллегия отмечает, что указанные обозначения отличаются от оспариваемого товарного знака составом слов, и не могут быть признаны аналогичными, при этом делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств дела.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о наличии двух зарегистрированных юридических лиц «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ФЛЕКС ДЖИМ» (ОГРН: 1035513014569, дата присвоения ОГРН: 25.10.2003, ИНН: 5507066953), НП СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ФЛЕКС ДЖИМ» (ОГРН: 1035501004263, дата присвоения ОГРН: 19.02.2003, ИНН: 5501063360) коллегия отмечает, что данные сведения несут декларативный характер, не сопровождаются материалами о ведении фактической деятельности данными лицами на территории Российской Федерации, соответственно, не возможно прийти к выводу какие именно услуги оказываются данными лицами, данный довод не может быть рассмотрен коллегией в качестве убедительного, свидетельствующего о вхождении обозначения «FLEX GYM» /«ФЛЕКС ДЖИМ» во всеобщее употребление.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.10.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №436583.