Регистрация комбинированного товарного знака по заявке №2016702686 с приоритетом от 03.02.2016 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.12.2016 за №599344 на имя ООО «ХОРОС-В», г. Воронеж (далее - правообладатель) в отношении товаров 06, 15, 20, 21 и услуг 35, 40, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Наименование правообладателя оспариваемого товарного знака было изменено на ООО «ОХВА». Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 01.02.2016, однако в регистрацию товарного знака по свидетельству №599344 изменения, касающиеся наименования правообладателя, внесены не были.

В возражении (обращении по вопросу обоснованности принятого решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку), поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 07.12.2018, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №599344 произведена с нарушением требований пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «ХОРОС» зарегистрировано в качестве юридического лица 12.11.1996, дата внесения сведений о нем в ЕГРЮЛ, в том числе в части фирменного наименования - 28.08.2002;

- в 2006 году ООО «ХОРОС» было разработан фирменный логотип для использования в качестве коммерческого обозначения, которое с этого времени использовалось ООО «ХОРОС» для индивидуализации предприятия, в том числе следующими способами: в рекламной и сувенирной продукции (реклама в журналах, полиграфическая продукция, буклеты, календари и т.п.), для маркировки продукции (этикетки для упаковки продукции с логотипом ХОРОС), в сети интернет на сайте http://horosvrn.ru/;

- коммерческое обозначение «ХОРОС» имеет собственную, оригинальную стилистику, обладает достаточными различительными признаками и его употребление ООО «ХОРОС» для индивидуализации своего предприятия является известным в определенных регионах Российской Федерации среди потребителей продукции ООО «ХОРОС», каковыми являются религиозные организации, церкви, храмы, монастыри и т.п.;

- процедура регистрации товарного знака «ХОРОС» производилась в период рассмотрения Арбитражным судом Воронежской области иска ООО «ХОРОС» к правообладателю оспариваемого товарного знака (ООО «ХОРОС В») о прекращении использования фирменного наименования (дело №А14-1012/2016) и рассмотрения ТУ ФАС РФ по Воронежской области дела о недобросовестной конкуренции (№599- 14.4к/15к) ООО «ХОРОС В» по отношению к ООО «ХОРОС»;

- в ходе рассмотрения дела №А14-1012/2016 арбитражным судом установлено осуществление Истцом следующих видов деятельности: производство отливок из прочих цветных металлов (код по ОКВЭД 27.54); розничная торговля ювелирными изделиями (код по ОКВЭД 52.48.22); оптовая торговля ювелирными изделиями (код по ОКВЭД 51.47.34); производство ювелирных изделий (код по ОКВЭД 36.22.5); - специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенные в другие группировки (код по ОКВЭД 52.48.39); прочая оптовая торговля (код по ОКВЭД 51.70);

- оценив представленные сторонами спора доказательства, суд также пришел к выводу о том, что наименования ООО «ХОРОС» и ООО «ХОРОС-В» способны ввести в заблуждение потребителей оказываемых ими услуг, спорные фирменные наименования не позволяют идентифицировать истца и ответчика и приводят к их смешению в хозяйственном обороте;

- по итогам рассмотрения дела №А14-1012/2016 Арбитражный суд Воронежской области 12.04.2016 года вынес решение, которым обязал общество с ограниченной ответственностью «ХОРОС-В» по своему выбору прекратить использовать любым способом полное фирменное наименование «Общество с ограниченной ответственностью «Хорос-В», сокращенное фирменное наименование «ООО «Хорос-В» в отношении деятельности по производству отливок из прочих цветных металлов, розничной торговле ювелирными изделиями, оптовой торговле ювелирными изделиями, производству ювелирных изделий, специализированной розничной торговле прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, прочей оптовой торговлей, или изменить свое фирменное наименование;

- на основании указанного решения ООО «ХОРОС-В» выдано предписание о прекращении нарушения части 1 статьи 14.4 ФЗ «О защите конкуренции» путем изменения фирменного наименования таким образом, чтобы оно не было тождественным либо сходным до степени смешения с фирменным наименованием ООО «ХОРОС», однако, не смотря на указанные судебные акты и административное дело в антимонопольном органе, ООО «ХОРОС-В» не отозвало заявление о регистрации одноименного товарного знака, не внесло изменения в заявку на его регистрацию, и 19.12.2016 такая регистрация состоялась;

- оспариваемый товарный знак, состоящий из графического изображения, включающего стилизованную надпись «ХОРОС» и расположенный над ним элемент «X», является точной копией графического изображения, используемого ООО «ХОРОС» в качестве коммерческого обозначения свыше 10 лет для индивидуализации предприятия, его услуг и продукции (на сайте horosvrn.ru, в рекламе, в отношениях с поставщиками и заказчиками), а текстовое обозначение «ХОРОС» тождественно фирменному наименованию лица, подавшего возражение;

- учитывая изложенные выше выводы антимонопольного органа и арбитражного суда, сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и коммерческого обозначения, а также фирменного наименования ООО «ХОРОС», очевидно, что зарегистрированный товарный знак представляет собой (включает) элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара, направлен на создание у потребителя ложного представления о том, что изготовителем товаров является ООО «ХОРОС».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 599344 недействительным.

В подтверждение доводов возражения представлены следующие материалы:

- копии обращений ООО «ХОРОС» в адрес УФАС России по Воронежской области [1];

- протокол осмотра нотариусом доказательств – информации в сети Интернет [2];

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ХОРОС» с официального сайта ФНС России [3];

- решение Арбитражного суда Воронежской области по делу А14-1012/2016 от 12.04.2016 [4];

- постановление 19 Арбитражного апелляционного суда по делу А14- 2948/2017 от 15.08.2017 [5];

- решение Арбитражного суда Воронежской области по делу А14-2948/2017 от 25.04.2017 [6];

- решение УФАС России по Воронежской области от 31.01.2017 [7];

- копия Устава ООО «ХОРОС» [8].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указал следующее.

ООО «ОХВА» (до переименования ООО «ХОРОС-В») считает требования ООО «ХОРОС», изложенные в возражении, незаконными, необоснованными и не подлежащими удовлетворения по следующим причинам:

- при проведении экспертизы обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству №599344, препятствий для регистрации выявлено не было;

- лицо, подавшее возражение, не предоставило доказательств того, что оспариваемый товарный знак является ложным или вводящим в заблуждение и нарушает каким- либо образом права и законные интересы ООО «ХОРОС»;

- на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака «ХОРОС» судебных споров между ООО «ХОРОС» и ООО «ОХВА» не имелось;

- приложенные к возражению решения судов и антимонопольного органа не относятся к рассматриваемому спору, не затрагивают права и интересы ООО «ХОРОС»;

- фирменное наименование ООО «ХОРОС» не тождественно и не сходно до степени смешения с товарным знаком «ХОРОС»;

- перечень товаров и услуг, при которых может быть использован оспариваемый товарный знак, отличается от перечня товаров и услуг (коды ОКВЭД по выписке из ЕГРЮЛ), осуществляемых ООО «ХОРОС»;

- настоящее время товарный знак «ХОРОС» ООО «ОХВА» не используется. На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия документа о переименовании ООО «ОХВА» (до переименования ООО «Хорос-В» [9];

- копия выписки ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОХВА» [10].

На заседании коллегии, которое состоялось 19.09.2019, лицо, подавшее возражение, представило материалы, в которых скорректировало перечень товаров и услуг, в отношении которых просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №599344, следующим образом:

06 класса МКТУ - изделия из бронзы [произведения искусства]; изделия из обычных металлов художественные.

20 класса МКТУ - изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные.

40 класса МКТУ - гравирование; золочение; золочение гальваническое; литье металлов; обработка абразивная; обработка металлов; пайка; работы кузнечные; работы сварочные; серебрение; фрезерование.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, представило материалы (договоры, акты, накладные), на основании которых судами было установлено, что ООО «Хорос» осуществляет производство и реализацию церковной утвари, а также фотографии изделий, которые производит ООО «Хорос».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (03.02.2016) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «ХОРОС», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде буквы «Х», также выполненной с использованием оригинальной графики.

Товарный знак охраняется в белом, желтом, оранжевом, золотистом цветовом сочетании в отношении следующих товаров и услуг:

06 класса - изделия из бронзы [произведения искусства]; изделия из обычных металлов художественные.

15 класса - колокольчики [инструменты музыкальные].

20 класса - изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные.

21 класса - изделия из фарфора, керамики, фаянса или стекла художественные.

35 класса - продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

40 класса - гравирование; закалка металлов; золочение; золочение гальваническое; информация по вопросам обработки материалов; кадмирование; литография; литье металлов; лужение; меднение; никелирование; обработка абразивная; обработка металлов; обрамление художественных работ; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; пайка; работы гончарные; работы кузнечные; работы сварочные; работы стеклодувные; серебрение; фотогравировка; фрезерование; хромирование; шелкография.

41 класса - обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью.

Слово «хорос» представляет собой название вида церковной утвари - один из основных церковных светильников, имеющий особенное значение. Круглые хоросы, предназначенные для храмов, начали изготавливать уже в XII веке в Киеве (см. https://v-hram.ru/articles/khorosy/).

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также с коммерческим обозначением, право на которое также возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставление правовой охраны товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью;

- право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака;

- товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 показал следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [3] лицо, подавшее возражение было создано 12.11.1996, т.е. ранее даты приоритета (03.02.2016) оспариваемого товарного знака по свидетельству №599344.

Сходство до степени смешения оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, со словесным элементом «ХОРОС», включенным в оспариваемый товарный знак, определяется их фонетическим и семантическим тождеством.

Факт создания и государственной регистрации данного юридического лица является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование, обладающее фонетическим и семантическим тождеством со словесным элементом «ХОРОС», являющимся основным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака.

Таким образом, у лица, подавшего возражение, право на фирменное наименование, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, возникло ранее его даты (03.02.2016) приоритета.

Согласно вышеуказанным документам к основным видам деятельности лица, подавшего возражение, относится литье из цветных металлов; дополнительными видами деятельности являются: розничная торговля ювелирными изделиями (код ОКВЭД 52.48.22); оптовая торговля ювелирными изделиями (код ОКВЭД 51.47.340); производство ювелирных изделий (код ОКВЭД 36.22.5); специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки (код ОКВЭД 52.48.39); прочая оптовая торговля (код ОКВЭД 51.70); розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями (код ОВКЭД 52.48.34); сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (код ОКВЭД 70.20.2).

Кроме того, согласно уставу ООО «ХОРОС», утвержденному решением общего собрания участников общества 12.10.2009, общество осуществляет такие виды деятельности, как производство отливок из легких и цветных металлов; производство художественной ковки, а также иные виды деятельности, включая организацию оптовой и розничной торговли товарами народного потребления, продуктами питания и продукцией производственно-технического назначения.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя, при этом коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) предназначены только для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них.

В подтверждение своей фактической деятельности лицо, подавшее возражение, представило судебные решения [4] - [6], в которых исследовались конкретные документы, подтверждающие деятельность лица, подавшего возражение, в частности:

- договор № 40 поставки товара, заключенный 28.05.2013 между ЗАО «Инвестстрой-15» (покупатель) и ООО «Хорос» (поставщик);

- договор № 10, заключенный 09.04.2015 между ООО «Хорос» (исполнитель) ИП Федоровым Ю.В.;

- договор № 76, заключенный 25.11.2013 между ООО «Хорос» (исполнитель) Местной религиозной организацией православный Приход храма иконы Владимирской Божией Матери с.п. Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

- договор № 41, заключенный 03.06.2013 между ООО «Хорос» (исполнитель) и Местной религиозной организацией православный Приход храма Покрова Божией Матери гп. Мортка Кондийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), и дополнительное соглашение к нему;

- договор № 43, заключенный 06.06.2013 между ООО «Хорос» (исполнитель) и Религиозной организацией Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат);

- договор № 71 от 21.10.2013, заключенный между ООО «Хорос» (исполнитель) и ООО «Благовест» (заказчик);

- договор № 11 от 20.09.2012, заключенный между ООО «Хорос» и Про Ново-Тихвинский женский монастырь Екатеринбургской епархии (г. Екатеринбург);

- договоры № 2 от 17.01.2013, № 25 от 22.03.2013, №26 от 22.03.2013, № 27 от 25.03.2013, заключенные между ООО «Хорос» и ПРО Ново-Тихвинский женский монастырь г. Екатеринбурга Екатеринбургской епархии РПЦ.

Подтверждением исполнения указанных договоров являются приложенные к ним акты и накладные.

Данные документы подтверждают, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака под своим фирменным наименованием производило товары и оказывало услуги, однородные товарам и услугам, включенным в перечень оспариваемого товарного знака (художественные изделия из драгоценных и цветных металлов, из дерева: хоросы, бра, иконостасы, ограждения), при изготовлении указанных изделий используются такие технологии как литье из цветных металлов, кузнечные, слесарные, токарные, фрезеровочные работы, обработка металлов, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Однородность указанных услуг определяется принадлежностью их к одной родовой группе товаров и услуг, включенных в 06, 20, 40 классы МКТУ оспариваемой регистрации.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №599344 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительными в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 06, 20, 40 классов МКТУ.

В отношении довода возражения относительно того, что оспариваемый товарный знак воспроизводит коммерческое обозначение, право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает, что никаких документов, подтверждающих наличие какого

- либо предприятия (имущественного комплекса), в качестве индивидуализации которого использовалось обозначение «ХОРОС», материалы возражения не содержат.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса, обладающего достаточными различительными признаками и известного в пределах определенной территории, не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия. Наличие вышеназванных условий устанавливается на основании документов, подтверждающих фактическое использование обозначения для индивидуализации предприятия.

Соответственно, отсутствуют основания для вывода о возникновения у лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака права на коммерческое обозначение в отсутствие подтверждения наличия у него имущественного комплекса, для индивидуализации которого используется обозначение «ХОРОС», его широкого использования и приобретенной благодаря этому известности на определенной территории.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что обозначение, воспроизводящее оспариваемый товарный знак, использовалось не как коммерческое обозначение для индивидуализации предприятия, а для маркировки продукции на этикетках, для рекламы производимой продукции в журналах, буклетах, календарях и т.п., в сети интернет на сайте http://horosvrn.ru.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса являются обоснованными только в отношении фирменного наименования для части товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара базируется на предположении о возможной опасности такого заблуждения в силу смешения потребителями товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком и обозначением, которое лицо, подавшее возражение, использовало для маркировки своих товаров, называя его коммерческим обозначением, а также на сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Вопрос о сходстве оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, исследован в данном заключении.

Что касается утверждения о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, ввиду тождества оспариваемого товарного знака с обозначением, которым лицо, подавшее возражение, маркирует свои товары и оказываемые услуги, то возражение не содержит документов, на основании которых можно было бы сделать вывод о нарушении каких-либо его прав на такое обозначение, поскольку утверждение о том, что оно обладает исключительным правом на коммерческое обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку, как указано выше, материалами возражения не подтверждено.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 07.12.2018, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 599344 недействительным в отношении товаров 06 класса МКТУ, 20 класса МКТУ и услуг 40 класса МКТУ «гравирование; золочение; золочение гальваническое; литье металлов; обработка абразивная; обработка металлов; пайка; работы кузнечные; работы сварочные; серебрение; фрезерование».