Регистрация товарного знака «
» с приоритетом от 27.01.2017 по заявке № 2017702664 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.12.2017 за № 639389. Товарный знак зарегистрирован на имя ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД, Индия (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.
В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.06.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 639389 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.
Возражение основано на следующих доводах:
- лицу, подавшему возражение, принадлежат товарный знак «ЛЕВИТРА» по свидетельству № 272742, имеющий приоритет от 15.07.2003, зарегистрированный для товаров 05 класса МКТУ "фармацевтические и ветеринарные препараты; диагностические препараты для медицинского использования" и знак «LEVITRA» по международной регистрации № 744146, имеющий приоритет от 25.09.2000, зарегистрированный для товаров 05 класса МКТУ "pharmaceutical and veterinary preparations, diagnostic preparations for medical use" ("фармацевтические и ветеринарные препараты; диагностические препараты для медицинского использования"), и поэтому оно является заинтересованным лицом в подаче возражения;
- лекарственные препараты для медицинского применения "Левитра" и "Левитра ОДТ" (ОДТ="орально диспергируемые таблетки") зарегистрированы в Реестре лекарственных средств РФ на имя головной компании группы Байер – Байер АГ;
- лицо, подавшее возражение, Байер Интеллекчуал Проперти ГмбХ, является участником компаний группы Байер. Связи указанных компаний и сведения о поставках лекарственного препарата ЛЕВИТРА/LEVITRA в Россию приведены в аффидевите, приложенным к материалам возражения;
- у обозначений LEVITAB и LEVITRA/ЛЕВИТРА полностью фонетически совпадает основная часть LEVIT- и LEVIT -, соответственно. Таким образом, сравниваемые обозначения совпадают по составу образующих их букв и звуков (6 из 7), имеют одинаковое количество букв и звуков (7/7), идентичный состав гласных букв, близкий состав согласных букв, одинаковое расположение совпадающих букв и звуков, а также одинаковое количество слогов (три);
- начальные и средние части сравниваемых обозначений являются тождественными, что свидетельствует о высокой вероятности их смешения при слуховом восприятии, поскольку именно им уделяется особое внимание при произнесении обозначений. Следовательно, можно сделать вывод о том, что обозначения LEVITAB и LEVITRA/ЛЕВИТРА обладают звуковым сходством;
- оспариваемый товарный знак № 639389 и знак по международной регистрации № 744146 выполнены буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом черного цвета, печатными заглавными буквами. При этом первые 6 букв оспариваемого товарного знака и первые 5, а также 7-ая буква товарного знака № 744146 являются тождественными ("L", "Е", "V", "I", "T", "А"), первые 5 букв сравниваемых обозначений одинаково расположены по отношению друг к другу. Тождественные буквы расположены в начале обозначений, то есть в месте, с которого начинается ознакомление с обозначениями, на котором в большей степени концентрируется внимание потребителя и с которого начинает формироваться общее зрительное впечатление от обозначения;
- по мнению лица, подавшего возражение, все товары, указанные в перечне 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака № 639389, за исключением товаров для животных и детского питания, однородны товарам 05 класса МКТУ противопоставляемых знаков;
- товары "препараты фармацевтические; препараты диагностические для медицинских целей" в перечне оспариваемого товарного знака являются тождественными товарам знаков №№ 744146, 272742 компании Байер Интеллекчуал Проперти ГмбХ;
- товары, относящиеся к фармацевтическим препаратам или используемые для фармацевтических целей, являются товарами одного рода, имеют сходное назначение - профилактика, диагностика и лечение заболеваний человека, имеют, как правило, одинаковые условия сбыта и каналы реализации (аптеки), они могут иметь один круг потребителей, и могут вызвать в сознании потребителя представление о том, что это товары одного изготовителя;
- товары, относящиеся к пищевым добавкам, следует признать однородными фармацевтическим и иным препаратам для медицинских целей, так как в соответствии с Информационным письмом Роспатента №10/37-646/23 от 05.11.2008 пищевые добавки, используемые для медицинских целей, следует считать однородными лекарственным средствам, поскольку они имеют сходное назначение, могут совпадать по форме выпуска, условиям сбыта и кругу потребителей;
- оспариваемая регистрация № 639389 отличается от знаков заявителя №№ 744146, 272742 только одной буквой (LEVIT-AB - ЛЕВИТ-PA/LEVIT-RA), что не соответствует положениям Методических рекомендаций "Рациональный выбор названий лекарственных средств" Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Общее правило состоит в том, что при подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании";
- регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №639389 произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса;
- товарные знаки ЛЕВИТРА/LEVITRA, принадлежащие Байер Интеллекчуал Проперти ГмбХ, компании группы Байер, интенсивно и успешно используются на территории РФ в течение длительного времени и хорошо известны российским потребителям;
- обозначения ЛЕВИТРА/LEVITRA были широко известны российским потребителям на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака №639389 LEVITAB и приобрели высокую различительную способность, и, следовательно, существовала реальная опасность смешения этих товарных знаков. Таким образом, регистрация товарного знака № 639389 LEVITAB произведена в нарушение пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса;
- действия владельца товарного знака № 639389, зарегистрировавшего свой товарный знак позднее, чем товарные знаки компании Байер Интеллекчуал Проперти ГмбХ ЛЕВИТРА/LEVITRA, могут расцениваться как недобросовестная конкуренция;
- регистрация товарного знака № 639389 LEVITAB произведена в нарушение, в том числе, статьи 10 bis Парижской конвенции.
На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 639389 частично.
К возражению приложены следующие материалы:
(1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 639389;
(2) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельствам № 272742 и о знаке по международной регистрации №744146;
(3) выписка из Государственного реестра лекарственных средств по торговому наименованию «Левитра»;
(4) инструкция лекарственных препаратов «Левитра», «Левитра ОДТ»;
(5) аффидевит от 16.04.2019;
(6) выписка из Государственного реестра лекарственных средств по торговому наименованию «левитаб», «levitab»;
(7) выписка из ЕГРЮЛ Акционерного общества «БАЙЕР»;
(8) распечатка с сайта https://bayer.ru за 2016 и 2019 годы;
(9) распечатка с сайта https://wikipedia.org;
(10) отчет о фармацевтичеком рынке России за ноябрь 2018;
(11) контракт на поставку и дистрибуцию от 01.01.2017и спецификации к нему;
(12) копии товарных накладных, счетов-фактур за 2015-2016 гг.;
(13) изображения упаковок и блистеров препарата «Левитра»;
(14) рекламные материалы о лекарственных препаратах Левитра и Левитра ОДТ.
В адрес правообладателя в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС, направлено уведомление от 15.07.2019 о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, которое было получено адресатом 30.07.2019 (см. сведения сайта https://www.pochta.ru/tracking о почтовом отправлении согласно идентификатору RO131902793RU).
На указанную в уведомлении дату заседания коллегии правообладатель не явился, отзыв по мотивам поступившего возражения не представил.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.
С учетом даты (27.01.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:
1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.
Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.
Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарного знака «
» по свидетельству №272742 и знака «LEVITRA» по международной регистрации №744146, сходные, по мнению лица, подавшего возражение, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что позволяет признать компанию Байер Интеллекчуал Проперти ГмбХ, лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №639389.
В качестве основания для признания недействительности предоставления правовой охраны товарному знаку «LEVITAB» по свидетельству №639389 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие этого товарного знака требованиям пунктов 6 (2), 3(1) статьи 1483 Кодекса и противопоставляются вышеуказанные товарные знаки со словесными элементами «ЛЕВИТРА /LEVITRA».
Оспариваемый товарный знак «
» по свидетельству № 639389 с приоритетом 27.01.2017 является словесным, выполнен жирным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита.
Противопоставленный знак «LEVITRA» по международной регистрации №744146, зарегистрированный Международным бюро ВОИС 25.09.2000, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.
Противопоставленный товарный знак «
» по свидетельству №272742 с приоритетом 15.07.2003 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.
Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты; диагностические препараты для медицинского использования».
Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 639389 и противопоставленных знаков по свидетельству № 272742 и по международной регистрации №744146 показал следующее.
Фонетическое сходство словесных элементов «LEVITAB» и «LEVITRA/ЛЕВИТРА» обусловлено совпадением 6 звуков, двух слогов из трех и сходным расположением одинаковых букв и слогов. Таким образом, в сравниваемых словесных элементах тождественными являются пять начальных звуков, различие имеется в конечных частях сравниваемых слов, однако, сходство начальных частей является более существенным, поскольку им уделяется особое внимание при произношении знаков.
Таким образом, сопоставление сравниваемых обозначений «LEVITAB» и «LEVITRA», а также транслитерации русскими буквами «ЛЕВИТРА» по фонетическому критерию в целом показало, что они имеют одинаковое количество букв (7 букв), 6 из которых совпадают друг с другом, тождественную начальную часть, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков.
Кроме того, в доводах возражения справедливо указано, что при регистрации торговых наименований лекарственных средств необходимо учитывать Методические рекомендации "Рациональный выбор названий лекарственных средств", утвержденные Министерством здравоохранения и социального развития РФ 10 октября 2005 г. Общее правило указанных методических рекомендаций предусматривает, что при подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании.
Словесные элементы «LEVITAB» и «LEVITRA/ЛЕВИТРА» отсутствуют в словарно-справочных источниках в качестве лексической единицы, поэтому семантический критерий сходства не подлежит применению.
Согласно реестру Международных непатентованных названий фармацевтических субстанций (МНН) (International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances) (INN) совпадающая часть сравниваемых словесных обозначений «LEVIT» не определена в качестве непатентованного наименования лекарственных средств. В то же время, в соответствии с инструкцией (4), действующим веществом препарата «LEVITRA/ ЛЕВИТРА», маркируемого противопоставляемыми товарными знаками, является «варденофил».
Основываясь на общедоступных источниках информации, сведения о фармацевтическом препарате под торговым наименованием «LEVITAB» и его действующем веществе не обнаружены.
Следовательно, торговое наименование лекарственного препарата «LEVITRA/ ЛЕВИТРА» и оспариваемое обозначение «LEVITAB» не идентифицируют состав и фармакологическое действие какого-либо лекарственного средства, являются вымышленными.
Что касается графического критерия сходства, то следует заметить, что сравниваемые словесные элементы «LEVITAB» и «LEVITRA» выполнены заглавными буквами латинского алфавита, имеют одинаковую длину слова и производят сходное зрительное впечатление. В отношении сравниваемых словесных элементов «LEVITAB» и «ЛЕВИТРА», следует отметить, что некоторые графемы русского и латинского языков имеют сходное графическое начертание.
На основании изложенного, сравниваемые обозначения «LEVITAB» и «LEVITRA/ЛЕВИТРА» являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.
Анализ однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров, указанных в перечнях свидетельства №272742 и международной регистрации №744146, показал следующее.
Товары 05 класса МКТУ противопоставленных регистраций включают родовое наименование товаров, к которым могут быть отнесены все товары оспариваемого перечня, за исключением изделий для гигиенических целей.
Товары оспариваемой регистрации, включая яды, соли, мази, настои, бальзамы, масла, чаи, препараты для ванн лечебные, ферменты и эфиры, прочие препараты, средства и вещества медицинские, фармацевтические; материалы и медикаменты стоматологические; биологические препараты; живые ткани и жидкости, используемые для медицинских целей, и товары «фармацевтические препараты», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, могут быть объединены родовым понятием «лекарственные препараты» (согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона №61-ФЗ от 12.04.2010, под которым понимается «вещества и их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности, получения из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза с применением биологических технологий»). Сравниваемые товары могут иметь одно назначение, заключающееся в профилактике, диагностике и лечении заболеваний человека, формы выпуска товаров также могут совпадать, сравниваемые товары могут иметь общий круг потребителей, одинаковые условия реализации.
Товары оспариваемой регистрации, представляющие собой сырье растительное для медицинских и фармацевтических целей, могут быть использованы для приготовления фармацевтических препаратов, следовательно, являются однородными товарам противопоставленных товарных знаков.
Товары оспариваемой регистрации, представляющие собой материалы и изделия перевязочные, являются вспомогательными и корреспондируют фармацевтическим препаратам, то есть являются взаимодополняемыми товарами.
Товары оспариваемой регистрации, представляющие собой продукты диетические для медицинских и фармацевтических целей, пищевые добавки, следует признать однородными товарам «фармацевтические препараты» противопоставленных товарных знаков, так как в соответствии с Информационным письмом Роспатента от 05.11.2008 они имеют сходное назначение, могут совпадать по форме выпуска, условиям сбыта и кругу потребителей.
Товары оспариваемой регистрации «подгузники [детские пеленки]; пояса для гигиенических женских прокладок; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические для страдающих недержанием; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники; тампоны гигиенические для женщин» относятся к родовому понятию «Изделия для гигиенических целей», имеют иное назначение (предметы личной гигиены и ухода), иной правовой режим реализации товаров (продажа изделий личной гигиены – не лицензируемый вид деятельности, в отличие от фармацевтической деятельности), каналы сбыта товаров могут не совпадать. Следовательно, перечисленные товары нельзя признать однородными с товарами «фармацевтические препараты; диагностические препараты для медицинского использования».
Товары для животных, а также детское питание не входят в предмет требований возражения, поступившего 24.06.2019, и поэтому однородность этих товаров товарам противопоставляемых товарных знаков не анализируется.
Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении вышеперечисленных групп товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков.
В то же время коллегия не находит оснований для признания регистрации товарного знака по свидетельству №639389 несоответствующей требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ: «подгузники [детские пеленки]; пояса для гигиенических женских прокладок; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические для страдающих недержанием; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники; тампоны гигиенические для женщин».
Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, то они не доказаны материалами возражения.
Способность введения в заблуждение обозначением в целом не является очевидной, и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе.
Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товаров (лицом, оказывающем услуги), необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.
Представленные дополнительные материалы, а именно контракт на поставку лекарственного препарата «LEVITRA», заключен 01.01.2017, таком образом основные поставки в рамках исполнения контракта (11), совершены после даты приоритета оспариваемого товарного знака (27.01.2017), и не могут быть учтены коллегией.
Товарные накладные и счета-фактуры (12) свидетельствуют об объемах продаж фармацевтического средства, за период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака. Однако факта сбыта продукции недостаточно для вывода о возникновении у потребителей прочной ассоциативной связи между товаром, маркируемым товарным знаком «LEVITRA», и лицом, подавшим возражение.
Сведения о товарах, маркируемых оспариваемым товарным знаком «LEVITAB», в общедоступных источниках информации отсутствуют, следовательно, не представляется возможным сопоставить фармацевтическое назначение и фармакологическое действие сравниваемых препаратов «LEVITAB» «LEVITRA», их ценовой диапазон, условия реализации, оценить возможность введения потребителя в заблуждение.
Таким образом, у коллегии нет оснований для признания регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству № 639389 не соответствующей пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.
Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, не относится к компетенции Роспатента.