Регистрация знака по международной регистрации №1170654 c конвенционным приоритетом от 09.07.2013 произведена Международным Бюро ВОИС 16.07.2013 на имя заявителя в отношении товаров 14 класса МКТУ: «Joaillerie, bijouterie et pierres précieuses; produits en métaux précieux ou en plaqué, à savoir bagues, bracelets, colliers (bijouterie), boucles d'oreilles, broches (bijouterie), pendentifs (bijouterie), médailles; boutons de manchettes, épingles de cravates; porte-clefs de fantaisie» (Ювелирные изделия и драгоценные камни; изделия из драгоценных металлов или покрытий из них, а именно: кольца, браслеты, колье (бижутерия), серьги, броши (бижутерия), подвески (бижутерия), медали; запонки, булавки для галстука; брелоки)».

Знак по международной регистрации №1170654 представляет собой объемное обозначение , выполненное в виде ювелирного изделия круглой формы с рельефной поверхностью, разделенной по горизонтали на четыре сектора, на внутренней стороне изделия расположен словесный элемент «BOUCHERON».

Роспатентом 23.03.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1170654. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1170654 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пунктов 1 и 1 (4) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Знак по международной регистрации №1170654 представляет собой реалистическое изображение ювелирного изделия круглой формы, которое доминирует по отношению к словесному элементу «BOUCHERON», расположенному на внутренней стороне изделия. Заявленное объемное обозначение, являясь ювелирным украшением, обладает внешними художественными свойствами, необходимыми для любого ювелирного украшения. Различительная способность таких знаков должна определяться оригинальностью исполнения этих форм, а не функциональным назначением как в рассматриваемом случае. Экспертиза отмечает, что указанному объемному обозначению, форма которого определяется главным образом функциональностью, может быть предоставлена правовая охрана в случае представления заявителем материалов, подтверждающих различительную способность обозначения.

Экспертиза проанализировала материалы, представленные заявителем, однако не смогла признать их достаточными для подтверждения приобретенной различительной способности знака по международной регистрации №1170654 для всех заявленных товаров 14 класса МКТУ.

В поступившем 22.01.2016 в Роспатент возражении заявитель выразил свое несогласие с указанным решением, аргументируя его следующими доводами:

- объемный знак по международной регистрации №1170654 имеет форму, которая не обусловлена его функциональным назначением, а является оригинальной и уникальной, в связи с чем знак следует признать обладающим различительной способностью в отношении заявленных товаров 14 классов МКТУ;

- заявитель является известной французской ювелирной компанией BOUCHERON, основанный в 1858 году;

- знак по международной регистрации №1170654 представляет собой ювелирное изделие из коллекции «Quatre», выпущенной на рынок в 2004 году, название которой в переводе с французского на русский язык означает «Четверка»;

- заявленное обозначение имеет форму кольца, его внешняя сторона разделена по горизонтали на четыре сектора, каждый из которых имеет свою собственную рельефную структуру;

- заявленный объемный знак представляет собой произведение искусства, имеет высокие эстетические характеристики и является ювелирным изделием класса «люкс» (одно изделие стоит около 500 000 рублей);

- форма заявленного объемного изделия не является традиционной для производителей товаров 14 класса МКТУ, такие изделия не производятся кем-либо еще в сфере деятельности заявителя, т.е. они являются оригинальными;

- заявителем проведены исследования коллекций известных ювелирных компаний (Cartier, Bulgari, Chaumet, Van Cleef & Arpéis, Piaget и др.), в результате которых установлено, что в коллекциях других компаний нет изделий с идентичной или сходной до степени смешения формой;

- форма изделий компании BOUCHERON является результатом творческой работы, способна выполнять индивидуализирующую функцию и в связи с этим подлежит правовой охране;

- кроме того, заявитель отмечает, что заявленный объемный знак зарегистрирован в качестве товарного знака в Европейском ведомстве по гармонизации на внутреннем рынке (OHIM) и действует на территории всех стран Европейского Союза, включая страну происхождения – Францию, а также зарегистрирован в таких странах, как: Гонконг, Ливан, Австралия, Китай, Япония, Казахстан, Марокко, Турция, Украина, Сингапур и Монако;

- существует практика регистрации подобных обозначений в качестве товарных знаков в отношении товаров 14 класса МКТУ, например, товарные знаки по свидетельствам № 317939 и № 317940, а также знак по международной регистрации № 658667;

- знак по международной регистрации №1170654 приобрел дополнительную различительную способность в результате его длительного и активного использования на территории РФ;

- компания BOUCHERON реализует свои ювелирные изделия в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону через официальных дистрибьютеров;

- все модели коллекции «Quatre», в том числе и заявленное обозначение, представлены в России;

- изображение заявленного обозначения используется в журналах, газетах, социальных сетях, сети Интернет, а также в зарубежных средствах массовой информации;

- также заявитель отмечает, что знак по международной регистрации №1170654 включает словесный элемент «BOUCHERON», который представляет собой отличительную часть фирменного наименования заявителя, тем самым предоставляет потребителю информацию о производителе товара;

- необходимость регистрации знака по международной регистрации №1170654 на территории Российской Федерации на имя заявителя обусловлена присутствием на российском рынке наличием подделок.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.03.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1170654 в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Распечатки сведений о регистрации заявленного обозначения в OHIM, в других странах за рубежом (копии решений патентного ведомства США);

2. Распечатки сведений о других товарных знаках Сообщества, представляющих собой изображения колец;

3. Распечатки сведений о регистрациях товарных знаков, представляющих собой изображения колец, в Российской Федерации;

4. Сведения об истории компании BOUCHERON, опубликованные на русскоязычных интернет-сайтах;

5. Распечатки страниц интернет-сайта официального дистрибьютора в РФ http://www.goldunionhouse.com/;

6. Примеры рекламных плакатов, фотографии рекламного стенда;

7. Копии русскоязычных статей в СМИ и Интернет;

8. Распечатки интернет-страницы официального сайта компании Boucheron на русском языке;

9. Копии публикаций из популярных в РФ социальных сетей;

10. Копия официального письма от июля 2015 г. о компании, объемах продаж и затратах на рекламу в мире и Европе с 2011 г;

11. Копии свидетельств на промышленные образцы;

12. Копия брошюры о ювелирных изделиях из коллекции «Quatre»;

13. Копии страниц популярных англоязычных периодических журналов и статей с использованием заявленного обозначения;

14. Распечатка сайта с подделкой.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.04.2016, заявителю было предложено привести свои доводы, касающиеся несоответствия знака по международной регистрации №1170654 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, указанного в предварительном отказе от 10.07.2014.

В связи с указанным заседание коллегии было перенесено и назначено на 03.06.2016.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.07.2013) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1170654 включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности:

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Рассматриваемый знак по международной регистрации №1170654 представляет собой объемное обозначение , выполненное в виде ювелирного изделия круглой формы, разделенного по горизонтали на четыре сектора с рельефной поверхностью, на внутренней стороне изделия расположен словесный элемент «BOUCHERON».

Анализ знака по международной регистрации №1170654 показал следующее.

Как было указано экспертизой, рассматриваемый знак не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой трехмерное изображение ювелирного изделия (в данном случае – кольца или браслета)/бижутерии, которое является реалистическим (существующим в действительности) изображением самого товара, заявляемого на регистрацию в качестве товарного знака для обозначения этого товара (пункт 2.3.1 Правил).

Дополнительным свидетельством того, что знак по международной регистрации №1170654 является реалистическим изображением товара 14 класса МКТУ, для которого испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, является маркировка на внутренней стороне изделия товарным знаком «BOUCHERON».

Коллегия не может согласиться с доводом заявителя о том, что форма заявленного изделия не обусловлена функциональным назначением и является оригинальной, поскольку именно такая форма позволяет носить ювелирное изделие в виде кольца на пальце и/или на запястье.

Что касается особенностей выполнения этого кольца, что делает его оригинальным, то они относятся к художественно-дизайнерскому решению внешнего вида данного ювелирного изделия и характеризуют само изделие, а не товарный знак.

Следовательно, знак по международной регистрации №1170654 относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

С учетом изложенного у коллегии нет оснований для признания знака по международной регистрации №1170654 соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что пункт 1 статьи 1483 Кодекса допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые приобрели дополнительную различительную способность в результате их использования.

Вместе с тем, анализ приведенных в возражении документов [4-13] не позволяет сделать вывод о приобретении знаком по международной регистрации №1170654 различительной способности на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ и восприятии его в качестве средства индивидуализации изготавливаемой заявителем продукции, поскольку основная часть представленных материалов касается истории компании-заявителя, объемов продаж и затрат на рекламу в мире и Европе изделий этой компании.

Сведений об информированности российского потребителя о товарах, маркированных знаком по международной регистрации №1170654, о затратах на рекламу, об объемах продаж в России и территории ее распространения указанные материалы не содержат.

Относительно ссылки заявителя на зарегистрированные объемные товарные знаки в виде колец следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Также следует отметить, что знак по международной регистрации №1170654, являясь реалистическим изображением товара (кольца или браслета), представляет собой ложное указание на вид таких товаров как «драгоценные камни, серьги, ожерелья, подвески, броши, медали, запонки, булавки для галстука, брелоки», в отношении которых также испрашивается заявителем предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку. Следовательно, для части заявленных товаров знак по международной регистрации №1170654 не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 05.07.2016 в Роспатент обращении, названном заявителем Особым мнением, в основном изложены доводы, повторяющие доводы возражения, которые были рассмотрены при подготовке к заседанию коллегии и проанализированы в мотивировочной части заключения.

В отношении изложенного в обращении довода заявителя о нарушении его законных прав в связи с отказом в удовлетворении ходатайства о переносе заседания коллегии, поступившего от представителя заявителя, необходимо отметить следующее.

Ходатайство о переносе заседания коллегии на более позднюю дату мотивировано тем, что представителем заявителя активно ведутся и еще не завершены некие консультации с заявителем и его иностранными представителями по вопросам, имеющим принципиальное значение при рассмотрении данного дела. Коллегия сочла нецелесообразным удовлетворение данного ходатайства ввиду отсутствия конкретики в мотивации переноса, а также по причине затягивания делопроизводства по возражению, поступившему 22.01.2016, с учетом того, что заседание коллегии по данному делу уже переносилось.

Нельзя согласиться с доводом о том, что при рассмотрении возражения были нарушены положения пункта 4.1 Правил ППС, и при замене одного из членов коллегии рассмотрение дела вновь не проводилось, поскольку при рассмотрении возражения представитель заявителя имел возможность изложить коллегии все аргументы в защиту рассматриваемого обозначения, а члены коллегии задать соответствующие вопросы.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.01.2016, оставить в силе решение Роспатента от 23.03.2015.