Регистрация словесного товарного знака «» по свидетельству №701167 с приоритетом от 26.06.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.02.2019 по заявке №2018726353. Правообладателем товарного знака по свидетельству №701167 является ИП Мнацаканян Г.С., г. Большой Камень (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.09.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №701167 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания ШАНХАЙ ДЖИЛОНГ ЭКОНОМИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., Лтд. является всемирно известным производителем изделий для отдыха, изготовленных из пластика, таких как доски для серфинга и сап - серфинга, игрушки, бассейны, надувные лодки, матрасы. Товары компании ШАНХАЙ ДЖИЛОНГ ЭКОНОМИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., Лтд. производятся с 1995 года и реализуются на территории свыше пятидесяти стран мира в Европе, Северной Америке и Азии (приложение №2);

- товары под брендами компании ШАНХАЙ ДЖИЛОНГ ЭКОНОМИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., Лтд. производятся иностранной компанией Джилонг Пластик Продактс Ко., Лтд. (как подтверждается выпиской из торгового реестра (приложение №3) единственным акционером компании Джилонг Пластик Продактс Ко., Лтд. является компания ШАНХАЙ ДЖИЛОНГ ЭКОНОМИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., Лтд., следовательно, являясь аффилированным лицом, компания Джилонг Пластик Продактс Ко., Лтд. производит товары под контролем компании ШАНХАЙ ДЖИЛОНГ ЭКОНОМИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., Лтд.);

- обозначение «» приобрело известность в ходе осуществления заявителем своей деятельности и воспринимается потребителем как марка продукции компании ШАНХАЙ ДЖИЛОНГ ЭКОНОМИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., Лтд., ввиду чего его регистрация на имя ИП Мнацаканяна Г.С. вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;

- доски для сап - серфинга под брендом «» были разработаны в 2009 году и на протяжении более чем десяти лет предлагаются к продаже в различных странах мира. Знак «» по международной регистрации №1437896 является международным брендом и до даты приоритета оспариваемого товарного знака №701167 уже был зарегистрирован на имя компании ШАНХАЙ ДЖИЛОНГ ЭКОНОМИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., Лтд. в различных зарубежных странах, включая Китай, Соединенные Штаты Америки, Бразилию, а также все страны Европейского Союза (приложение № 10);

- продукция под обозначением «» была известна потребителю до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- всего до даты приоритета оспариваемого товарного знака «» по свидетельству №701167 компания ШАНХАЙ ДЖИЛОНГ ЭКОНОМИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., Лтд. и компания Джилонг Пластик Продактс Ко., Лтд. поставили в Россию свыше 750 досок для сап - серфинга и комплектов с досками для сап - серфинга под обозначением «». Доски для сап - серфинга и аналогичные товары не относятся к категории товаров повседневного пользования, ввиду чего потребители с повышенным вниманием относятся к выбору таких товаров и их изготовителей, следовательно, у российских потребителей сложилась четкая ассоциация между обозначением «» и товарами лица, подавшего возражение (компанией ШАНХАЙ ДЖИЛОНГ ЭКОНОМИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., Лтд.);

- оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №701167 и знак «» по международной регистрации №1437896, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, имеют высокую степень сходства, близкую к тождеству (включение в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №701167 дефиса не приводит к иному восприятию данного товарного знака потребителями и не устраняет возможность введения их в заблуждение по поводу изготовителя товаров 28 класса МКТУ (равно как и в отношении лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, связанных с реализацией товаров 28 класса МКТУ); На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №701167 недействительным полностью на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены следующие материалы:

1) Распечатка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении товарного знака № 701167 - на 2 л.;

2) Распечатки веб-страниц, содержащих информацию о продукции компании ШАНХАЙ ДЖИЛОНГ ЭКОНОМИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., Лтд.- на 4 л.;

3) Выписка из торгового реестра в отношении иностранной компании Джилонг Пластик Продактс (Цзянсу) Ко., Лтд. (копия), с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 2 л.;

4) Распечатки сведений о сертификатах соответствия - на 35 л.;

5) Распечатка веб-страницы с Интернет-сайта ozon.ru - на 10 л.;

6) Распечатка веб-страницы с отзывами потребителей с Интернет-сайта otzovik.com на 7 л.;

7) Распечатка веб-страниц с Интернет-сайта zraysports.com, с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 14 л.;

8) Распечатка сведений о товарном знаке «ZRAY», зарегистрированном на территории Китайской Народной Республики, с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 2 л.;

9) Распечатки сведений о товарном знаке «ZRAY», охраняемом на территории Соединенных Штатов Америки, с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 6 л.;

10) Распечатка сведений о товарном знаке «ZRAY», зарегистрированном на территории Бразилии, с нотариально заверенным переводом на русский язык – на 2 л.;

11) Распечатка сведений о товарном знаке «ZRAY», зарегистрированном на территории Европейского Союза, с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 8 л.;

12) Договор поставки товаров № S01-JLS17000526 от 19.09.2017 года (копия), с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 4 л.;

13) Счет-фактура № H02-JLS17100046 от 25.10.2017 года, с нотариально заверенным переводом на русский язык (копия) - на 2 л.;

14) Товарная накладная № H02-JLS17100046 от 25.10.2017 года (копия), с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 2 л.;

15) Счет-фактура № H02-JLS18050081 от 25.06.2018 года (копия), с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 4 л.;

16) Накладная на перевозку грузов морским транспортом от 01.11.2017 года (копия), с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 2 л.;

17) Договор поставки товаров № S01-JLS18000656 от 19.10.2018 года (копия), с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 6 л.;

18) Таможенная декларация № 10702070/091117/0028419 (копия), с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 2 л.;

19) Таможенная декларация № 10702070/160718/0097897 (копия), с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 1 л.;

20) Таможенная декларация № 10702070/310718/0107430 (копия), с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 1 л.;

21) Товарная накладная № 731 от 15.02.2018 года (копия), с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 2 л.;

22) Счет-фактура № 18 от 14.11.2017 года (копия), с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 2 л.;

23) Счет-фактура № 76 от 24.05.2018 года (копия), с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 3 л.;

24) Счёт-фактура № 83 от 08.06.2018 года (копия), с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 4 л.;

25) Справка о количестве товаров под обозначением «ZRAY», реализованных Обществом с ограниченной ответственностью «Атлант-Компьютерс» в период с июля 2017 по июнь 2018 года - на 1 л.;

26) Распечатка сведений с Интернет-сайта e-katalog.ru о факте продажи товаров под обозначением «ZRAY» в марте 2017 года - на 3 л.;

27) Авторизационное письмо (копия), с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 2 л.;

28) Документы, подтверждающие размещение контекстной рекламы в поисковой системе «Яндекс» - на 10 л.;

29) Распечатки примеров рекламных сообщений, размещенных в социальной сети «Instagram» - на 10 л.;

30) Документы, подтверждающие размещение маркетинговых материалов на рекламных щитах - на 10 л.;

31) Распечатки веб-страниц с Интернет-сайта vk.com - на 10 л.;

32) Распечатка веб-страницы с Интернет-сайта lodka-i-motor.ru - на 42 л.;

33) Распечатка веб-страницы с Интернет-сайта raceyou.ru - на 7 л.;

34) Распечатка веб-страницы Интернет-форума (drom.ru) - на 14 л.;

35) Скриншоты видеороликов, размещенных на сайте «YouTube» (youtube.com) - на 3 л.;

36) Распечатки веб-страниц с Интернет-сайта markakachestva.ru - на 2 л.;

37) Результаты поиска в поисковой системе «Яндекс» - на 2 л.;

38) Результаты поиска в поисковой системе «Google» - на 2 л.;

39) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на имя Мнацаканяна Грачи Сережаевича - на 15 л.;

40) Распечатки веб-страниц Интернет-сайта globaldrive.ru - 6 л.;

41) Распечатки сведений с Интернет-сайта globaldrive.ru, размещенных в мае 2018 года, полученные посредством портала «Wayback Machine» - на 3 л.;

42) Распечатки сведений с Интернет-сайтов bindx.ai, forum.motolodka.ru о взаимосвязи магазина «GLOBALDRIVE» и Предпринимателя - на 19 л.;

43) Договор поставки товаров № S01-JLS17000222 от 01.05.2017 года (копия), с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 4 л.;

44) Счет-фактура № H02-JLS7050149 от 10.06.2017 года (копия), с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 2 л.;

45) Товарная накладная № H02-JLS7050149 от 10.06.2017 года (копия), с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 2 л.;

46) Договор поставки товаров № S01-JLS17000382 от 18.07.2018 года (копия), с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 4 л.;

47) Счет-фактура № H02-JLS17070130 от 01.08.2017 года (копия), с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 2 л.;

48) Товарная накладная № H02-JLS17070130 от 01.08.2017 года (копия), с нотариально заверенным переводом на русский язык - на 2 л.;

49) Распечатка веб-страницы с Интернет-сайта sup-club.ru - на 6 л.;

50) Распечатка веб-страницы с Интернет-сайта сапсерфинг.рф - на 12 л.;

51) Распечатки сведений с Интернет-сайтов globalmarine.ru, golfstream-marine.ru, vk.com - на 7 л.;

52) Распечатка сведений о товарном знаке «ZRAY» по международной регистрации №1437896, с нотариально заверенным переводом на русский язык – на 4 л.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 30.09.2020 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 18.11.2020. На заседании коллегии 18.11.2020 возражение не было рассмотрено по существу, так как от правообладателя поступило ходатайство о переносе даты рассмотрения возражения на более поздний срок в связи с нехваткой времени для подготовки отзыва по мотивам поступившего 18.09.2020 возражения. Таким образом, коллегия по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №701167 была перенесена на 16.12.2020; 14.12.2020 от правообладателя поступил отзыв по мотивам поступившего 18.09.2020 возражения.

В своем отзыве от 14.12.2020 по мотивам поступившего 18.09.2020 возражения правообладатель отмечал следующее. Компанией Шанхай Джилонг не были представлены доказательства, свидетельствующие о том, что у российских потребителей при восприятии оспариваемого товарного знака «» по свидетельству № 701167 возникают ложные ассоциации с изготовителем товаров, маркируемых данным обозначением, а именно возникают ассоциации с компанией ШАНХАЙ ДЖИЛОНГ ЭКОНОМИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., Лтд.. Данный довод обусловлен тем, что в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о широкой известности российским потребителям как самого лица, подавшего возражение – компании ШАНХАЙ ДЖИЛОНГ ЭКОНОМИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., Лтд., так и соответствующей продукции, которая выпускалась бы данным производителем в значительных объемах в течение достаточно длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и подтверждали бы их восприятие потребителями исключительно в неразрывной ассоциативной связи между собой. К возражению не приложены какие-либо доказательства, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение - с компанией ШАНХАЙ ДЖИЛОНГ ЭКОНОМИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., Лтд. (например, не представлены какие-либо результаты социологического опроса российских потребителей, равно как и документы, которые свидетельствовали бы о самих фактах введения компанией ШАНХАЙ ДЖИЛОНГ ЭКОНОМИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., Лтд. соответствующих товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации). Также правообладатель обращает внимание на то, что многие документы, приложенные лицом, подавшим возражение, датированы более поздней датой, нежели чем приоритет оспариваемого товарного знака (то есть до 26.06.2018), то есть не могут быть приняты коллегией во внимание. Кроме того, представленные материалы содержат упоминание о компании Джилонг Пластик Продактс Ко., Лтд., а не о лице, подавшим возражение (компании ШАНХАЙ ДЖИЛОНГ ЭКОНОМИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., Лтд.), в силу чего остается непонятным заинтересованность последнего в подаче настоящего возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (26.06.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №701167 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №701167 представляет собой словесное обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита с помощью использования дефиса. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №701167 заключается в следующем. Лицо, подавшее возражение (компания ШАНХАЙ ДЖИЛОНГ ЭКОНОМИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., Лтд.) является правообладателем знака «» по международной регистрации №1437896. Знак «» по международной регистрации №1437896 является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №701167 и зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 28 класса МКТУ, однородных товарам 28 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, в связи с чем компания ШАНХАЙ ДЖИЛОНГ ЭКОНОМИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., Лтд. признана заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №701167 в отношении товаров 28 класса МКТУ. Доводы правообладателя о том, что компания ШАНХАЙ ДЖИЛОНГ ЭКОНОМИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., Лтд. не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, коллегия не находит убедительными, так как согласно представленной лицом, подавшим возражение, выписке из торгового реестра в отношении иностранной компании Джилонг Пластик Продактс Ко., Лтд. (приложение №3), компания ШАНХАЙ ДЖИЛОНГ ЭКОНОМИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., Лтд. является единственным акционером компании Джилонг Пластик Продактс Ко., Лтд., следовательно, являясь аффилированным лицом, компания Джилонг Пластик Продактс Ко., Лтд. производит товары под контролем компании ШАНХАЙ ДЖИЛОНГ ЭКОНОМИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., Лтд.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Словесный элемент «» сам по себе не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к товарам 28 класса МКТУ обозначение «» является фантазийным.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами 28 класса МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Приоритет оспариваемого товарного знака №701167 - 26.06.2018, то есть документы, которые датированы позже указанной даты или которые не имеют исходных данных не могут быть проанализированы в настоящем решении (часть документов приложения №4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 7, приложение № 10, приложение № 20, приложение № 26, приложение № 28, приложение № 29, приложение № 30, приложение № 46, приложение № 49, приложение № 50, приложение № 51).

В ходе анализа представленных документов коллегией было установлено следующее. Часть сертификатов соответствия приложения № 4 относится к игрушкам для детей старше трех лет, к игрушкам надувным, к лодкам надувным, к электронасосам, к приборам нагревательным для бассейнов; данные товары никак не соотносятся с досками для серфинга или сап - серфинга (то есть с товарами 28 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак №701167), в силу чего не могут быть приняты коллегией во внимание. Ни из представленных договоров поставки (приложения №№ 12, 17), ни из товарных накладных (приложения №№ 14, 16, 21, 45, 48), ни из таможенных деклараций (приложения №№ 18, 19, 20), равно как из счетов - фактур (приложения № 13, 15, 22, 23, 24, 44, 47) нельзя сделать вывод о том, каким именно обозначением маркировалась данная продукция. Поиски в Интернет-сети (приложения №№ 37, 38) и распечатки с различных форумов (приложения №№ 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42) действительно содержат обозначение «ZRAY», однако, на данных источниках отсутствуют упоминания о производителе или продавце в целом, в силу чего невозможно соотнести данное обозначение с компанией ШАНХАЙ ДЖИЛОНГ ЭКОНОМИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., Лтд. (данная информация могла быть размещена и в отношении продукции правообладателя (Мнацаканяна Г.С.)). Также коллегия отмечает, что из представленных документов не усматривается, какое количество потребителей знает об обозначении «» и ассоциирует с компанией ШАНХАЙ ДЖИЛОНГ ЭКОНОМИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., Лтд..

Вниманию коллегии не были представлены сведений об объемах продаж товаров, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком; о территории распространения товаров, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком; о длительности использования обозначения «» для маркировки товаров 28 класса МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных данным обозначением, о степени информированности потребителей об обозначении «», включая результаты социологических опросов.

Таким образом, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться ассоциация между рассматриваемым обозначением «» и лицом, подавшим возражение, или вообще с каким либо конкретным производителем.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о возможном злоупотреблении правообладателем правом следует отметить, что оценка поведения сторон спора с точки зрения статьи 10 Кодекса не может быть дана Роспатентом.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.09.2020, оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №701167.