На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008730703/50 с приоритетом от 25.09.2008 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Kinder» и «mag», выполненных оригинальным шрифтом буквами английского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованной тележки. Обозначение выполнено в синем, красном, белом, желтом, зеленом и светло-зеленом цветовом сочетании. Регистрация испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ.
По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.03.2010 принято решение о государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении товаров 03 и 10 классов МКТУ, в отношении остальных товаров и услуг заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками и международными регистрациями, имеющими более ранние приоритеты, правовая охрана 2 которым предоставлена на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг. Кроме того, в отношении части товаров (например: воск для усов, красители для бороды и усов, яд крысиный, яды, орари, пиво) заявленного перечня регистрация товарного знака противоречит общественным интересам и способна ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров.
В Палату по патентным спорам 18.06.2010 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.
Существо доводов возражения сводится к следующему:
- обозначение «Kinder mag» является фантазийным словосочетанием, не имеющим смыслового значения, транслитерацией части фирменного наименования заявителя, и в совокупности с изобразительным элементом создает единую, цельную графическую композицию;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки и международные регистрации не являются сходными до степени смешения ни по фонетическим, ни графическим ни семантическим критериям;
- в заявленном обозначении словосочетание «Kinder mag» не занимает доминирующего положения;
- заявитель является владельцем Интернет-ресурса kindermag.ru – онлайн-проекта - торговой площадки, где поставщики предлагают свои товары;
- в связи с тем, что словосочетание «Kinder mag» не имеет перевода и смыслового значения, оно не может ввести потребителя в заблуждение;
- существуют зарегистрированные товарные знаки по свидетельствам №324002 и 324003, включающие словесные элементы «КИНДЕР СИТИ» и зарегистрированные в отношении услуг 35 класса МКТУ, что подтверждает несходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.
На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008730703/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.
С учетом даты (25.09.2008) поступления заявки №2008730703/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:
- являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
На основании пункта 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
К обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.
4 На основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:
- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Заявлено на регистрацию комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Kinder» и «mag», выполненных оригинальным шрифтом буквами английского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованной тележки. Обозначение выполнено в синем, красном, белом, желтом, зеленом и светло-зеленом цветовом сочетании. Регистрация испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ.
Анализ заявленного обозначения показал, что доводы заявителя о том, что словесные элементы «Kinder» и «mag» являются словосочетанием, являются неубедительными, поскольку отсутствует семантическая связь между словами, так как значение одного из слов (MAG) выявить не удалось, а также в связи с тем, что эти элементы выполнены разным шрифтом и в разном цветовом сочетании, поэтому не могут восприниматься как словосочетание, поэтому оценка сходства проводится по каждому из них в отдельности. При этом, словесный элемент «KINDER» выполнен крупным оригинальным шрифтом, буквы исполнены синим, светло-зеленым, красным, зеленым и желтыми цветами, что приводит к зрительному доминированию его в заявленном обозначении, на него падает смысловое ударение.
Как установлено в решении Роспатента, словесный элемент «KINDER» в переводе с немецкого языка имеет значение «дети, детский» Применение товарного знака, включающего элемент «KINDER» в отношении товаров, не предназначенных для детского использования может привести к трагическим последствиям при их использовании детьми (например: яд крысиный, яды, пиво), а в отношении других товаров (например: воск для усов, красители для бороды и усов, орари) способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров, в связи с чем коллегия палаты по патентным спорам подтверждает выводы, указанные в оспариваемом решении Роспатента о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров, как несоответствующего требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Заявленному обозначению противопоставлены следующие товарные знаки и международные регистрации:
- серия комбинированных и словесных товарных знаков "КИНДЕР", "KINDER" (св-ва № 305092 - приоритет от 22.06.2004; международная регистрация№ 963295 - дата конвенционного приоритета - 26.10.2007, № 960945 - дата конвенционного приоритета - 24.09.2007, № 939223 - дата конвенционного приоритета - 06.03.2007, № 938209- дата конвенционного приоритета - 15.02.2007, 6 № 917618- дата конвенционного приоритета - 14.07.2006, № 898272 - приоритет от 06.09.2006, № 869879- дата конвенционного приоритета - 29.04.2005, № 866684- дата конвенционного приоритета - 11.04.2005, № 855918, 854583 - дата конвенционного приоритета - 08.10.2004, № 837101 - дата конвенционного приоритета - 26.04.2004, № 813888 - дата конвенционного приоритета - 04.04.2003, № 813668 - приоритет от 10.10.2003, № 807894 - дата конвенционного приоритета - 07.01.2003, № 800649 - дата конвенционного приоритета - 23.10.2002, № 793315 - дата конвенционного приоритета - 17.05.2002, № 767021 - дата конвенционного приоритета - 13.02.2001, № 748306 - дата конвенционного приоритета - 27.03.2000, № 740442 - дата конвенционного приоритета - 14.01.2000, № 725984 - дата конвенционного приоритета - 10.06.1999, № 720813 - дата конвенционного приоритета - 18.02.1999, № 719155 - дата конвенционного приоритета - 18.03.1999, № 711685 -приоритет от 15.03.1999, № 693659 - дата конвенционного приоритета - 19.03.1998, № 689891 приоритет от 04.02.1998, № 677954 - приоритет от 18.07.1997, № 669103 - приоритет от 29.07.1996, № 668593 - дата конвенционного приоритета - 18.07.1996, № 663105, 662855 - приоритет от 26.09.1996, № 646320 - приоритет от 20.10.1995, № 641151, 641150 - дата конвенционного приоритета - 16.02.1995, № 640780 - приоритет от 25.07.1995, № 639540 - приоритет от 26.01.1995, № 629149 - приоритет от 29.11.1994, № 626847 - приоритет от 14.04.1994, № 626845 - приоритет от 05.10.1994, № 623993 - приоритет от 08.08.1994, № 623360 - приоритет от 25.07.1994, № 620926 - приоритет от 07.06.1994, № 614433 - приоритет от 30.12.1993, № 614431 - приоритет от 30.12.1993, № 613302 - приоритет от 16.12.1993, № 609407 - приоритет от 04.10.1993, № 609405 - приоритет от 04.10.1993, № 605997 - приоритет от 03.02.1993, № 600284 - приоритет от 02.04.1993, № 596811 - приоритет от 21.12.1992, № 596293 - приоритет от 22.12.1992, № 592834 - приоритет от 28.09.1992, № 592833 - приоритет от 28.09.1992, № 584139 - приоритет от 05.03.1992, № 583878 - приоритет от 27.02.1991, № 580463 - приоритет от 13.12.1991, № 579757 - приоритет от 06.06.1991, № 579646 - приоритет от 18.11.1991, № 565444, 565443 - приоритеты от 21.12.1990, № 548045, 548044 - дата конвенционного приоритета - 29.12.1989, № 539401 - приоритет от 19.06.1989, № 7 502557 - приоритет от 12.05.1986, № 489342 - дата конвенционного приоритета - 03.07.1984, № 477773 - приоритет от 06.06.1983, № 446332 - дата конвенционного приоритета - 15.02.1979, № 978118 - дата конвенционного приоритета - 06.03.2008, № 967221 - дата конвенционного приоритета - 17.11.2007, № 960539 - дата конвенционного приоритета - 08.10.2007; №424185 - приоритет от 17.06.2008; м.р. № 973444 - дата испр. конвенционного приоритета - 14.11.2007, делопроизводство по заявке не завершено, № 965245 - дата конвенционного приоритета - 07.11.2007), на имя СОРЕМАРТЕК С.А., Древ де Л'Арк-ан-Сьель 102, 6700 Шоппах-Арлон, Бельгия, для товаров 05, 16, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ. [1] - серия комбинированных и словесных товарных знаков "КИНДЕР", "KINDER" и международных регистраций (св-ва № 040730 - приоритет от 20.02.1970, срок действия регистрации продлен до 20.02.2020, № 233157 - приоритет от 23.01.2001, № 234127 - приоритет от 09.01.2001; м.р. № 960609 - дата конвенционного приоритета - 01.08.2007, № 689376, 689358, 689314, 689313, 689312 - дата конвенционного приоритета - 20.01.1998, № 666549 - приоритет от 04.11.1996, № 659768 - приоритет от 08.07.1996, № 621573 - приоритет от 17.05.1994, № 618642 - приоритет от 04.05.1994, № 605996 - приоритет от 26.07.1993, № 602456 - приоритет от 04.02.1993, № 598278 - приоритет от 10.02.1993, № 590476 - дата конвенционного приоритета - 11.02.1992, № 551072 - приоритет от 16.02.1990, № 551033 - приоритет от 07.03.1990, № 550685 - приоритет от 08.03.1990, № 584174 - дата конвенционного приоритета - 15.11.1989, № 544406 - приоритет от 17.07.1989, № 544290 - приоритет от 26.10.1989, № 539574 - приоритет от 27.01.1989, № 516985 - дата конвенционного приоритета - 07.09.1987, № 514154 - дата конвенционного приоритета - 30.06.1987, № 503420 - приоритет от 03.06.1986, № 503392 - приоритет от 09.06.1986, № 502932 - приоритет от 16.04.1986, № 502555 - приоритет от 12.05.1986, № 500865 - приоритет от 03.12.1985, № 500684, 500683 - дата конвенционного приоритета - 16.12.1985, № 495770 - приоритет от 01.07.1985, № 492778 - приоритет от 08.03.1985, № 490011 - дата конвенционного приоритета - 31.10.1984, № 485380, 485379 - дата конвенционного приоритета - 09.01.1984, № 477772 - приоритет от 8 06.06.1983, № 472416 - приоритет от 16.09.1982, № 464457 - дата конвенционного приоритета - 22.06.1981, № 463590 - дата конвенционного приоритета - 03.03.1981, № 463589 - дата конвенционного приоритета - 03.03.1981, № 462161 - дата конвенционного приоритета - 05.03.1981, № 453759 - приоритет от 24.07.1980, № 437476 - приоритет от 30.05.1978, № 436777 - приоритет от 25.04.1978, св-во № 391369 - приоритет от 04.04.2008; №412042 - приоритет от 08.04.2008) на имя ФЕРРЕРО С.п.А., Пьяццале Пьетро Ферреро 1, 12051 Альба, Кунео, Италия, для товаров и услуг 05, 16, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ. [2] - комбинированные знаки обслуживания со словесным элементом "КИНДЕР" (св-ва № 324003, 324002 - приоритеты от 26.12.2005) на имя Общества с ограниченной ответственностью "Техно-Торговый Центр "Фолиум", 398046, г. Липецк, ул. П. Смородина, д.13а, для услуг 35 класса МКТУ. [3] Анализ вышеуказанных товарных знаков и знаков по международным регистрациям показал, что основным доминирующим элементом в них является словесный элемент «KINDER/КИНДЕР», объединяющий вышеуказанные знаки [1], [2] в серию товарных знаков в отношении товаров 05, 16, 28, 29, 30 и 32 классов МКТУ, принадлежащих родственным предприятиям. Анализируемые противопоставленные знаки [1] и [2] выполнены в различных цветовых сочетаниях, ввиду чего заявленное обозначение может быть воспринято как вариант этих знаков, то есть возможно возникновение у потребителя впечатления о принадлежности этих знаков одному производителю. Коллегией Палаты по патентным спорам также учтена широкая известность товаров, маркированных этими товарными знаками, потребителям на территории Российской Федерации.
Кроме того, при оценке сходства комбинированных обозначений графический фактор, как правило, играет второстепенную роль, поскольку внимание потребителя обращено на словесные элементы, то есть он не влияет на вывод о сходстве.
Сравнение товаров, указанных в перечне заявки №2008730703/50 и в перечнях противопоставленных товарных знаков и знаков по международной регистрации показало, что они являются однородными, поскольку повторяют 9 друг-друга и соотносятся как род-вид, имеют единый круг потребителей и одинаковое назначение.
Коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что товары 05, 16, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ относятся к недорогим товарам широкого потребления, в отношении которых степень внимательности покупателя снижается, а вероятность смешения, соответственно, увеличивается.
Довод о сопутствии услуг 35 класса МКТУ вышеуказанным товарам не находит своего подтверждения ввиду того, что услуги 35 класса МКТУ являются самостоятельными, предназначенными для оказания третьим лицам. У коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований считать заявленные услуги 35 класса МКТУ однородными вышеуказанным товарам 05, 16, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ, поскольку круг потребителей таких услуг и вышеперечисленных товаров различен.
Анализ противопоставленных товарных знаков [3] по свидетельствам №324003 и №324002, а так же материалов информационного поиска, имеющегося в материалах заявки, приводит коллегию Палаты по патентным спорам к выводу об отсутствии сходства заявленного обозначения с данными товарными знаками ввиду следующего.
Указанные товарные знаки представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из словесных элементов «КИНДЕР СИТИ», выполненных оригинальным шрифтом русского языка, и изобразительных элементов в виде мяча с полоской, помещенного над буквой «И», а также изображения кубиков, внутрь которых включены буквы «С», «ИТ», «И». Правообладателем товарных знаков является Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Торговый Центр "Фолиум", 398046, г. Липецк, ул. П. Смородина, д.13а, правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ.
Анализ информационного поиска показал наличие зарегистрированных на имя различных лиц товарных знаков, имеющих более ранние приоритеты, включающих в свой состав словесный элемент «КИНДЕР/KINDER», правовая охрана которым предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ (например: 10 свидетельства №№391694, 314425, 318608, 320654, 281539, 283594, 265309, 245739, 238025, 197235, международная регистрация №901416), что свидетельствует о том, что в отношении услуг 35 класса МКТУ отсутствует какая-либо серия товарных знаков, объединенных элементом «КИНДЕР/KINDER», в связи с чем эти знаки не ассоциируются с одним лицом.
В виду того, что словесный элемент «КИНДЕР/KINDER» используется в товарных знаках разных правообладателей в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, его различительная способность ослаблена. В связи с этим, коллегия установила, что знаки нельзя признать сходными на основании совпадения словесного элемента «КИНДЕР/KINDER» в отношении указанных услуг.
С учетом данных обстоятельств, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, подлежащими удовлетворению частично.