Международная регистрация №1163171 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 07.05.2013 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.
Знак по международной регистрации №1163171 представляет собой словесное обозначение «SmartRack», выполненное стандартным шрифтом.
Роспатентом было принято решение от 29.01.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1163171 не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1163171 является описательным, так как указывает на вид товара и его свойства, поскольку состоит из двух лексических единиц английского языка «Smart»(интеллектуальный, «разумный», с программным управлением (о станке) и т.д.) и «Rack»(стеллаж, подставка, штатив, рама, стенд, стойка) (см. translate. academic.ru).
В возражении от 28.05.2015, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие аргументы:
- обозначение «SmartRack» было зарегистрировано 10.04.2012 на имя заявителя Патентным ведомством США за №4,126,134, что подтверждается копией свидетельства;
- значение словесного элемента «SmartRack» отсутствует в словарях;
- словесный элемент «Smart» в составе ряда товарных знаков, составленных по принципу заявленного обозначения, получил правовую охрану на территории Российской Федерации, в частности, SmartBox для товаров 09 класса МКТУ, Smart Heat Grid для товаров 09 класса МКТУ, Smart Tutor в отношении товаров 09 класса МКТУ и др.;
- знак «SmartRack» по международной регистрации №1163171 используется в России для таких товаров как «стойки и шкафы для монтажа компьютерного оборудования» с 2011 года, что подтверждается декларацией финансового директора компании Trippe Manufacturing Company, являющейся заявителем;
- заявитель является производителем таких товаров, как арматура для монтажа оптоволоконных линий связи, серверные шкафы и стойки с наборами аксессуаров и др.;
- знак «SmartRack» приобрел дополнительную различительную способность в результате его интенсивного использования на территории Российской Федерации, что подтверждается наличием значительного количества рекламных материалов, сведениями о перечне офисов компании в России и аккредитованных партнеров и реселлеров, сведениями об экспонировании товаров, маркированных заявленным обозначением, на различных выставках, финансовые материалы, иллюстрирующие затраты заявителя на рекламу и продвижение товаров в России, декларация финансового директора компании о деятельности под знаком «SmartRack».
На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1163171 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.
К возражению приложены копии следующих материалов:
- свидетельство о регистрации товарного знака в США [1];
- информация о действующих российских и международных товарных знаках со словесными элементами «Smart» и «Умный» [2];
- рекламные материалы, публикации в СМИ [3];
- декларация компании относительно международной регистрации №1163171 с переводом на русский язык [4];
- письма дистрибьютора с переводом [5];
- инвойсы за 2011 – 2013 гг [6];
- информация о продукции, маркированной знаком «SmartRack» [7];
- информация о возможном переводе обозначения «Rack» [8].
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.
C учетом даты (07.05.2013) международной регистрации №1163171 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойство.
В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).
Как было указано выше, знак по международной регистрации №1163171 представляет собой словесное обозначение «SmartRack».
Предоставление правовой охраны указанному знаку испрашивается для товаров 09 класса МКТУ - baies de fixation et boîtiers pour matériel informatique (крепежные стойки и шкафы для вычислительной техники).
Анализ обозначения «SmartRack» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в решении Роспатента, показал следующее.
Указанное обозначение действительно состоит из двух частей «Smart» и «Rack» за счет выделения их заглавными буквами. Согласно сведениям из словарей английского языка, например, электронного словаря Мультитран «Smart» означает «умный, разумный, интеллектуальный, сообразительный, способный, фешенебельный, находчивый, остроумный и т.д.», «Rack» - общ. вешалка, полка, каркас, рама, решетка, штатив и др., тех. подвеска, стенд, шасси, погрузочно-разгрузочная эстакада, направляющие, стойка с полками, захват, планка с зубьями, стойка (для размещения аппаратуры), комп. корпус (см. http://www.multitran.ru).
С учетом указанных смысловых значений знак «SmartRack» по международной регистрации №1163171 может быть переведен на русский язык как «умный стенд», «интеллектуальный корпус» или, например, «разумные направляющие», что не является указанием на вид, свойства или какие-либо иные характеристики товаров 09 класса МКТУ (стойки и шкафы для вычислительной техники), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации. Напротив, вышеприведенный перевод свидетельствует о том, что обозначение «SmartRack» носит фантазийный характер.
Также следует отметить, что заявителем активно используется знак по международной регистрации №1163171 в отношении стоек и шкафов для монтажа компьютерного оборудования, в том числе в России, начиная с 2011 года, что подтверждается представленными материалами [3 – 7].
Кроме того, обозначение «SmartRack» зарегистрировано в качестве товарного знака Патентным ведомством США [1].
В связи с указанным следует признать, что знак по международной регистрации №1163171 удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.