Оспариваемый товарный знак «
» по заявке №2023753605 с приоритетом от 20.06.2023 зарегистрирован 01.11.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №978092 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Тульская фармацевтическая фабрика», (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 01.11.2023 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №21.
Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №978092 в отношении части товаров 05 класса МКТУ предоставлена в нарушение пунктов 3 (1 и 2), 6 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, предоставление правовой охраны товарному знаку противоречит статье 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883, далее - Парижская конвенция) и статье 10 Кодекса.
Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:
- лицо, подавшее возражение, и его аффилированные лица из группы компаний Abbott Laboratories производят и предлагают к продаже в России препарат «ДЮФАЛАК» - мягкое слабительное на основе лактулозы в форме сиропа;
- лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарные знаки «ДЮФАЛАК» / «DUPHALAC» с более ранними датами приоритета, по свидетельству №70907, международная регистрация №782542;
- начальные части сравниваемых обозначений ДЮФАЛ- полностью совпадают, именно на них в первую очередь обращает внимание потребитель;
- оспариваемый товарный знак «ДЮФАЛОЗА» [Д'УФАЛОЗА] представляет собой вымышленное слово, где основа слова «ДЮФА-» [Д'УФА-] является сильным элементом, отвечающим за индивидуализирующую нагрузку, а вторая часть включает суффиксы «-Л», «-ОЗ» и флексию «-А»;
- суффикс «ОЗ» широко используется в словах иностранного происхождения, зачастую связанных с фармацевтикой и химией, например, «целлюлоза», «лактулоза», «лактоза», «сахароза», «рибоза». Словообразовательные элементы (суффиксы и флексия) не обладают самостоятельной различительной способностью, поэтому должны рассматриваться как слабые элементы спорного знака;
- противопоставленные товарные знаки «ДЮФАЛАК» и «DUPHALAC» [Д'УФАЛАК] тоже включают сильную начальную часть «ДЮФА-» [Д'УФА-] и слабый элемент «ЛАК» - сокращение от слова «лактулоза», которое является активным действующим веществом как препарата «ДЮФАЛОЗА», так и лекарственного препарата «ДЮФАЛАК», имеющих одинаковое назначение и фармакологические свойства. Альтернативное значение элемента «ЛАК» - сокращение от слова laxative (англ. слабительное) - также широко используется в качестве форманта, указывающего на назначение препарата;
- присутствие на рынке лекарственного препарата под названием «ДЮФАЛОЗА», имеющего то же активное действующее вещество (лактулоза) и назначение (слабительное), совпадающую лекарственную форму (сироп), сходный дизайн упаковки в бело- зеленой цветовой гамме, неминуемо приведет к смешению с продукцией подателя возражения и его аффилированных лиц из группы компаний Abbott Laboratories;
- на стадии экспертизы заявки № 2023753605 на регистрацию оспариваемого знака лицо, подавшее возражение, направляло обращение в Роспатент порядке, предусмотренном статьей 1493 Кодекса, однако экспертиза проигнорировала доводы данного обращения;
- объем правовой охраны противопоставленных товарных знаков Эбботт «ДЮФАЛАК» и «DUPHALAC» распространяется на товары 05 класса МКТУ: «фармацевтические и ветеринарные препараты и вещества». Сопоставление товаров 05 класса МКТУ из перечня оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков подателя возражения показывает, что в спорной регистрации содержатся либо тождественные формулировки 05 класса МКТУ, либо однородные по виду, свойствам и назначению товары того же класса, подпадающие под родовые группы: фармацевтические препараты, средства для медицинских целей, ветеринарные препараты и товары ветеринарные для ухода за животными, продукты и препараты диетические для человека для медицинских целей; пищевые добавки для человека;
- различительная способность противопоставленных товарных знаков Эбботт «ДЮФАЛАК» и «DUPHALAC» для товаров 05 класса МКТУ очень высока. Вышеуказанные знаки длительное время присутствуют на российском рынке и пользуются высокой репутацией у потребителей;
- по итогам I-ого полугодия 2012 г. «ДЮФАЛАК» был признан лидером на российском рынке слабительных препаратов с возможностью применения для детей первого года жизни. Рыночная доля данного препарата по итогам I-ого полугодия выросла на 13% и составила 27,4% в денежном выражении;
- лицом, подавшим возражение, представлены сведения об объемах продаж препарата «ДЮФАЛАК» в материальном и финансовом выражении до даты приоритета оспариваемого знака;
- на дату приоритета оспариваемого товарного знака «ДЮФАЛОЗА» - 20.06.2023 - сходные с ним до степени смешения противопоставленные товарные знаки «ДЮФАЛАК»/ «DUPHALAC» уже свыше 10 лет находились в топе российских слабительных лекарственных средств и обладали высочайшей дополнительно приобретенной различительной способностью;
- оспариваемый товарный знак «ДЮФАЛОЗА» может быть принят по ошибке за оригинальный препарат «ДЮФАЛАК» или воспринят в качестве явной имитации известного слабительного препарата «ДЮФАЛАК», выпускаемого группой компаний Abbott Laboratories;
- Общество «Тульская фармацевтическая фабрика» сознательно планировало и по-прежнему планирует вводить в заблуждение потребителей, чтобы использовать конкурентные преимущества, проистекающие из репутации фармацевтического препарата «ДЮФАЛАК» с тем же лечебным назначением и активным действующим веществом в составе;
- позиционирование, направленное на введение в заблуждение потребителей за счет ассоциаций с известным и хорошо «раскрученным» продуктом, позволяет недобросовестным производителям привлечь внимание к собственным товарам и одновременно сэкономить на их продвижении и рекламе за счет паразитирования на чужой репутации. Поощрение такого паразитирования путем предоставления правовой охраны обозначениям, имитирующим широко известные бренды, противоречит общественным интересам и подпадает под действие положения пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.
Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №978092 недействительным в отношении части товаров 05 класса МКТУ, за исключением: акарициды; альгициды; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; гербициды; дезодоранты для наполнителей лотков; дезодоранты для одежды и текстильных изделий; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы ароматические для туалетов; инсектициды; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; мухоловки клейкие; освежители воздуха ароматические для туалетов; пестициды; препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредителей; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты противоспоровые; препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; прокладки гигиенические; прокладки ежедневные [гигиенические]; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; средства дезинфицирующие для химических туалетов; тампоны гигиенические для женщин; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы- подгузники детские; фунгициды; экстракты табака [инсектициды]; яд крысиный.
В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие документы:
- общедоступная информация о лекарственном препарате «ДЮФАЛАК» из Справочника Видаль и других источников [1];
- общедоступная информация о группе компаний Abbott Laboratories [2];
- информация о структуре и дочерних обществах корпорации Abbott Laboratories по официальным данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, находящимся в открытом доступе [3];
- сведения о лидерах рынка слабительных препаратов в России [4];
- досье в отношении лекарственного препарата «ДЮФАЛАК» (образцы рекламных материалов, отзывы потребителей) [5];
- копия аффидевита, содержащего сведения об объемах продаж лекарственных препаратов «ДЮФАЛАК», с переводом на русский язык [6];
- копия информационного письма IQVIA - данные розничного аудита лекарственных средств и биологически активных добавок (БАД) в РФ по состоянию на август 2023 года [7];
- общедоступная информация о компании IQVIA [8];
- копия претензии в адрес ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» и переписка с поверенным ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» по поводу прекращения использования обозначения «ДЮФАЛОЗА» [9].
Правообладатель товарного знака по свидетельству №978092, ознакомленный в установленном порядке с возражением, свой отзыв по мотивам возражения представил на заседании коллегии, состоявшемся 26.03.2024, доводы которого сводятся к следующему:
- правообладатель не согласен с мнением лица, подавшего возражение, о сходстве словесных обозначений "ДЮФАЛОЗА" и "ДЮФАЛАК". Оба обозначения состоят из двух частей: ДЮФА-ЛОЗА и ДЮФА-ЛАК;
- правообладатель не согласен с мнением лица, подавшего возражение, относительно того, что часть "ДЮФА" является сильным элементом, а части "ЛОЗА" и "ЛАК" - слабыми элементами;
- "ЛОЗА" и "ЛАК" не относятся к неохраняемым словам относительно 05 класса МКТУ, каждый из них имеет самостоятельное семантическое значение;
- утверждение о том, что ЛАК является сокращением от лактулоза, также сомнительно, так как сразу же приводится альтернативное значение - сокращение от laxactive (слабительное);
- в России зарегистрировано множество товарных знаков с начальной частью "ДЮФА-", например: ДЮФАНОРМ по свидетельству №343492; Дюфалайт по свидетельству №884327; Дюфослабин по свидетельству №860989. Все данные знаки зарегистрированы на разных лиц. Таким образом, часть "ДЮФА" не является чем-то, принадлежащим только лицу, подавшему возражение;
- элемент "ДЮФА" используется во многих знаках, его можно признать слабым, по отношению к элементам "ЛОЗА" и "ЛАК";
- в Государственном реестре лекарственных средств зарегистрирован препарат "ДЮФАЛОЗА" за № ЛП-№(003906)-(РГ-RU), также как и препарат "ДЮФАЛАК" № Π N011717/02;
- оспариваемый товарный знак № 978092 не содержит элемент "ЭББОТТ" или какие-либо графические элементы, принадлежащие или используемые лицом, подавшим возражение. В отношении возможной имитации известных для потребителей обозначений, используемых для маркировки товаров и/или услуг, следует отметить, что, по мнению правообладателя, обозначения "ДЮФАЛОЗА" и "ДЮФАЛАК" являются несходными. Таким образом, говорить об имитации нельзя;
- утверждения о том, что обозначение "ДЮФАЛАК" является всенародно известным и популярным лекарством, является голословным. В материалах возражения соответствующие доказательства отсутствуют;
- почему именно, по мнению лица, подавшего возражение, обозначение "ДЮФАЛОЗА" противоречит общественным интересам, в возражении не раскрыто;
- в возражении отсутствует какие-либо документы, исходящие от компетентного (антимонопольного или судебного) органа, в которых действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, определены как злоупотребление правом или недобросовестная конкуренция.
На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовой охрану товарного знака по свидетельству №978092.
Лицо, подавшее возражение, представило 07.05.2024 письменные пояснения на отзыв правообладателя, которые сводятся к следующему:
- физические лица, которые являются конечными потребителями фармацевтических препаратов (05 класс МКТУ), в подавляющем большинстве случаев делают свой выбор не самостоятельно, а по указанию профессионалов в области медицины: врачей, фельдшеров, провизоров;
- для медицинского работника, назначающего пациенту лекарство, очевидно, что препараты с одинаковым МНН, например, такие, как «ДЮФАЛАК» / «DUPHALAC» и «ДЮФАЛОЗА», могут рассматриваться как аналоги и являются взаимозаменяемыми;
- в соответствии с другой резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA46.19 по непатентованным наименованиям принципиально рекомендуется, чтобы товарные знаки не были производными МНН. В частности, следует избегать намеренного включения в товарные знаки значащих МНН-основ;
- исходя из того, что производители фармацевтических препаратов «ДЮФАЛАК» / «DUPHALAC» и «ДЮФАЛОЗА» по общему правилу должны избегать включения в товарные знаки основы МНН лактулоза, но имеют потенциально высокий интерес к обыгрыванию данного МНН в составе товарного знака, логично предположить, что Фабрика использовала в знаке «ДЮФАЛОЗА» конечную часть слова «лактулоза», отсеченную от ее основы, а податель возражения
- усеченную часть основы в виде суффикса «ЛАК», тем более, что сам по себе такой суффикс имеет широкое распространении в фармакологии и производстве пищевых добавок: «КЕТОРОЛАК», «КОДЕЛАК», «МОТИЛАК», «СУСТИЛАК», «ФРИСОЛАК», «ЗУТАЛАК», «РУМИЛАК», «СИМИЛАК», «ОПТИЛАК», «ФЕРМАЛАК», «МАКСИЛАК», «САНТЕЛАК», «БАКТИЛАК», «ХИЛАК» / «ХИЛАК форте», «ДИКЛАК» / «ДИКЛАК липогель», «СОЛОДКАЛАК», «НАРИЛАК», «ПАНАЛАК», «RHOPHYLAC / РОФИЛАК», «ФЕМИЛАК», «ВАГИЛАК», «MODILAC МОДИЛАК», «МОДЮЛАК», «БИФИТРИЛАК», «АМОРОЛАК», «ПАНАЛАК» и многие другие;
- правообладателем не представлено ни единого документа, способного опровергнуть данные о многолетнем интенсивном присутствии слабительного препарата «ДЮФАЛАК» / «DUPHALAC» на российском рынке.
К пояснениям приложены:
- общедоступные сведения о применении суффикса -OS- [-03-] в медицине, химии и фармакологии [10];
- справочная информация о МНН «лактулоза» [11];
- справочная информация о системе МНН [12] ;
- сведения о лекарственных препаратах и регистрациях «фармацевтических» товарных знаках, содержащих суффикс «-ЛАК» / «-LAC» [13];
- копия официального письма ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» от 14 апреля 2017 г. № 6836 [14];
- текст Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 января 2019 г. № 2 «О Руководстве по выбору торговых наименований лекарственных препаратов [15].
На заседании коллегии, состоявшемся 12.06.2024, правообладатель представил дополнения к отзыву, суть которых сводится к тому, что для профессиональных сообществ, таких как медицинские работники, вероятность смешения всегда снижается. Это подтверждается и фактом одновременной регистрации препаратов "ДЮФАЛАК" и "ДЮФАЛОЗА" в Государственном реестре лекарственных средств.
Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.
С учетом даты приоритета (20.06.2023) оспариваемого товарного знака по свидетельству №978092 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.
Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.
Перечень обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, и не подлежащих регистрации в качестве товарных знаков, не является исчерпывающим и носит исключительно обобщающий характер.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.
Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.
Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.
Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.
Согласно рассматриваемому возражению, компания компанией Эбботт Продактс Оперейшнс АГ обладает исключительным правом на сходные, по ее мнению, знаки по свидетельствам №70907, международная регистрация №782542, зарегистрированные в отношении однородных товаров. Также лицо, подавшее возражение, утверждает, что регистрация товарного знака по свидетельству №978092 способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и противоречит общественным интересам. Указанное позволяет компанию Эбботт Продактс Оперейшнс АГ признать заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.
Оспариваемый товарный знак «
» по свидетельству №978092 с приоритетом от 20.06.2023 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. С учетом доводов возражения предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №741928 оспаривается в отношении части товаров 05 класса МКТУ, за исключением: акарициды; альгициды; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; гербициды; дезодоранты для наполнителей лотков; дезодоранты для одежды и текстильных изделий; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы ароматические для туалетов; инсектициды; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; мухоловки клейкие; освежители воздуха ароматические для туалетов; пестициды; препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредителей; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты противоспоровые; препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; прокладки гигиенические; прокладки ежедневные [гигиенические]; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; средства дезинфицирующие для химических туалетов; тампоны гигиенические для женщин; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы- подгузники детские; фунгициды; экстракты табака [инсектициды]; яд крысиный.
Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №978092 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.
Противопоставленный товарный знак «
» по свидетельству №70907 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак действует в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные средства».
Противопоставленный знак «
» по международной регистрации №782542 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации действует в отношении товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical preparations and substances» (перевод: фармацевтические препараты и вещества).
Противопоставленный товарный знак «DUPHALAC» может иметь произношение [ДЮФАЛАК].
Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками показал, что они включают фонетически тождественную часть ДЮФАЛ-, большинство звуков (5 из 8), расположенных в одинаковой последовательности имеют тождественное звучание. Отличие в конечных частях – ОЗА и –АК не приводят к значительным фонетическим отличиям, способным повлиять на сходство знаков в целом.
Следует согласиться с правообладателем в том, что сравниваемые словесные элементы не являются тождественными и имеют отличные окончания. Вместе с тем, как указывалось выше, сходство знаков было установлено на основе идентичного звучания их начальных частей («ДЮФАЛ-»), являющихся более значимыми для запоминания и воспроизведения. Тождественная часть ДЮФАЛ- расположена в начале обозначений, именно на нее, в первую очередь, обращает внимание потребитель.
Анализ словарно-справочных источников информации показал отсутствие семантического значения слова «ДЮФАЛОЗА», что приводит к выводу о невозможности проведения анализа по семантическому критерию сходства.
Графически оспариваемый товарный знак по свидетельству №978092 выполнен стандартным шрифтом, что приводит к выводу о том, что графический критерий сходства не является превалирующим, при этом, следует отметить, что использование заглавных букв одно и того же алфавита – русского сближает оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации №782542 по графическому восприятию.
На основании проведенного анализа, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленные знаки по свидетельству №70907 и международной регистрации №782542 ассоциируются друг с другом в целом на основании близкого фонетического звучания, а также являются графически сходными (касается знака по международной регистрации №782542).
Что касается анализа товаров, в отношении которых действуют права на сопоставляемые знаки, необходимо отметить, что оспариваемые товары 05 класса МКТУ, а именно «аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для фармацевтических целей; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; баллоны кислородные, заполненные, для медицинских целей; бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические для медицинских целей; биоциды; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских целей; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических целей; гели для массажа медицинские; гематоген; гемоглобин; гели интимные возбуждающие; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; губки контрацептивные; губки противозачаточные; губки ранозаживляющие; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки диетические для человека; добавки диетические минеральные; добавки к пище; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из пивных дрожжей; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; лубриканты для интимных целей добавки пищевые из сывороточного протеина; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; питание детское; подгузники для плавания многоразовые детские; подгузники для плавания одноразовые детские; подстилки впитывающие одноразовые для клеток для домашних животных; подстилки для смены детских подгузников одноразовые; подстилки одноразовые для приучения домашних животных к туалету; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для медицинских целей; иммуностимуляторы; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; камедь для медицинских целей; камень виннокислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; каннабидиол для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил [противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; кокаин для медицинских целей; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; конопля для медицинских целей; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры биологических тканей для ветеринарных целей; культуры биологических тканей для медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марихуана для медицинских целей; марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные; наполнители костные из живых тканей; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойки для медицинских целей; опий; оподельдок; ополаскиватели для полости рта медицинские; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для животных; палочки ватные для медицинских целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки мокса для прижигания; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; пиявки медицинские; плазма крови; пластыри с витаминными добавками; пластырь никотиновый для отказа от курения; плоды ююбы для лечебных целей; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; подушечки мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; полоски диагностические для тестирования грудного молока для медицинских целей; помады медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для лечения угрей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты для похудения медицинские; препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; препараты для спринцевания для медицинских целей; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; продукты фармацевтические; препараты для стерилизации; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты известковые фармацевтические; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий для медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка жевательная никотиновая для отказа от курения; уголь древесный для фармацевтических целей; фарфор для зубных протезов; фенол для фармацевтических целей; фенхель для медицинских целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; филлеры дермальные инъекционные; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; чай для ванн для терапевтических целей; шампуни инсектицидные для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; эвкалиптол для фармацевтических целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; репелленты для собак; ролики мокса для прижигания; салфетки, пропитанные дезинфицирующими средствами для гигиенических целей; салфетки, пропитанные фармацевтическими лосьонами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сахар леденцовый для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для терапевтических целей; семя льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для чистки зубов лечебные; средства жаропонижающие; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства нарывные; средства для уничтожения паразитов; средства очистительные [слабительные]; средства против потения; средства против потения ног; средства противовоспалительные; средства противозачаточные химические; средства противопаразитарные; средства седативные; средства слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; средства увлажняющие для кожи, являющиеся инъекционными дермальными наполнителями; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; среды питательные для культур бактерий; стероиды; стик-бальзамы от головной боли; стрихнин; субнитрат висмута для фармацевтических целей; суппозитории; сыворотки для медицинских целей; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудения; таблетки-антиоксиданты; тетрагидроканнабинол [ТГК] для медицинского использования; тимол для фармацевтических целей; травы для очищения организма; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные; транквилизаторы; трансплантаты [живые ткани]; трансплантаты хирургические из живой ткани; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яды; яды бактериальные; ялапа» представляют собой препараты, средства и вещества для медицинских и фармацевтических целей, а также средства ветеринарного назначения, являются однородными противопоставленным товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные средства», в отношении которых действует товарный знак по свидетельству №70907, товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты и вещества», в отношении которых действует правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №782542.
Товары 05 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных знаков характеризуются высокой степенью однородности, поскольку непосредственно совпадают либо соотносятся как род-вид, имеют одно и то же назначение, условия реализации и круг потребителей. Так, противопоставленные товарные знаки содержат в своем перечне товары 05 класса МКТУ, представляющие собой общие родовые позиции по отношению к товарам 05 класса МКТУ оспариваемого знака.
Вместе с тем, часть оспариваемых товаров 05 класса МКТУ «каломель [фунгициды]; средства от сорняков» не являются однородными товарам 05 класса МКТУ, содержащимся в перечнях товарного знака по свидетельству №70907 и знака по международной регистрации №782542, поскольку относятся к фунгицидам и средствам по борьбе с сорняками. Сравниваемые товары различны по своему назначению, условия реализации и потребительским качествам.
Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о сходстве сравниваемых знаков и однородности части товаров 05 классов МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы. Таким образом, товарный знак по свидетельству №978092 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
В свою очередь анализ охраноспособности товарного знака по свидетельству №978092 на предмет его соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 показал следующее.
Сам по себе товарный знак по свидетельству №978092 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.
Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности товаров, сопровождаемых оспариваемым знаком, лицу, подавшему возражение.
Лицом, подавшим возражение, представлены: общедоступная информация о лекарственном препарате «ДЮФАЛАК» из Справочника Видаль и других источников [1]; общедоступная информация о группе компаний Abbott Laboratories [2]; - сведения о лидерах рынка слабительных препаратов в России [4]; - досье в отношении лекарственного препарата «ДЮФАЛАК» (образцы рекламных материалов, отзывы потребителей) [5]; копия аффидевита, содержащего сведения об объемах продаж лекарственных препаратов «ДЮФАЛАК», с переводом на русский язык [6], которые представляют собой сведения общего информационного характера о продукции лица, подавшего возражение, и из которых следует, что обозначение «ДЮФАЛАК» / «DUPHALAC» используется им для маркировки безрецептурного слабительного средства.
Согласно копии информационного письма IQVIA - данные розничного аудита лекарственных средств и биологически активных добавок (БАД) в РФ по состоянию на август 2023 года [7] компанией лица, подавшего возражение, было реализовано 2 551 080 штук упаковок препарата.
Вместе с тем, коллегия отмечает, что вышеуказанная информация не подтверждается фактическими документами, отсутствуют договоры и счета-фактуры, подтверждающие доведение продукции до конечного потребителя.
Кроме того, вышеуказанные сведения касаются лишь безрецептурного слабительного средства, которое может быть соотнесено лишь с такими оспариваемыми товарами 05 класса МКТУ «средства очистительные [слабительные]; средства слабительные; лекарства от запоров; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические». В отношении остальных оспариваемых товаров 05 класса МКТУ, согласно представленным в возражении документам, сделать вывод об их отнесении к продукции лица, подавшего возражение, не представляется возможным.
Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака. Отзывы потребителей [5] не содержат их мнения относительного того, что сами потребители путают продукцию, маркированную оспариваемым обозначением с продукцией лица, подавшего возражение.
Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.
При этом установленное выше сходство сравниваемых обозначений само по себе не является основанием для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.
С учетом сказанного, коллегия не располагает доказательствами несоответствия оспариваемой регистрации положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.
В материалах возражения содержится довод о том, позиционирование, направленное на введение в заблуждение потребителей за счет ассоциаций с известным и хорошо «раскрученным» продуктом, позволяет недобросовестным производителям привлечь внимание к собственным товарам и одновременно сэкономить на их продвижении и рекламе за счет паразитирования на чужой репутации. Поощрение такого паразитирования путем предоставления правовой охраны обозначениям, имитирующим широко известные бренды, противоречит общественным интересам и подпадает под действие положения пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.
Коллегия отмечает, что вышеизложенные доводы должны быть подтверждены соответствующими фактическими материалами, датированными до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Такие материалы не представлены, следовательно, указанный довод следует признать необоснованным.
Оспариваемый товарный знак не противоречит общественным интересам, так как он не является непристойным, не содержит призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и не содержит слов, написание которых нарушает правила орфографии русского языка.
Таким образом, не представляется очевидным, какие именно общественные интересы нарушает регистрация оспариваемого товарного знака, следовательно, основания для признания заявленного обозначения противоречащим требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.
В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям статьи 10 Кодекса и пункта 10-bis Парижской конвенции коллегия отмечает, что действия, связанные с установлением факта недобросовестной конкуренции или злоупотреблением права, не были подтверждены решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия факта недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
С учетом изложенных обстоятельств в совокупности усматривается, что доводы поступившего возражения являются обоснованными только в отношении вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №978092 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для части товаров 05 класса МКТУ.