Регистрация знака ELIXAC с конвенционным приоритетом от 26.05.2021 произведена Международным Бюро ВОИС 06.09.2021 за №1636949 – (1) на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «Préparations pharmaceutiques à usage humain; substances diététiques à usage médical; compléments d'apport alimentaire / Фармацевтические препараты для применения человеком; диетические вещества, адаптированные для медицинского применения; пищевые добавки».

Роспатентом 05.12.2022 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1636949 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак (1) сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 567898 с приоритетом от 16.12.2014 – (2), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общество "Фарм-Холдинг", Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Роспатент 16.12.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака (2) предоставил письменное согласие [2] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1636949 в отношении всех заявленных товаров;

- при этом заявитель отмечает, что между знаком "ELIXAC" по международной регистрации № 1636949 и противопоставленным товарным знаком "Эликса" по свидетельству № 567898 существуют фонетические и графические отличия; противопоставленный товарный знак (2) не используется правообладателем в отношении товаров 05 класса МКТУ; часть заявленных товаров 05 класса МКТУ, а именно «вещества диетические для медицинских целей; добавки пищевые» не является однородными товарам противопоставленного товарного знака (2), заявителя является известной фармацевтической компанией, деятельность которой распространяется на все области фармацевтического производства от исследований и разработок до производства активных субстанций и готовой продукции для продажи, в связи с чем отсутствует принципиальная возможность у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.12.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1636949 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенного заявителем в материалы дела были представлены следующие материалы:

1. Информация о заявителе;

2. Оригинал письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.05.2021) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1636949 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость, либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемый знак ELIXAC по международной регистрации №1636949 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «Préparations pharmaceutiques à usage humain; substances diététiques à usage médical; compléments d'apport alimentaire / Фармацевтические препараты для применения человеком; диетические вещества, адаптированные для медицинского применения; пищевые добавки».

Согласно решению Роспатента 05.12.2022 знаку по международной регистрации №1636949 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак знаком по свидетельству №567898 с приоритетом от 16.12.2014 – (2), представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарного знака (2) предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические».

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено фонетическим сходством словесных элементов ELIXAC – Эликса, обусловленным тождеством звучания начальных частей [ELI -] – [Эли -] и сходством звучания конечных частей [-XAC] – [-кса], отличие состоит в оной букве [С], расположенной в конце слова ELIXAC.

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемого знака (1) и противопоставленного знака (2), однородны, поскольку относятся к одному роду товаров (фармацевтические препараты); имеют медицинское назначение (профилактика заболеваний, оздоровление); одинаковое исходное сырье (например, растительного, животного или минерального происхождения); одинаковые способы получения (например, химические или биотехнологические); производство данных препаратов требует клинических испытаний и регистрацию препарата; препараты содержат сведения о дозировке, курсе приема препарата, противопоказаниях и побочных эффектах; выпускаются в одинаковых формах (например, таблетки, гранулы, капсулы); имеют один рынок сбыта (аптечная сеть) и круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях).

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее.

Правообладатель противопоставленного знака (2) представил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1636949 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя.

Коллегия также отмечает, что сравниваемые знаки (1) и (2) не являются тождественными, в силу того, что выполнены буквами разного алфавита, имеют фонетическое отличие в конечных звуках.

Таким образом, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленные заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация знака по международной регистрации №1636949 может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

С учетом изложенного, знак по международной регистрации №1636949 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.12.2022, отменить решение Роспатента от 05.12.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1636949 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.