Международная регистрация знака с приоритетом от 27.07.2020 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1566171 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1566171 представляет собой словесное обозначение «LUMEN», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 22.11.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1566171 в отношении услуг 35 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1566171 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- товарным знаком «» по свидетельству №721696, с приоритетом от 04.05.2018 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];

- товарным знаком «» по свидетельству №464426, с приоритетом от 12.07.2010 в отношении услуг 38, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];

- знаком «LUMEN» по международной регистрации №1472168, с приоритетом от 09.07.2018 в отношении товаров 09, 38 и услуг 41, 45 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [3].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом тождестве их словесных элементов «LUMEN»/«Lumen».

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №464426 был отчужден заявителю по договору об отчуждении, зарегистрированному 17.03.2022 за № РД0390961;

- по противопоставленной международной регистрации №1472168 было произведено отчуждение на имя заявителя в отношении части товаров и услуг, вследствие чего товары и услуги 09, 38 и 41 классов МКТУ были исключены из ее перечня. На настоящий момент международная регистрация №1472168 действует в отношении территории России только для услуг 45 класса МКТУ;

- заявитель сообщает, что им было получено письмо, в котором владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству №721696 дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 37, 38, 42 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 22.11.2021 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (27.07.2020) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации №1566171 представляет собой словесное обозначение «LUMEN», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным «», состоящим из стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «Lumen», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в красном, белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным «», состоящим из стилизованного круга, на фоне которого расположен словесный элемент «Lumen», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Под кругом расположены словесные элементы «www.Lumenhouse.ru», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 38, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] является словесным «LUMEN», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 38, 41, 45 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1566171 в отношении услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-3].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал, что они содержат фонетически, семантически тождественные и графически сходные словесные элементы «LUMEN»/«Lumen».

Так, фонетическое тождество заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] обусловлено тождеством начальных «LU-»/«Lu-» и тождеством конечных частей «-MEN»/«-men», полным совпадением состава гласных и состава согласных звуков, а также одинаковым расположением по отношению друг к другу согласных и гласных звуков.

Также, коллегией было установлено, что в противопоставленных товарных знаках [1, 2] основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируется потребителем, являются словесные элементы «Lumen».

Данный факт обусловлен тем, что данные словесные элементы являются наиболее запоминаемыми, поскольку при восприятии потребителем комбинированных обозначений, состоящих из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, так как словесный элемент легче запоминается.

Кроме того, графическое отличие товарных знаков [1, 2] и заявленного обозначения не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленных товарных знаков не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Относительно семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «LUMEN» заявленного обозначения в переводе с английского языка означает «просвет» или «люмен» (единица измерения светового потока в Международной системе единиц (СИ), является световой величиной) (см. словари, Интернет, https://www.translate.ru; https://dic.academic.ru), следовательно, данный элемент и словесный элемент «Lumen» противопоставленных товарных знаков [1-3] являются семантически тождественными.

Что касается имеющихся особенностей графического исполнения рассматриваемых словесных элементов, то они являются незначительными и не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков. В силу изложенного графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического сходства и тождества словесных элементов.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1566171 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленный знак «LUMEN» и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, коллегия пришла к выводу о том, что противопоставленный товарный знак [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1566171 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия отмечает, что исключительные права на товарный знак [2] в отношении всех услуг были отчуждены на имя Люмен Текнолоджис, ЭлЭлСи, 1010 Дейл Сент Эн, Сент-Пол, Миннесота 55117-5603, Соединенные Штаты Америки (US) 17.03.2022 за №РД0390961, после чего произошла Государственная регистрация перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора на имя заявителя (СенчуриЛинк Коммьюникейшнс, ЭлЭлСи, 100 Сенчурилинк Драйв, Монро, Луизиана, 71203, Соединенные Штаты Америки (US)) 05.10.2022 за №РП0011957.

В этой связи, противопоставленный товарный знак [2] не является препятствием в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1566171.

Кроме того, по противопоставленному знаку [3] было произведено отчуждение в отношении товаров и услуг 09, 38 и 41 классов МКТУ на имя заявителя (СенчуриЛинк Коммьюникейшнс, ЭлЭлСи, 100 Сенчурилинк Драйв, Монро, Луизиана, 71203, Соединенные Штаты Америки (US)).

На настоящий момент противопоставленный знак [3] действует на территории Российской Федерации только в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии имеются основания для снятия противопоставления по противопоставленному знаку [3] в отношении товаров 09 и услуг 38, 41 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия отмечает, что услуги 35 класса МКТУ «telecommunications network management services, namely, the operation and administration of telecommunication systems and networks for others» («услуги управления телекоммуникационными сетями, а именно обеспечение функционирования и администрирование телекоммуникационных систем и сетей для третьих лиц» заявленного обозначения и услуги 45 класса МКТУ «social introduction, social networking and dating services; match making services; online dating, friendship, introduction and social networking services; Internet based dating services; location-based social introduction, social networking and dating services; social introduction, social networking and dating services provided via a software application for portable electronic devices; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid» («услуги социальных знакомств, социальных сетей и службы знакомств; услуги по сватовству; службы онлайн-знакомств, дружбы, знакомства и социальных сетей; службы знакомств в Интернете; социальное знакомство на основе местоположения, социальные сети и службы знакомств; социальные услуги знакомств, социальных сетей и знакомств, предоставляемые через программное приложение для портативных электронных устройств; информационные, рекомендательные и консультационные услуги по всему вышеперечисленному») противопоставленного знака [3] не являются однородными, поскольку относятся к разному виду услуг, имеют разное назначение и не соотносятся как род/вид.

В этой связи основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1566171 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.09.2022, отменить решение Роспатента от 22.11.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1566171 в отношении услуг 35 класса МКТУ.